代理人或代表人搶注歐盟商標(biāo)之異議救濟(jì)程序

【小D導(dǎo)讀】

代理人或代表人搶注歐盟商標(biāo)之異議救濟(jì)程序

代理人或代表人在與商標(biāo)所有人的合作過程中，有機(jī)會獲得商標(biāo)所有人的知識、經(jīng)驗，從商標(biāo)所有人的投入和付出中獲利。如未經(jīng)商標(biāo)所有人同意，代理人或代表人以自己名義申請商標(biāo)，則違反商業(yè)合作協(xié)議下的一般誠信義務(wù)，損害商標(biāo)所有人的商業(yè)利益。為保障商標(biāo)所有人的正當(dāng)利益，防止他人任意侵占其商標(biāo)，《歐盟理事會于2009年2月26日通過的第207/2009號歐盟商標(biāo)條例》（簡稱“CTMR”）第8條第3款規(guī)定“代理人或代表人未經(jīng)商標(biāo)所有人同意，以代理人或代表人自己名義申請商標(biāo)，如商標(biāo)真正所有人提出異議，則申請商標(biāo)不予注冊，除非該代理人或代表人能證明其行為是正當(dāng)?shù)摹！北疚闹荚谕ㄟ^整合與該條款相關(guān)的法律依據(jù)、該條款的適用條件，以期對國內(nèi)企業(yè)維護(hù)海外商標(biāo)權(quán)有所裨益。

一、相關(guān)法律依據(jù)

《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》第六條之七規(guī)定：“如果本公約締約國的商標(biāo)所有人的代理人或代表人，未經(jīng)該所有人授權(quán)而以自已的名義向本公約一個或一個以上的締約國家申請該商標(biāo)的注冊，該所有人有權(quán)提出反對或要求取消注冊，或者，如該國法律允許，該所有人可以要求將該項注冊轉(zhuǎn)讓給自己，除非該代理人或代表人能證明其行為是正當(dāng)?shù)?。?

CTMR第11條規(guī)定：如果歐盟商標(biāo)商標(biāo)所有人的代理人或代表人，未經(jīng)所有人的同意，以自己的名義注冊了該商標(biāo)，歐盟商標(biāo)商標(biāo)所有人有權(quán)反對其代理人或代表人使用其商標(biāo)，除非該代理人或代表人證明其行為是正當(dāng)?shù)摹?

CTMR第18條規(guī)定：未經(jīng)商標(biāo)所有人的同意，以其代理人或代表人的名義注冊的歐盟商標(biāo)，商標(biāo)所有人有權(quán)要求將該商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給他，除非代理人或代表人證明其行為是正當(dāng)?shù)摹?

CTMR第53條1款b項規(guī)定：如歐盟商標(biāo)系第8條第3款所規(guī)定之情形，并滿足其適用條件，依商標(biāo)所有人向歐盟市場協(xié)調(diào)局提出申請或在侵權(quán)之訴中提出反訴，該商標(biāo)應(yīng)宣告無效。

CTMR第52條1款b項規(guī)定：如申請人在提出商標(biāo)申請時出于惡意，依商標(biāo)所有人向歐盟市場協(xié)調(diào)局提出申請或在侵權(quán)之訴中提出反訴，該商標(biāo)應(yīng)宣告無效。

上述條款中，CTMR第11、18、53條所賦予的商標(biāo)所有人的權(quán)利不能在異議程序中行使。CTMR第52條1款b項是商業(yè)活動必須遵循善意原則的一般原則性規(guī)定，CTMR第8條第3款相對而言是商業(yè)活動必須遵循善意原則的具體規(guī)定，適用范圍更窄，如僅能證明商標(biāo)申請人存在惡意，無法滿足該條款所規(guī)定的其他適用條件，則不能基于CTMR第8條第3款認(rèn)定異議成立，只能待商標(biāo)注冊后基于CTMR第52條1款b項規(guī)定提無效。

二、CTMR第8條第3款的適用條件

（一）商標(biāo)申請人是或曾經(jīng)是商標(biāo)所有人的代理人或代表人

1.主體范圍

根據(jù)CTMR第41條1款b項之規(guī)定，只有商標(biāo)所有人可以以該項理由提出異議，即被許可使用人或其他依據(jù)國內(nèi)法被授權(quán)人不能以援引該項理由提出異議。否則其異議會由于主體不適格被駁回。區(qū)別于基于CTMR第8條第1款和第5款規(guī)定在先商標(biāo)和知名商標(biāo)、CTMR第8條第4款所指的在先標(biāo)志而提出異議的主體范圍。

2.商標(biāo)的界定

CTMR第8條第3款所指的商標(biāo)做廣義解釋，包括申請中商標(biāo)、未申請/注冊商標(biāo)、馳名商標(biāo)，無地域限制，不要求是歐盟或歐盟成員國商標(biāo)，只要依據(jù)源屬國法律能夠定性為商標(biāo)。如果在商業(yè)過程中使用的商業(yè)標(biāo)志、其他類型的知識產(chǎn)權(quán)被代理人或代表人作為商標(biāo)搶注，其所有人不能基于CTMR第8條第3款之規(guī)定提出異議，只能待其注冊后援引其他條款提無效。

3.權(quán)利優(yōu)先界點(diǎn)

根據(jù)權(quán)利取得的方式不同，判斷權(quán)利先后的規(guī)則也不同。如果異議基礎(chǔ)商標(biāo)權(quán)是基于注冊取得，則依據(jù)優(yōu)先權(quán)日確定；如果異議基礎(chǔ)商標(biāo)權(quán)是基于使用取得，則需在爭議商標(biāo)申請日之前取得；如果異議基礎(chǔ)商標(biāo)為馳名商標(biāo)，需在爭議商標(biāo)提交申請前已馳名。

4.代理或代表關(guān)系的界定

代理或代表關(guān)系做廣義解釋，包含基于一方代表另一方利益架構(gòu)的任一商業(yè)安排（書面的、口頭的）而產(chǎn)生的各類型關(guān)系，不管是不是法言法語設(shè)立的合同關(guān)系，只要基于該種關(guān)系，不論明示的還是默示的，商標(biāo)申請人對商標(biāo)所有人的利益需承擔(dān)誠信和忠誠的一般義務(wù)，則可認(rèn)定委托代理關(guān)系成立。如果雙方之間完全獨(dú)立行為，沒有交集，也沒有形成任何信賴關(guān)系，CTMR第8條第3款則無法適用。例如僅能證明惡意，而無法證明存在代理關(guān)系，則不能基于CTMR第8條第3款提異議，只能待商標(biāo)注冊后基于CTMR第52條1款b項規(guī)定提無效。僅能證明商標(biāo)申請人是商標(biāo)所有人的顧客或客戶，也不能推出雙方之間存在委托代理關(guān)系，因為顧客或客戶不負(fù)有對商標(biāo)所有人的特殊誠信義務(wù)。

一些類似于商業(yè)合作關(guān)系的委托代理關(guān)系，如商標(biāo)所有人與專業(yè)人員（律師、咨詢顧問、商標(biāo)代理人等）建立的委托代理關(guān)系，因其同樣衍生出相關(guān)專業(yè)人員的誠信與保密義務(wù)，屬于CTMR第8條第3款所規(guī)定的委托代理關(guān)系。

商標(biāo)所有人/異議人的法定代表人、經(jīng)理是公司內(nèi)部人員而非其合作伙伴，不屬于CTMR第8條第3款所規(guī)定的代理人或代表人。此種內(nèi)部人員侵權(quán)可適用CTMR第52條1款b項規(guī)定。

委托代理關(guān)系的成立不要求必須是書面的合同，盡管書面協(xié)議更有利于認(rèn)定雙方之間的關(guān)系類型。協(xié)議的主題及所使用的術(shù)語不具有決定性。即便商標(biāo)所有人與申請人之間不存在書面合同，仍然可以通過間接意思表示和證據(jù)推斷是否存在CTMR第8條第3款所規(guī)定的商業(yè)協(xié)議，如商標(biāo)所有人與申請人之間的商業(yè)信函往來、發(fā)票、訂貨單、信用證、其他銀行票據(jù)、爭議解決協(xié)議。商標(biāo)申請人需完成一定的銷售目標(biāo)、支付特許使用費(fèi)、依據(jù)授權(quán)生產(chǎn)商品、商標(biāo)所有人幫助建立當(dāng)?shù)亟?jīng)銷網(wǎng)路等情形，是認(rèn)定存在委托代理關(guān)系的明顯依據(jù)。異議人承擔(dān)舉證責(zé)任，證明委托代理關(guān)系的存在。

（二）商標(biāo)申請以代理人或代表人名義

實踐中經(jīng)常發(fā)生代理人或代表人為規(guī)避該條款，以第三人名義申請，該第三人通常是由其控制或與其達(dá)成一致共同利益的主體，如代理公司的董事、高級管理人員、法定代表人等。由于第三人與代理人和代表人之間的關(guān)系，使得第三人申請的效果與代理人或代表人以自己名義申請的效果實質(zhì)上相同?？紤]到在這種情況下，代理人或代表人仍然可以從商標(biāo)申請中受益，代理公司的董事、高級管理人員、法定代表人同代理公司一樣應(yīng)受該條款規(guī)制。類似情況，如果代理人或代表人與商標(biāo)申請人非同一主體，但是由證據(jù)表明代理人或代表人與商標(biāo)申請人由同一自然人控制、經(jīng)營或管理，根據(jù)上述相同原則，不管以誰的名義申請，最后所達(dá)到的實質(zhì)效果一致，CTMR第8條第3款同樣適用。

（三）商標(biāo)申請未經(jīng)商標(biāo)所有人同意

商標(biāo)所有人僅需聲明申請人未經(jīng)其同意提出商標(biāo)申請，無需提供相應(yīng)證據(jù)，舉證責(zé)任倒置，由申請人舉證證明已被授權(quán)或有其他正當(dāng)理由。CTMR第8條第3款的適用，傾向于保護(hù)商標(biāo)所有人，法院要求商標(biāo)所有人的同意必須足夠明確、具體、無條件。如僅同意代理人或代表人提交申請，但是未明確同意代理人或代表人可以以自己名義申請，則“同意”不夠明確。同樣，如僅同意代理人或代表人申請歐盟商標(biāo)，但未具體說明同意申請的商標(biāo)圖樣，則“同意”不夠具體。

商標(biāo)所有人同意可以是明示的，也可以是默示的，如雙方之間存在合同、信函或其他書面陳述，則可以通過這些直接證據(jù)，認(rèn)定商標(biāo)所有人是否已明確同意代理人或代表人以自己名義申請商標(biāo)。如沒有書面證據(jù)，也沒有其他證據(jù)足以認(rèn)定商標(biāo)所有人默示同意的，則需推定商標(biāo)所有人未同意。此外，盡管有間接意思表示或證據(jù)可以說明商標(biāo)所有人已默示同意，但任何模棱兩可或值得懷疑的地方均需按照有利于商標(biāo)所有人的原則進(jìn)行解釋。通常很難認(rèn)定同意是否足夠明確、清楚、毫無疑問。商標(biāo)所有人得知商標(biāo)被搶注后的容忍、不作為不能推定為默示同意。

此外，即便同意被認(rèn)定是明確的、具體的、無條件的，仍需判斷一個事實問題，即同意是否在資產(chǎn)出售商標(biāo)所有人變更后仍然存續(xù)，新的商標(biāo)所有人是否受原商標(biāo)所有人同意的束縛。

（四）商標(biāo)申請人無法證明其行為的正當(dāng)性

由于無法讓商標(biāo)所有人舉證證明其未同意代理人或代表人申請歐盟商標(biāo)，所以舉證責(zé)任倒置，代理人或代表人舉證證明其申請已經(jīng)商標(biāo)所有人同意。盡管CTMR第8條第3款將“未經(jīng)商標(biāo)所有人同意”與“沒有正當(dāng)理由”視為兩項獨(dú)立的條件，兩項條件經(jīng)常是重疊的。如果申請人能證明與商標(biāo)所有人存在某種協(xié)議或達(dá)成共識，則既可以證明商標(biāo)所有人已同意，同時可以證明其行為的正當(dāng)性。而在沒有證據(jù)證明商標(biāo)所有人同意的情況下，只有一些極為特殊原因可以認(rèn)定申請人行為的正當(dāng)性。如商標(biāo)申請人已提前明確告知所有人其將以自己名義申請歐盟商標(biāo)，而商標(biāo)所有人未做答復(fù)，則可以推定商標(biāo)所有人已默示同意，申請人行為正當(dāng)。由于商標(biāo)所有人的行為，如已在相當(dāng)長的時間內(nèi)不使用某商標(biāo)，導(dǎo)致商標(biāo)申請人確信商標(biāo)所有人已放棄該商標(biāo)或已無意在歐盟區(qū)域取得或維持商標(biāo)權(quán)，也可以作為申請人行為正當(dāng)?shù)睦碛伞?

盡管商標(biāo)所有人未提出注冊申請，其仍然可能有使用意向，因此不能僅僅因為商標(biāo)所有人不愿意花錢注冊商標(biāo)而推定商標(biāo)申請人有正當(dāng)理由以自己名義申請商標(biāo)。單純與商標(biāo)申請人經(jīng)濟(jì)利益相關(guān)的理由，如為保障在當(dāng)?shù)亟⒔?jīng)銷網(wǎng)略及宣傳商標(biāo)所做的投入，不是符合CTMR第8條第3款目的的正當(dāng)性理由。商標(biāo)申請人也不能以其在建立商標(biāo)商譽(yù)上所做的投入而應(yīng)當(dāng)享有經(jīng)濟(jì)報酬作為有效抗辯理由。即便商標(biāo)申請人與商標(biāo)所有人之間的代理協(xié)議已明確規(guī)定商標(biāo)申請人應(yīng)當(dāng)獲得報酬，商標(biāo)申請人也不能以申請商標(biāo)代替經(jīng)濟(jì)報酬或作為向商標(biāo)所有人索要報酬的方式，但可以通過協(xié)議和解或訴訟的方式主張賠償。

（五）申請商標(biāo)與所有人商標(biāo)對比

從字面意義上來看，CTMR第8條第3款規(guī)定的申請商標(biāo)應(yīng)當(dāng)是與商標(biāo)所有人商標(biāo)一致，對商品或服務(wù)要求未做規(guī)定，但是從其立法目的上考慮，為避免申請人規(guī)避法律，損害所有人利益，該條款還應(yīng)包含申請人將所有人商標(biāo)稍作修改、添加、刪除后再提交申請的，且與所有人商標(biāo)指定商品或服務(wù)相同或密切相關(guān)的商標(biāo)。

來源：集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 ? ? ?作者：王曉整理：IPRdaily 趙珍網(wǎng)站：jupyterflow.com

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