《IP洞察》｜張云嬌：淺談對禁止重復授權(quán)原則的認識與思考

#本文僅代表作者觀點，不代表IPRdaily立場，未經(jīng)作者許可，禁止轉(zhuǎn)載#

“簡要探討對禁止重復授權(quán)原則及其例外情形的認識與思考?！?br/>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：張云嬌 超凡知識產(chǎn)權(quán)

摘要

專利法上的禁止重復授權(quán)原則的立法本意在于保護專利的獨占性和排他性，同時保護公眾利益及鼓勵發(fā)明創(chuàng)造，從而保障專利制度的正常運作。本文中，筆者主要根據(jù)現(xiàn)行專利法、專利審查指南（2010）、專利審查指南草案（2021）及專利審查指南草案（2022）中的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合專利代理實踐經(jīng)驗，簡要探討對禁止重復授權(quán)原則及其例外情形的認識與思考。

關(guān)鍵詞：禁止重復授權(quán) 一案雙申

現(xiàn)行專利法第九條第一款規(guī)定“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)。但是，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實用新型專利權(quán)尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)”，其中，“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)”即為所謂的禁止重復授權(quán)原則，而但書所規(guī)定的即為禁止重復授權(quán)原則的例外情形——“一案雙申”。

對于現(xiàn)行專利法第九條第一款的規(guī)定，乍讀似不難明了其文字表意，但深究之，確有值得仔細考究之處。對于禁止重復授權(quán)原則的具體含義，曾一度存在著以下兩種不同的觀點，i）禁止重復授權(quán)是指同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一次專利權(quán)，以及ii）禁止重復授權(quán)是指同樣的發(fā)明創(chuàng)造不能同時存在兩項或以上處于有效狀態(tài)的專利權(quán)。秉持觀點i)的學者與秉持觀點ii）的學者曾就禁止重復授權(quán)的實質(zhì)含義產(chǎn)生過激烈的探討，紛紛引證據(jù)典，各抒己見。然而，似乎一直都沒有官方文件如實施細則、審查指南或者司法解釋等就此問題作過正式說明，且目前業(yè)內(nèi)似乎以觀點i）為通說觀點。筆者近期遇到了涉及重復授權(quán)問題的案件，因而對此研究了一二，在此對上述兩種觀點淺談一下自己的看法。如有偏頗之處，還望批評指正。

筆者以為，以“擴大”的視角去看待兩種觀點會發(fā)現(xiàn)，兩者都有其合理性，兩種觀點僅是在從不同的角度解讀禁止重復授權(quán)原則。

具體而言，筆者以為，如果對觀點i）予以“擴大”解釋，即如果將針對同樣的發(fā)明創(chuàng)造暫時性地授予兩次或更多次專利權(quán)而后通過無效等救濟程序予以更正使得該發(fā)明創(chuàng)造最終僅存在一項專利權(quán)的情形視為可接受的例外，則該觀點i）應視為是對專利法上的禁止重復授權(quán)的一種合理釋義。例如，對于下述特殊的申請情形“A申請人提交了一件發(fā)明專利申請，B申請人在該發(fā)明專利申請的申請日之后（不含申請日）且被公布之前就同樣的發(fā)明創(chuàng)造提交了一件實用新型專利申請并先于發(fā)明專利申請獲得了授權(quán)”而言，在目前的實踐中，通常是先向A申請人提交的發(fā)明專利申請授予發(fā)明專利權(quán)（即針對同樣的方創(chuàng)造暫時性地授予了兩次專利權(quán)），而后通過無效救濟程序來對B申請人獲得的實用新型專利權(quán)進行無效，使得最終僅發(fā)明專利權(quán)處于有效狀態(tài)。這可以被視為同樣的發(fā)明創(chuàng)造僅授予一次專利權(quán)的特殊情形，其并不妨礙觀點i）整體上的合理性。

觀點ii）是最高人民法院在審理著名的“舒學章”案時提出的。最高人民法院在針對該案的判決中指出專利法上的禁止重復授權(quán)是指同樣的發(fā)明創(chuàng)造不能有兩項或者兩項以上的處于有效狀態(tài)的專利權(quán)同時存在。

該觀點曾一度受到了部分學者的強烈質(zhì)疑。筆者以為，觀點ii）被質(zhì)疑主要源于其中的“同時”二字。如果將“同時”必然地理解為其一般性含義“在同一時間”，則該觀點似乎于法無據(jù)，違背了立法本意。如此看來，“同時”二字該作何理解至關(guān)重要，其含義是否必為其一般性含義“在同一時間”呢？

筆者在試圖理解該觀點ii）后認為，將“同時”作擴大解釋而非僅為其一般性含義“在同一時間”似乎更為合理。筆者猜測，最高人民法院也許同樣是以作擴大解釋的“同時”來形成的上述觀點ii），否則如果以“在同一時間”解釋“同時”二字的話，該觀點ii）豈不是很容易被推翻，想必最高人民法院不曾考慮到這一點的可能性不是很大。

下面具體談談筆者是如何理解觀點ii）中的“同時”二字的。

實際上，筆者起初也是將“同時”理解為了“在同一時間”，但如此理解就將有如下問題：

a）如果將“同時”理解為其一般性含義“在同一時間”，現(xiàn)行專利法第九條但書條款中規(guī)定的禁止重復授權(quán)原則的例外情形“同一申請人同日（實際申請日）就同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型又申請發(fā)明，實用新型先獲得授權(quán)且權(quán)利尚未終止，申請人聲明放棄該實用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)”，即一案雙申，似乎就無例外之處可言。原因在于，按照《專利審查指南（2010）》（下文中簡稱“指南”）第二部分第三章6.2.2之規(guī)定，被放棄的實用新型專利權(quán)自公告授予發(fā)明專利權(quán)之日起終止，由此在先的實用新型專利權(quán)與在后的發(fā)明專利權(quán)原本就沒有“在同一時間”處于有效狀態(tài)，談何重復授權(quán)，也就更談不上禁止重復授權(quán)之例外情形。

而后，筆者意識到，觀點ii）中的“同時”似乎可解釋為既指時間軸上“存在交疊”的兩個或以上時間段，又指時間軸上的“不存在交疊”的兩個或以上時間段。換言之，屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造的兩個申請，在“相同的時間段”處于有效狀態(tài)是為一種“同時有效”，而分別在不同的時間段內(nèi)處于有效狀態(tài)是為另一種“同時有效”。后者被稱為“并行有效”似乎更為形象。如下圖所示，屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造的兩個專利申請P1和P2，P1的專利權(quán)在第1時間段內(nèi)處于有效狀態(tài)，而P2的專利權(quán)在第2時間段內(nèi)處于有效狀態(tài)。即使在P2的專利權(quán)處于有效狀態(tài)期間P1的專利權(quán)已終止，但專利權(quán)的終止僅表明權(quán)利人不能再就專利權(quán)行使權(quán)利行為，但是P1的專利權(quán)的合法性依然存在。所以，P1的專利權(quán)和P2的專利權(quán)是在時間軸的兩個時間段上“并行”有效的專利權(quán)，此種情形無疑應被視為違反了專利法上的重復授權(quán)原則。

若依照上述對“同時”二字的釋義，以上提及的問題a）便可得到合理的解釋。

具體而言，如上所述，根據(jù)指南中第二部分第三章6.2.2的規(guī)定，對于上述a）項中提及的禁止重復授權(quán)原則的例外情形“一案雙申”，實用新型專利權(quán)自公告授予發(fā)明專利權(quán)之日起終止。然而，需注意的是，在該日之前此被放棄的實用新型專利權(quán)仍然是有效的，專利權(quán)人依該實用新型專利權(quán)而行使的權(quán)利行為也依然是有效的。就此而言，在發(fā)明授權(quán)公告日之前先獲得的實用新型專利權(quán)處于有效狀態(tài)，而在發(fā)明授權(quán)公告日之后實用新型專利權(quán)終止且發(fā)明專利權(quán)處于有效狀態(tài)，因而被放棄的在先實用新型專利權(quán)與在后獲得授權(quán)的發(fā)明專利權(quán)實際上是“同時”（或者說“并行”，即在完全不交疊的兩個時間段）存在的兩個處于有效狀態(tài)的專利權(quán)(類似于上述P1和P2申請的示例)，因此其原則上不符合專利法上的禁止重復授權(quán)原則，這樣就較為合理的解釋了其“例外”之處所在。

由此，筆者以為，對觀點ii）進行適當?shù)摹皵U大”解釋同樣能夠使得該觀點于法有據(jù)，符合禁止重復授權(quán)原則的立法本意。

綜上，筆者以為，觀點i）與觀點ii）實際上并不是相互沖突的，兩者僅是在從不同的角度解讀禁止重復授權(quán)原則。

在討論過針對禁止重復授權(quán)原則的上述兩種觀點后，筆者還想在此對禁止重復授權(quán)原則的“例外情形”進行一下引申探討。

事實上，該但書條款的形成有其歷史原因。在20世紀90年代中期，我國專利申請量呈快速增長態(tài)勢，而審查員數(shù)量卻嚴重不足，導致發(fā)明專利申請嚴重積壓，部分專利申請的審查周期長達6-7年，引起了社會公眾的強烈不滿。對此，國家知識產(chǎn)權(quán)局采取了一項臨時措施，即允許同一申請人同日或先后就同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請發(fā)明專利又申請實用新型專利，由于實用新型專利能夠較快獲得授權(quán)，因此申請人可以及時對其發(fā)明創(chuàng)造獲得專利保護，此后，其發(fā)明專利申請經(jīng)實質(zhì)審查被認為符合授權(quán)條件的，只要該申請人聲明放棄在先獲得的實用新型專利權(quán)的，就可以授予發(fā)明專利權(quán)[1]。在此后的專利法修改的征求社會公眾意見的過程中，多數(shù)人認為從專利權(quán)人利益角度出發(fā)該例外情形有其存在的必要性，因而被一直保留至今。

《專利審查指南草案（2021）》的第五部分第七章8.3中曾提議，同一申請人同日（僅指申請日）對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型又申請發(fā)明的（即上文中所述的“一案雙申”），一般對已經(jīng)獲得專利權(quán)的實用新型所對應的發(fā)明專利申請進行延遲審查，延遲期限通常為4年。筆者以為，這種針對一案雙申中的發(fā)明專利申請的延遲審查實際上較大地削弱甚至消除了一案雙申的原本優(yōu)勢。如果發(fā)明專利申請被延遲審查4年，則該發(fā)明專利申請的自申請日起至啟動實質(zhì)審查程序可能已經(jīng)過5至7年之久，而后再經(jīng)1至2年左右的實質(zhì)審查程序，則該發(fā)明專利申請自申請日起至授權(quán)前可能至少已過6至9年之久。而且，發(fā)明專利申請在實質(zhì)審查過程中往往需要對權(quán)利要求進行修改，這使得最終符合授權(quán)條件的發(fā)明專利申請的權(quán)利要求可能已不存在重復授權(quán)的問題，如此豈不是白白浪費了4年的發(fā)明專利權(quán)。筆者曾認為，如果該草案（2021）正式通過，一案雙申的提交量大概率會明顯降低，隨著時間的推移，專利法第九條第一款的但書條款有可能會最終被廢止。

然而，國家知識產(chǎn)權(quán)局后續(xù)又提出了《專利審查指南草案（2022）》，筆者發(fā)現(xiàn)上述提議在該最新草案（2022）中已被刪除。筆者猜測，上述提議被刪除的原因之一可能在于社會公眾對保留原一案雙申制度的呼聲較高。不過，筆者以為，雖然該提議在最新草案（2022）中被刪除，申請人對一案雙申的申請策略仍需持謹慎態(tài)度，因為雖無明文規(guī)定但通過內(nèi)部審查實操而一定程度地延遲審查發(fā)明專利申請的可能性也是存在的，畢竟先前已出現(xiàn)過一案雙申的發(fā)明專利申請在提實質(zhì)審查之后的3年內(nèi)仍沒有被審查的實例。

另外，筆者以為，隨著中國專利制度的不斷完善，也許對一案雙申中的發(fā)明專利申請進行延遲審查的提議會在日后被重新提出，而該一案雙申制度也可能終將會被廢止，畢竟該一案雙申制度僅是源起于特定歷史原因的臨時舉措，當歷史原因不復存在時，取消臨時措施也是有其合理性的。

如上討論了一案雙申情形之后，筆者認為還有必要再討論一類與一案雙申看似類似的特殊申請情形，以作比照，以示區(qū)分。所述的特殊申請情形即為，同一申請人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造分別提交了實用新型和發(fā)明專利申請，并有效要求了同一優(yōu)先權(quán)，實用新型已在先獲得授權(quán)且權(quán)利尚未終止，發(fā)明專利申請經(jīng)審查已符合除禁止重復授權(quán)之外的其他授權(quán)條件。該類申請情形與一案雙申情形的主要區(qū)別在于，一案雙申中的發(fā)明專利申請與實用新型專利申請具有相同的申請日（非優(yōu)先權(quán)日），而此類申請情形中的發(fā)明專利申請與實用新型專利申請具有相同的優(yōu)先權(quán)日。

現(xiàn)行指南的第二部分第三章第6.2.2中規(guī)定，在對一件專利申請進行審查的過程中，對于同一申請人同日(指申請日，有優(yōu)先權(quán)的指優(yōu)先權(quán)日)就同樣的發(fā)明創(chuàng)造提出的另一件專利申請已經(jīng)被授予專利權(quán)，并且尚未授權(quán)的專利申請符合授予專利權(quán)的其他條件的，應當通知申請人進行修改。據(jù)此規(guī)定，上述特殊情形的處理方式只能為修改在后的發(fā)明專利申請以消除重復授權(quán)問題，以此方式在后的發(fā)明專利申請才有可能獲得授權(quán)。

換言之，該類情形無法參照一案雙申情形來以放棄實用新型專利權(quán)的方式獲得在后發(fā)明專利申請的授權(quán)。原因至少在于以下兩方面。其一、如上已討論的，一案雙申是中國現(xiàn)行專利政策中對申請人的一種惠利措施，其有著嚴格的申請程序，要求申請人在遞交發(fā)明專利申請和實用新型專利申請時必須聲明其就同樣的發(fā)明創(chuàng)造還同時提交了另外的實用新型和發(fā)明專利申請，如果申請人沒有作出聲明，則在后續(xù)的程序中不允許申請人以放棄實用新型專利權(quán)的方式獲得在后的發(fā)明專利申請的授權(quán)。就這一點而言，上述特殊申請情形中的優(yōu)先權(quán)日相同而實際申請日并不相同的發(fā)明專利申請和實用新型專利申請幾乎無法做到在提交申請的同時還要提出此種“聲明”，或者說這對申請人而言可操作性不強。其二、如果允許就此類情形放棄實用新型專利權(quán)而獲得發(fā)明專利申請的授權(quán)，那么發(fā)明創(chuàng)造受專利權(quán)保護的期限將有可能被不適當?shù)匮娱L，例如超過20年的最長保護期限（在實用新型專利申請的實際申請日早于發(fā)明專利申請的實際申請日的情況下），這對公眾而言顯然是不公平的。

總而言之，如若有申請人遭遇了上述特殊情形，很遺憾，其僅能對發(fā)明專利申請進行修改，即便發(fā)明創(chuàng)造對其而言至關(guān)重要仍僅能以實用新型專利權(quán)的形式繼續(xù)進行保護，而無法獲得發(fā)明專利權(quán)，申請人最終也只能就這中間的10年保護期限差承擔不當布局的不利后果。

就此而言，筆者建議相關(guān)申請人，如若有就相同的優(yōu)先權(quán)在中國先后提出實用新型和發(fā)明專利申請的計劃，務必要周全考慮，謹慎布局，以避免出現(xiàn)此種不可挽救的不利情形。

以上僅是筆者對專利法上的禁止重復授權(quán)原則及其例外情形的一點個人認識和思考，希望對各位同仁有所助益。如有不當之處，還望不吝指正。

參考：
[1]《專利法詳解》，尹新天著
[2]《專利審查指南（2010）》
[3]《專利審查指南草案（2021）》
[4]《專利審查指南草案（2022）》

（原標題：淺談對禁止重復授權(quán)原則的認識與思考）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：張云嬌 超凡知識產(chǎn)權(quán)

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：《IP洞察》｜張云嬌：淺談對禁止重復授權(quán)原則的認識與思考（點擊標題查看原文）

「關(guān)于IPRdaily」

IPRdaily是全球領(lǐng)先的知識產(chǎn)權(quán)綜合信息服務提供商，致力于連接全球知識產(chǎn)權(quán)與科技創(chuàng)新人才。匯聚了來自于中國、美國、歐洲、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國等15個國家和地區(qū)的高科技公司及成長型科技企業(yè)的管理者及科技研發(fā)或知識產(chǎn)權(quán)負責人，還有來自政府、律師及代理事務所、研發(fā)或服務機構(gòu)的全球近100萬用戶（國內(nèi)70余萬+海外近30萬），2019年全年全網(wǎng)頁面瀏覽量已經(jīng)突破過億次傳播。

（英文官網(wǎng)：iprdaily.com  中文官網(wǎng)：iprdaily.cn） 

本文來自IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)權(quán)利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場，如若轉(zhuǎn)載，請注明出處：“http://jupyterflow.com”