美國等同侵權(quán)原則的范圍及限制

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“等同原則消除了因過分強調(diào)權(quán)利要求的字面語言而可能導(dǎo)致的不公平，從而在專利的公平范圍和其公示效應(yīng)之間取得了更好的平衡，也為公眾提供了創(chuàng)新激勵與不確定性成本之間的平衡?！?br/>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：唐艾斯 廣東君龍律師事務(wù)所

專利的保護范圍不限于權(quán)利要求的字面含義，而是涵蓋權(quán)利要求技術(shù)特征的所有等同范圍。如果法院在專利侵權(quán)審判中嚴(yán)格拘泥于字面侵權(quán)，則會讓權(quán)利人成為字面含義的犧牲品。因此，美國法院創(chuàng)設(shè)了系列將專利侵權(quán)責(zé)任擴大到字面意義之外的規(guī)則，其中最著名且最具爭議性的當(dāng)屬等同原則（Doctrine of Equivalent）。等同原則是法官制定的原則，指被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法中的一個或幾個技術(shù)要素雖然與權(quán)利要求中的技術(shù)要素不一樣，但二者只有非實質(zhì)性的區(qū)別。該原則消除了因過分強調(diào)權(quán)利要求的字面語言而可能導(dǎo)致的不公平，從而在專利的公平范圍和其公示效應(yīng)之間取得了更好的平衡，也為公眾提供了創(chuàng)新激勵與不確定性成本之間的平衡。

等同原則的歷史

等同原則最早可以追溯到1853年的Winans v. Denmead案[1]。該案訴爭專利的保護范圍涉及一種運輸煤炭的車，車身的主體具有截頭圓錐體的截面形狀，而被指控侵權(quán)的裝置的截面并非圓形，而是八邊形。美國聯(lián)邦最高法院（以下簡稱聯(lián)邦最高法院）的法官駁回了被告關(guān)于“必須是圓形才構(gòu)成侵權(quán)”的論點，指出“專利權(quán)人在描述其發(fā)明、展示其原理并以最完美的體現(xiàn)其發(fā)明并提出權(quán)利要求后，從法律角度考慮，被視為保護其發(fā)明可被復(fù)制的所有形式，除非他表明了放棄其中某種形式的意圖?！?span style="color: rgb(0, 112, 192);">[2]從此誕生了等同的理論。

此后，1950年的里程碑案例Graver Tank v. Linde Air products[3]正式確立了現(xiàn)代的等同原則，該案確立了沿用至今的著名的三元測試法—方式-功能-效果（Function-Way-Result test）。如果待鑒定等同的技術(shù)要素以本質(zhì)上相同的方式完成本質(zhì)上相同的功能，以獲得本質(zhì)上相同的效果，則該技術(shù)要素構(gòu)成等同物[4]。

除著名的三元測試法外，Graver Tank案中的法官還確立了著名的“已知的互換性”（known interchangeability）這一重要等同測試因素。法官指出，在判定是否等同的時候，很重要的一個判斷因素是本領(lǐng)域技術(shù)人員是否會想到可用一個并未涵蓋在該保護范圍內(nèi)的元素替換包含在保護范圍內(nèi)的元素，如果答案是肯定的，則兩者不存在實質(zhì)性的區(qū)別[5]。這個可互換性判斷作為一項必要的測試，由專利權(quán)人來舉證證明所涉要素與權(quán)利要求特征可以互換，以便根據(jù)等同原則證明侵權(quán)。同時，已知的互換性是一個充分條件，如果證明可互換性是已知的，則可證明等同的存在，但值得注意的是，已知的可互換性并不是專利權(quán)人證明等同的唯一方法。

雖然Graver Tank案確立了等同原則相關(guān)的各種判斷因素，但等同原則作為極其基于個案事實的一項規(guī)則，又由于其適用的復(fù)雜性，關(guān)于是否適用以及如何適用等同原則仍然爭論不休。在這種背景下，聯(lián)邦最高法院于1997年通過著名案例Warner Jenkinson vs. Hilton Davis[6]，該案例確立了以下著名的原則及觀點：

1）等同理論的存在非常必要，以防止抄襲者規(guī)避法律責(zé)任；

2）為平衡當(dāng)事人之間的利益并兼顧專利制度，等同理論應(yīng)適用于每一個技術(shù)要素及其等同物，即，“全要件原則”或“逐一技術(shù)要素原則”（element-by-element），而非就發(fā)明的整體進行等同判斷；

3）應(yīng)視個案情形，采用適當(dāng)?shù)牡韧謾?quán)判定法則；

4）等同侵權(quán)是根據(jù)衡平法衍生而來的法則，禁止反悔原則可用于阻卻其適用，即，在專利申請過程中為授權(quán)目的所做出的修改或限制性陳述不得再被主張為屬于等同的范圍；

5）以侵害行為發(fā)生日作為等同物的判斷時間點[7]；以及

6）如果被控裝置或方法的每個元素與權(quán)利要求的每一個元素都只具有“非本質(zhì)性的區(qū)別”，則該被控裝置或方法構(gòu)成等同物[8]。

可見，Warner案建立了有別于前述Graver案的三元測試法的第二種測試法—“非本質(zhì)性區(qū)別”測試法。但是，多數(shù)人認為“非本質(zhì)性區(qū)別”測試法是基于三元測試法的，只不過通過全要件原則對其施加了具體的限制。換言之，“非本質(zhì)性區(qū)別”是通過功能-方式-效果三方面的比較來判斷待等同物之間是否存在非實質(zhì)性的區(qū)別，從而認為兩者是否等同。

關(guān)于等同原則，我國2001年通過的《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》在第十三條有如下規(guī)定：

“等同特征，是指與所記載的技術(shù)特征以基本相同的手段，實現(xiàn)基本相同的功能，達到基本相同的效果，并且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的特征?！?br/>

如何判斷等同

判斷等同侵權(quán)通常包括兩個步驟，第一是利用前述的兩個方法測試待等同物是否等同，第二是個案判斷是否觸發(fā)相應(yīng)的法律限制（legal bar）。步驟二非常重要，即使在第一步中判斷待等同物以實質(zhì)相同的方式完成實質(zhì)相同的功能，并獲得實質(zhì)相同的效果，但是如果觸發(fā)某種等同限制，例如禁止反悔原則，仍然不能認為等同。筆者會在下文中詳細解釋等同原則適用的幾種常見的法律限制。

如前所述，第一步驟中的測試等同的方法主要是運用三元檢測法或“非本質(zhì)性區(qū)別”測試法。若待鑒定對象的對應(yīng)元件、成分、步驟或其結(jié)合關(guān)系與申請專利范圍的技術(shù)特征是以實質(zhì)相同的技術(shù)手段（way），達成實質(zhì)相同的功能（function），而產(chǎn)生實質(zhì)相同的結(jié)果（result）時，應(yīng)判斷待鑒定對象之對應(yīng)元件、成分、步驟或其結(jié)合關(guān)系與申請專利范圍之技術(shù)特征無實質(zhì)差異，視為等同?！皩嵸|(zhì)相同”系指兩者之差異為該發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域中具有通常知識者所能輕易判斷出來。

等同原則的適用限制

如前所述，為防止“不道德的仿冒者”以無實質(zhì)變化的方式回避他人專利的字面保護范圍，聯(lián)邦最高法院創(chuàng)設(shè)了等同原則，存在了將近兩個世紀(jì)的等同原則一直是專利侵權(quán)判斷中最困擾法院、使法院見解最有分歧的法律理論，主要是等同原則破壞了權(quán)利要求的公示作用，使得專利的保護范圍陷入不確定的狀態(tài)。因此，為了避免在專利權(quán)的字面范圍外過渡擴張等同范圍，聯(lián)邦最高法院也在一系列訴訟程序中確立了各種限制等同原則適用的法律阻卻（legal bar）。

01全要件原則（All-element Rule or Element-by-element Rule）

聯(lián)邦最高法院在前面提到的Warner案中確立了全要件原則，指出“必須就每一要件分別判斷等同(element by element)，而非就整體發(fā)明判斷的整體比對(as a whole)，因為每一個要件對于權(quán)利范圍的界定皆是重要的”[9]。全要件原則本身并不是一種限制，而更接近于等同原則適用的具體要求。

該原則規(guī)定，等同判斷必須逐個應(yīng)用于技術(shù)特征。對于權(quán)利要求中的每一個技術(shù)特征，產(chǎn)品必須有一個可以字面或等同地解讀該特征的部件。如果產(chǎn)品不包含每項權(quán)利要求技術(shù)特征的字面或等同特征，則不構(gòu)成侵權(quán)。也就是說，在判斷等同的時候，必須對每個技術(shù)特征應(yīng)用功能/方式/結(jié)果或非實質(zhì)性差異測試，并基于每一個結(jié)果進行等同判斷。

全要件原則旨在提升權(quán)利要求的公示效應(yīng)，通過要求被訴產(chǎn)品包括與權(quán)利要求的每項特征相同或等同的特征，為公眾提供了關(guān)于哪些內(nèi)容可能構(gòu)成侵權(quán)而哪些則不構(gòu)成侵權(quán)的公示。

對于全要件原則，我國2009年通過的《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（以下稱2009年司法解釋）在第七條有同樣的規(guī)定：

“人民法院判定被訴侵權(quán)技術(shù)方案是否落入專利權(quán)的保護范圍，應(yīng)當(dāng)審查權(quán)利人主張的權(quán)利要求所記載的全部技術(shù)特征。

被訴侵權(quán)技術(shù)方案包含與權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征相同或者等同的技術(shù)特征的，人民法院應(yīng)當(dāng)認定其落入專利權(quán)的保護范圍；被訴侵權(quán)技術(shù)方案的技術(shù)特征與權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征相比，缺少權(quán)利要求記載的一個以上的技術(shù)特征，或者有一個以上技術(shù)特征不相同也不等同的，人民法院應(yīng)當(dāng)認定其沒有落入專利權(quán)的保護范圍?！?/span>

02禁止反悔原則（Prosecution History Estoppel or File Wrapper Estoppel）

Warner案中同樣確立了禁止反悔原則，其基本含義是，在專利審查歷史中，專利申請人為滿足專利獲得要件而放棄的內(nèi)容，不能在侵權(quán)訴訟以適用等同原則的方式重新納入受保護的范圍之內(nèi)。

在Warner案中，原告Hilton Davis與被告Warner均是生產(chǎn)顏料的企業(yè)，原告就使用薄膜過濾的發(fā)明申請了專利。在提交的申請中原告并未提到純化顏料的方法使用的pH值。在專利審查的過程中，審查員引用了一項現(xiàn)有技術(shù)，其披露了pH值為9以上的過濾方法。因此，原告修改權(quán)利要求加入了“pH值大約為6.0~9.0之間”的技術(shù)特征，但為什么加入pH值的下限，成為本案判決的關(guān)鍵因素。被告認為，其使用的方法使用的pH值在5.0左右，屬于原告明確放棄的內(nèi)容，不屬于等同的范疇。被告在上訴意見中指出，申請人在專利審查歷史過程中放棄的任何內(nèi)容，不論其原因如何，都不得重新納入受保護的范圍。

對此，聯(lián)邦最高法院指出，當(dāng)被告主張禁止反悔原則以限制等同原則適用時，法院不僅要調(diào)查放棄的內(nèi)容，而且要調(diào)查放棄的目的及理由。申請人為了區(qū)別于現(xiàn)有技術(shù)確實加入了“pH值大約為6.0~9.0之間”的技術(shù)特征，但這只是放棄了pH值為9以上的范圍，并不妨礙原告以等同原則占有pH值6.0以下的范圍。大多數(shù)情況下，權(quán)利要求的修改都與專利獲得的要件相關(guān)，但在另外一些情況下，專利局僅僅要求修改語言，并沒有限制等同的范圍。這樣，法院在相關(guān)案件中，就應(yīng)當(dāng)調(diào)查專利權(quán)人修改權(quán)利要求的原因。

綜上，聯(lián)邦最高法院在Warner案中確認：任何為滿足專利法規(guī)定而縮小權(quán)利要求范圍的修改，例如為了專利授權(quán)或維持專利權(quán)有效而修改導(dǎo)致縮小了權(quán)利要求的范圍等情形，都可以導(dǎo)致禁止反悔原則的適用，而證明該修改并非出于上述目的的證明責(zé)任由專利權(quán)人承擔(dān)。

在此后的一段時間里，美國各級法院又開始偏離聯(lián)邦最高法院在上述Warner案的主旨，認為不論是因為專利獲得要件的修改，還是因為其他原因的修改，都應(yīng)當(dāng)適用禁止反悔原則，從而不能適用等同理論。

為了糾正錯誤，聯(lián)邦最高法院在2002年著名的Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki[10]案件中對Warner案中建立的禁止反悔的原則予以肯定，并詳細論述了禁止反悔原則與等同理論的關(guān)系，因此，禁止反悔原則又被稱為Festo estoppel。

聯(lián)邦最高法院在該案中澄清了兩個重大問題：

第一個問題涉及哪些權(quán)利要求特征的修改可能會觸發(fā)禁止反悔原則。聯(lián)邦最高法院再度重申其在warner案中的意見，即，雖然禁止反言并不是在所有申請出現(xiàn)修改的情況下都會出現(xiàn)，但是，在修改是出于“與可專利性相關(guān)的實質(zhì)性原因”（a substantial reason related to patentability）的情況下，禁止反悔原則是適用的。聯(lián)邦最高法院進一步確認，“與可專利性相關(guān)的實質(zhì)性原因”包括為滿足專利法的要求而進行的縮小范圍的修改，而Festo案中原告為了滿足專利法第§112條的修改與為了區(qū)別于現(xiàn)有技術(shù)的修改一樣，同樣適用禁止反悔原則的使用[11]。

第二個問題涉及對于已經(jīng)限縮的技術(shù)特征，禁止反悔原則是否全面禁止權(quán)利人通過等同取回，或者仍可以主張其中部分等同物？對于這個問題，聯(lián)邦最高法院明確否定了聯(lián)邦巡回上訴法院（CAFC）采用的全面禁止原則（a complete bar），其認為，縮小的保護范圍僅僅表明哪些東西不在權(quán)利要求保護范圍之內(nèi)，但并不一定可以準(zhǔn)確地描述權(quán)利要求的范圍，他人仍然可以設(shè)計出等同的技術(shù)特征以規(guī)避保護范圍[12]，因此沒有理由全盤否定等同物，尤其對于那些在修改權(quán)利要求時無法預(yù)見的等同物。簡言之，修改后的權(quán)利要求僅僅是縮小了保護范圍，但其措辭不一定合理涵蓋其真實的發(fā)明范圍，因此仍然有適用等同原則以合理擴大保護范圍的空間。

但是，針對第二個問題，聯(lián)邦最高法院進一步指出，舉證責(zé)任在于專利權(quán)人。也就是說，推定專利權(quán)人選擇縮小權(quán)利要求范圍時適用禁止反悔原則，除非專利權(quán)人能舉證證明在專利申請時無法預(yù)見特定等同物（無法預(yù)見性），或者特定等同物太微不足道以至不能合理地期待專利權(quán)人在撰寫權(quán)利要求時會寫入保護范圍[13]。

關(guān)于美國的禁止反悔原則，我國的2009司法解釋在第六條也有類似的規(guī)定：

“專利申請人、專利權(quán)人在專利授權(quán)或者無效宣告程序中，通過對權(quán)利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中又將其納入專利權(quán)保護范圍的，人民法院不予支持。”

03捐獻原則（Disclosure-dedication Rule）

捐獻原則是指專利權(quán)人將某個技術(shù)特征在專利說明書中公開了，但是卻未在權(quán)利要求中記載，那么就可推定該技術(shù)特征是被專利權(quán)人有意放棄的，并貢獻給了公眾，權(quán)利人不得再對該技術(shù)特征主張權(quán)利，也就不得再利用該技術(shù)特征主張等同侵權(quán)。

捐獻原則是運用得已經(jīng)非常成熟的法律規(guī)則，在美國多個案例中均有解釋，包括：Miller v. Brass Company[14]、 Unique Concepts, Inc. v. Brown[15]、Maxwell v. J. Baker[16]以及著名的Johnson Johnston Assoc v. R.E. Serv案[17]。雖然案件事實各異，但都闡述了一致的法律精神：防止專利權(quán)人“兩頭獲利”，即，不允許專利權(quán)人在申請時為了獲得授權(quán)采用范圍較窄的權(quán)利要求，而在之后的侵權(quán)訴訟中，又以說明書中披露的其他等同方案為由，試圖通過適用等同原則，擴大專利權(quán)的保護范圍。

此后，有法律界人士認為法官應(yīng)當(dāng)審理專利權(quán)人“省略”相關(guān)實施例的主觀意圖，認為因過失導(dǎo)致的缺失保護應(yīng)另當(dāng)別論。法官在2002年的里程碑案例Johnson Johnston Assoc v. R.E. Serv案[18]回答了這種業(yè)界主張，認為專利權(quán)人的主觀意圖，（過失或故意）與特定內(nèi)容是否公開無關(guān)，后者是客觀問題，換言之，捐獻原則的認定無須考慮主觀意圖。

對于美國的捐獻原則，我國的2009年司法解釋在第五條也有類似的規(guī)定：

“對于僅在說明書或者附圖中描述而在權(quán)利要求中未記載的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中將其納入專利權(quán)保護范圍的，人民法院不予支持?！?/span>

04現(xiàn)有技術(shù)阻卻（prior art ensnarement bar）

現(xiàn)有技術(shù)阻卻，是指如果專利權(quán)人在撰寫專利申請文件時已明確地知曉相關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)方案，并基于現(xiàn)有技術(shù)將其專利保護范圍清楚劃界，相當(dāng)于放棄了現(xiàn)有技術(shù)的方案，則在侵權(quán)訴訟中不得再主張適用等同理論將現(xiàn)有技術(shù)方案納入保護范圍。簡言之，等同的范圍不應(yīng)包括現(xiàn)有技術(shù)。

1990年的Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey & Associates[19]案（以下簡稱Wilson 案）是現(xiàn)有技術(shù)限制闡述最為完整的案例。原告Wilson訴競爭對手DGA以及其分銷商Dunlop侵犯了其專利名稱為高爾夫球的US4560168專利。Wilson是高爾夫球業(yè)務(wù)的六大競爭對手之一，Dunlop也是高爾夫球行業(yè)重要的參與者，Dunlop把Slazenger高爾夫球銷售給DGA，再由DGA進行分銷。一審中，地方法院首先認定Wilson的專利有效，且Dunlop的高爾夫球構(gòu)成等同侵權(quán)。Dunlop和DGA對一審結(jié)果不服，向聯(lián)邦巡回法院提起上訴。

在二審中Dunlop主張其高爾夫球產(chǎn)品與現(xiàn)有技術(shù)的Uniroyal球沒有原則上的區(qū)別，因此若是在等同侵權(quán)原則下其高爾夫球產(chǎn)品侵犯了Wilson的專利權(quán)，那么Wilson的專利權(quán)保護范圍也包括了現(xiàn)有技術(shù)。

聯(lián)邦巡回法院在二審中指出：專利權(quán)人不應(yīng)該通過等同侵權(quán)原則去獲得他一開始就無法通過字面權(quán)利要求從USPTO處合法獲得的范圍，等同侵權(quán)原則的存在是為了防止對專利的仿冒，而不是對專利權(quán)人可獲得的保護范圍的擴大。由于現(xiàn)有技術(shù)可以限制發(fā)明人要求保護的內(nèi)容，因此其同樣限制了權(quán)利要求在等同原則下可允許擴大的范圍[20]。

如果被訴侵權(quán)產(chǎn)品屬于現(xiàn)有技術(shù)，或者在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上是顯而易見的，那么該產(chǎn)品不構(gòu)成侵權(quán)。允許此類產(chǎn)品涵蓋在等同原則下，將允許專利持有人獲得他在專利申請期間一開始就不可能合法獲得的權(quán)利。在適用現(xiàn)有技術(shù)阻卻時，法院必須將產(chǎn)品視為一個整體，以確定該產(chǎn)品是否無法獲得專利。

與其他法律限制不同，現(xiàn)有技術(shù)阻卻并非基于權(quán)利要求的公示作用，而是基于專利的可授權(quán)性。這個阻卻的核心在于，如果“等同物”替換對應(yīng)的技術(shù)特征后形成的技術(shù)是不可能被授權(quán)的，這個“等同物”不是合格的等同物，因此被指控的產(chǎn)品就不可能構(gòu)成等同侵權(quán)。

對于現(xiàn)有技術(shù)阻卻，我國在2009年司法解釋的第十四條規(guī)定了現(xiàn)有技術(shù)抗辯：“被訴落入專利權(quán)保護范圍的全部技術(shù)特征，與一項現(xiàn)有技術(shù)方案中的相應(yīng)技術(shù)特征相同或者無實質(zhì)性差異的，人民法院應(yīng)當(dāng)認定被訴侵權(quán)人實施的技術(shù)屬于專利法第六十二條規(guī)定的現(xiàn)有技術(shù)?！?

現(xiàn)有技術(shù)抗辯的法律原理有相似之處，也是禁止專利權(quán)的范圍包括公有領(lǐng)域的技術(shù)。不同的是，使用現(xiàn)有技術(shù)抗辯無須進入侵權(quán)判定的步驟，只需證明被控侵權(quán)的技術(shù)在涉案專利的范圍內(nèi)屬于現(xiàn)有技術(shù)。但是，很明顯，作為一項消極的抗辯而非一項權(quán)利，現(xiàn)有技術(shù)抗辯的適用以及效果均存在諸多限制。

除此之外，我國最高人民法院也在多個案例中闡述了現(xiàn)有技術(shù)阻卻的精神，例如（2021）最高法知民終192號案。最高院在該案的判決書中指出：通過說明書及權(quán)利要求記載可知，專利權(quán)人在撰寫涉案專利權(quán)利要求和說明書時，即已明確知曉現(xiàn)有技術(shù)中存在電機驅(qū)動和燃油發(fā)動機驅(qū)動兩種方式，且“環(huán)保無污染”是本專利相較于現(xiàn)有技術(shù)新增的一個技術(shù)效果。在這種背景下，專利權(quán)人在涉案專利權(quán)利要求中僅記載電機驅(qū)動，即明確表示涉案專利技術(shù)方案中的驅(qū)動方式僅限于電機驅(qū)動，而不包括燃油發(fā)動機驅(qū)動。在此情況下，若在判斷被訴侵權(quán)產(chǎn)品是否落入涉案專利權(quán)保護范圍時，將被控侵權(quán)的燃油發(fā)動機驅(qū)動與電機驅(qū)動認定構(gòu)成技術(shù)特征等同，則不利于專利權(quán)利要求公示作用的發(fā)揮和社會公眾信賴?yán)娴谋Ｗo。

05功能性特征的等同物只能是“后生技術(shù)”（after-arising），不能是授權(quán)前已經(jīng)出現(xiàn)的技術(shù)

首先來了解一下“后生技術(shù)”（after-arising），“后生技術(shù)”是指在申請?zhí)峤蝗罩蟪霈F(xiàn)的技術(shù)，例如，一項專利的保護范圍包括一個“緊固件”，出現(xiàn)在申請專利時的螺絲、釘子、螺栓可以作為可能的緊固的實施方式，但是在該申請?zhí)峤缓罂赡艹霈F(xiàn)的新型緊固件，例如粘扣、尼龍搭扣、魔術(shù)貼等由于在專利申請日不存在，因此被認為是“后生”技術(shù)。

那么問題來了，為什么在非功能性技術(shù)特征的等同侵權(quán)判斷中，時間點可以是侵權(quán)行為發(fā)生日？而功能性特征的等同判斷中，待鑒定的技術(shù)必須出現(xiàn)在授權(quán)日以后直至侵權(quán)行為發(fā)生日，而不能是授權(quán)日之前的技術(shù)呢？

對于功能性特征，美國專利法在第35 U.S.C.§112(f)[21]規(guī)定：專利申請人可以在權(quán)利要求中采用結(jié)構(gòu)+功能（means plus function）的方式來表述，但是這種表述被限縮性地解釋為覆蓋說明書記載的相應(yīng)結(jié)構(gòu)、材料或者動作及其等同方式。可見，雖然權(quán)利要求被允許采用較寬泛的功能性表述，但實際上不管是在專利授權(quán)或是侵權(quán)判定過程中，均要求限縮至說明書公開的具體實施方式及其等同方式。為避免歧義，此處的等同稱為§112(f)的等同。

§112(f)的等同并非前面說的等同原則下的等同。首先，兩者適用的階段不同?！?12(f)的等同屬于對權(quán)利要求字面解釋的范疇，是用說明書公開的具體實施方式對權(quán)利要求寬泛的字面解釋做出限制，屬于字面侵權(quán)判斷的階段。相反，等同侵權(quán)的等同，是字面侵權(quán)不成立以后才得以適用。兩者發(fā)生在不同的階段，如果原告主張等同侵權(quán)，則二者可以先后適用。

其次，兩者的判斷標(biāo)準(zhǔn)不同。Valmont Industries, Inc. v. Reinke Mfg. Co.[22]案中，法院明確指出，在涉及功能性特征的侵權(quán)判定中，為使侵權(quán)成立，被控侵權(quán)的裝置必須使用與說明書中描述的結(jié)構(gòu)、材料或步驟相同或等同的方式來實現(xiàn)權(quán)利要求中記載的相同功能，這與等同判斷標(biāo)準(zhǔn)中實現(xiàn)實質(zhì)相同的功能不同，后者可以不同。

最后，§112(f)的等同強調(diào)的是被指控裝置的變化并未產(chǎn)生“實質(zhì)性變化”，也就是說不會對專利說明書中公開的結(jié)構(gòu)、材料或行為增加任何意義?！?12(f)等同性的確定無須進行三元檢驗，如法官在Valmont案中總結(jié)，§112(f)的“唯一問題”就是將被訴設(shè)備中執(zhí)行相關(guān)功能的結(jié)構(gòu)與說明書中的結(jié)構(gòu)進行比較，僅此而已。

言歸正傳，解釋兩者不同之后，我們再來分析為何在§112(f)的等同判斷中，功能性特征的等同物只能是“后生技術(shù)”（after-arising），不能是授權(quán)前已經(jīng)出現(xiàn)的技術(shù)。

如前所述，§112(f)的等同判斷屬于對權(quán)利要求進行限制性解釋的階段，權(quán)利要求的字面解釋當(dāng)然是基于當(dāng)下的專利申請，其記載的范圍是在授權(quán)時確定，而不能擴大至“后發(fā)技術(shù)”。因此，如果待鑒定等同的技術(shù)是授權(quán)前就已經(jīng)出現(xiàn)，而專利權(quán)人又未將其寫入說明書，則視為專利權(quán)人明確放棄了對它的保護（這是采用功能性限定的一大劣勢），不能再視為說明書公開實施例的等同方式，在權(quán)利要求解釋的階段就已經(jīng)認為不屬于保護范圍。當(dāng)然，也同樣不能再在后面的等同侵權(quán)判斷中（如有）通過等同再次納入保護，這種“兩頭得利”的禁止情形已經(jīng)在前面解釋過。

相反，對于非功能性特征，法律并未要求結(jié)構(gòu)性特征限縮至說明書的公開范圍，只要不違背禁止反悔原則以及現(xiàn)有技術(shù)限制等法律阻卻，不論是授權(quán)日前的技術(shù)，還是“后發(fā)技術(shù)”均有等同物的資格，可在等同侵權(quán)中進行鑒定。這一點我們可以試圖從等同侵權(quán)原則的背后法律原理來理解。其一，等同侵權(quán)是為了彌補專利代理師在撰寫申請時的不完美概括，不強人所難，不能要求代理人面面俱到將所有的可能實施方式都包含進去（適用申請時的技術(shù)）；其二，等同侵權(quán)更重要的是規(guī)制將來的行為，避免他人對專利進行不重要的非實質(zhì)性變更，從而規(guī)避專利保護，導(dǎo)致專利權(quán)喪失應(yīng)有的價值（適用“后生技術(shù)”）。

綜上，§112(f)款中規(guī)定的等同物（說明書公開具體結(jié)構(gòu)的等同物）必須是授權(quán)后出現(xiàn)的“后發(fā)技術(shù)”，在后面的等同侵權(quán)判定中也應(yīng)當(dāng)是“后發(fā)技術(shù)”，兩者前后保持一致，避免專利權(quán)人兩頭得利。

對應(yīng)于美國的結(jié)構(gòu)+功能的表述，我國使用的法律概念是功能性特征，2009年的司法解釋在第四條有類似的規(guī)定：

“對于權(quán)利要求中以功能或者效果表述的技術(shù)特征，人民法院應(yīng)當(dāng)結(jié)合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式，確定該技術(shù)特征的內(nèi)容。”

2016年通過的《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》的第八條有如下規(guī)定：

“與說明書及附圖記載的實現(xiàn)前款所稱功能或者效果不可缺少的技術(shù)特征相比，被訴侵權(quán)技術(shù)方案的相應(yīng)技術(shù)特征是以基本相同的手段，實現(xiàn)相同的功能，達到相同的效果，且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的，人民法院應(yīng)當(dāng)認定該相應(yīng)技術(shù)特征與功能性特征相同或者等同。”

可以說，等同原則是各個國家的專利系統(tǒng)幾乎都存在的一條法律原則，其重要性及必要性可見一斑。等同原則的適用給法律工作者帶來挑戰(zhàn)之余，其復(fù)雜性及個案性更給業(yè)界帶來極大的熱忱和希望。隨著我國對專利保護的力度加大，等同侵權(quán)案件占比也會越來越大，希望等同理論的研究及適用在我國紛繁復(fù)雜的專利侵權(quán)案件中能日益完善及成熟，以在權(quán)利人以及公眾之間獲得更理想的平衡。

參考資料：

[1] Winans v. Denmead, 56 U.S. 330 (1853)
[2] "the patentee, having described his invention, and shown its principles, and claimed it in that form which most perfectly embodies it, is, in contemplation of law, deemed to claim every form in which his invention may be copied, unless he manifests an intention to disclaim some of those forms."
[3] Graver Tank v. Linde Air products Co., 339 U.S. 605 (1950)
[4] a patentee may invoke this doctrine to proceed against the producer of a device "if it performs substantially the same function in substantially the same way to obtain the same result."
[5] An important factor is whether persons reasonably skilled in the art would have known of the interchangeability of an ingredient not contained in the patent with one that was.
[6] Warner Jenkinson Co., Inc. vs. Hilton Davis Chemical Co., 117S. Ct. 1040 (1997)
[7] noting that equivalency is properly evaluated at the time of infringement, not at the time of patent issuance
[8] [A] finding of infringement under the doctrine of equivalents requires proof of insubstantial differences between the claimed and accused products or processes.
[9] The way to reconcile the two lines of authority is to apply the doctrine to each of the individual elements of a claim, rather than to the accused product or process as a whole. Doing so will preserve some meaning for each of a claim's elements, all of which are deemed material to defining the invention's scope.
[10] Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722 (2002)
[11] Prosecution history estoppel is not limited to amendments intended to narrow the patented invention's subject matter, e. g., to avoid prior art, but may apply to a narrowing amendment made to satisfy any Patent Act requirement, including § 112's requirements concerning the patent application's form
[12] The narrowing amendment may demonstrate what the claim is not; but it may still fail to capture precisely what the claim is. There is no reason why a narrowing amendment should be deemed to relinquish equivalents unforeseeable at the time of the amendment and beyond a fair interpretation of what was surrendered.
[13] There are some cases, however, where the amendment cannot reasonably be viewed as surrendering a particular equivalent. The equivalent may have been unforeseeable at the time of the application; the rationale underlying the amendment may bear no more than a tangential relation to the equivalent in question; or there may be some other reason suggesting that the patentee could not reasonably be expected to have described the insubstantial substitute in question. In those cases the patentee can overcome the presumption that prosecution history estoppel bars a finding of equivalence.
[14] Miller v. Brass Company, 104 U.S. 350 (1881)：the claim of a specific device or combination, and an omission to claim other devices or combinations apparent on the face of the patent, are, in law, a dedication to the public of that which is not claimed
[15] Unique Concepts, Inc. v. Brown, 939 F.2d 1558, 19 USPQ2d 1500 (Fed. Cir. 1991)
[16] Maxwell v. J. Baker, Inc., 86 F.3d 1098 (Fed. Cir. 1996)
[17] Johnson Johnston Assoc v. R.E. Serv, 285 F.3d 1046
[18] patentee's subjective intent is irrelevant to determining whether unclaimed subject matter has been disclosed and therefore dedicated to the public
[19] Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey & Associates, 904 F.2d 677 (Fed. Cir. 1990)
[20] A patentee should not be able to obtain, under the doctrine of equivalents, coverage which he could not lawfully have obtained from the PTO by literal claims. The doctrine of equivalents exists to prevent a fraud on a patent ..., not to give the patentee something he could not lawfully have obtained from the PTO had he tried. Prior art limits what an inventor could
[21] (f) ELEMENT IN CLAIM FOR A COMBINATION — An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.
[22] for a means-plus-function limitation to read on an accused device, the accused device must employ means identical to or the equivalent of the structures, material, or acts described in the patent specification. The accused device must also perform the identical function as specified in the claims.

（原標(biāo)題：美國等同侵權(quán)原則的范圍及限制）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：唐艾斯 廣東君龍律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：美國等同侵權(quán)原則的范圍及限制（點擊標(biāo)題查看原文）

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