新《商標(biāo)法》施行后申請人需要關(guān)注的四大重點(diǎn)問題

【小D導(dǎo)讀】

對于我國的商標(biāo)申請人來講，聲音商標(biāo)是一個新生事物。其他一些國家或地區(qū)已經(jīng)將聲音乃至氣味等納入商標(biāo)申請注冊范疇，例如美國米高梅電影公司所拍影片片頭的獅吼聲、諾基亞手機(jī)的開機(jī)音樂等。

自2014年5月1日起，新《商標(biāo)法》與《商標(biāo)法實(shí)施條例》同步施行。相對于舊《商標(biāo)法》及其《實(shí)施條例》，新法與新條例針對商標(biāo)注冊程序比較煩瑣、商標(biāo)確權(quán)時間過長等問題進(jìn)行了修改，簡化了商標(biāo)確權(quán)流程，縮短了商標(biāo)注冊周期，在程序設(shè)置上為申請人提供更多便利。為加深廣大商標(biāo)申請人對新《商標(biāo)法》的理解，更加高效便捷地申請注冊商標(biāo)，筆者從申請人的角度出發(fā)，對新法施行后在商標(biāo)申請注冊中需要關(guān)注的幾個重點(diǎn)問題予以梳理，希望有所裨益。

一、關(guān)注新增聲音商標(biāo)構(gòu)成要素，考慮注冊新型商標(biāo)

根據(jù)舊《商標(biāo)法》第八條的規(guī)定，可以作為商標(biāo)申請注冊的有“任何能夠?qū)⒆匀蝗?、法人或者其他組織的商品與他人的商品區(qū)別開的可視性標(biāo)志，包括文字、圖形、字母、數(shù)字、三維標(biāo)志和顏色組合，以及上述要素的組合”。隨著經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展，各種新型商標(biāo)層出不窮。除了傳統(tǒng)的文字、圖形、字母、數(shù)字、三維標(biāo)志、顏色等商標(biāo)構(gòu)成要素，聲音、氣味、動態(tài)等新型要素逐漸進(jìn)入公眾視野。新《商標(biāo)法》回應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對新商標(biāo)構(gòu)成要素的需求，將較為成熟的聲音要素納入商標(biāo)構(gòu)成要素中。新《商標(biāo)法》刪除了對商標(biāo)注冊要素可視性的要求，規(guī)定“任何能夠?qū)⒆匀蝗?、法人或者其他組織的商品與他人的商品區(qū)別開的標(biāo)志，包括文字、圖形、字母、數(shù)字、三維標(biāo)志、顏色組合和聲音等，以及上述要素的組合，均可以作為商標(biāo)申請注冊”。這一條描述中出現(xiàn)了“等”字，說明除法律明確規(guī)定的要素之外，更多的新型商標(biāo)構(gòu)成要素也有可能獲得認(rèn)可。

針對新《商標(biāo)法》增加的聲音商標(biāo)要素，新《商標(biāo)法實(shí)施條例》對聲音商標(biāo)申請注冊的要求作了具體規(guī)定。根據(jù)規(guī)定，聲音商標(biāo)是指由足以區(qū)別商品或服務(wù)來源的聲音本身構(gòu)成的商標(biāo)。可以由音樂性質(zhì)的聲音構(gòu)成，例如一段樂曲；也可以由非音樂性質(zhì)的聲音構(gòu)成，例如自然界的聲音、人或動物的聲音；還可以由音樂性質(zhì)與非音樂性質(zhì)兼有的聲音構(gòu)成。注冊聲音商標(biāo)對于顯著特征的要求較高，即該聲音是在消費(fèi)過程中能夠加以識別的。

對于我國的商標(biāo)申請人來講，聲音商標(biāo)是一個新生事物。其他一些國家或地區(qū)已經(jīng)將聲音乃至氣味等納入商標(biāo)申請注冊范疇，例如美國米高梅電影公司所拍影片片頭的獅吼聲、諾基亞手機(jī)的開機(jī)音樂等。

聲音商標(biāo)與傳統(tǒng)商標(biāo)不同，其顯著性需要通過大量的使用才能確立。也就是說，聲音商標(biāo)的注冊一定是在聲音商標(biāo)經(jīng)過大量、長期的使用，獲得了相關(guān)領(lǐng)域消費(fèi)者的廣泛認(rèn)可，其顯著性與可識別性在實(shí)踐中已經(jīng)得到確認(rèn)之后，方可提交注冊申請，審查通過后才能獲得法律保護(hù)。這一點(diǎn)需要申請人引起足夠的重視，不要誤以為任何聲音均可申請注冊成為商標(biāo)。

近年來流行“市場未動，商標(biāo)先行”的說法，在申請注冊聲音商標(biāo)時就不適用了，應(yīng)改為“先聞于野，后達(dá)于朝”。聲音商標(biāo)如果能夠獲得核準(zhǔn)注冊，某種意義上就是對申請人商品（或服務(wù)）市場地位、知名度、美譽(yù)度的一種確認(rèn)。此外，聲音商標(biāo)的審查與其他商標(biāo)采取一致的審查標(biāo)準(zhǔn)，不因為是新型商標(biāo)而有所不同。具體來講，就是禁用條款審查、顯著性審查、相同近似審查仍然是必不可少的環(huán)節(jié)。以禁用條款審查為例，與我國或外國的國歌、軍歌，政府間國際組織的會歌等旋律相同近似的聲音，宗教音樂或暴恐等有不良影響的聲音都不會獲得通過。以顯著性審查為例，僅僅直接表示商品或服務(wù)內(nèi)容、消費(fèi)對象及其他特點(diǎn)的聲音，會因缺乏顯著性被駁回。如有必要，商標(biāo)局會發(fā)出審查意見書，申請人需要配合聲音商標(biāo)的審查，提供使用證據(jù)并對其顯著性特征作出說明。

二、關(guān)注商品分類表適用規(guī)定，考慮商標(biāo)注冊電子申請

新《商標(biāo)法》明確規(guī)定“商標(biāo)注冊申請人應(yīng)當(dāng)按規(guī)定的商品分類表填報使用商標(biāo)的商品類別和商品名稱，提出注冊申請”。與舊《商標(biāo)法》相比，新《商標(biāo)法》進(jìn)一步確立了商品分類表的重要地位。同時，在商標(biāo)注冊的審查和核準(zhǔn)中，新《商標(biāo)法》規(guī)定“同他人在同一種商品或者類似商品上已經(jīng)注冊的或者初步審定的商標(biāo)相同或者近似的，由商標(biāo)局駁回申請”，這也涉及運(yùn)用商品分類表對相同、近似商標(biāo)進(jìn)行判斷的問題。

一些商標(biāo)申請人對商品分類表可能比較陌生，新《商標(biāo)法》施行后應(yīng)關(guān)注和了解此表。商品分類表的全稱為《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》。我國于1994年8月9日加入了旨在建立共同的商標(biāo)注冊用商品和服務(wù)國際分類體系的《尼斯協(xié)定》，其為一個多國參加的國際公約，全稱是《商標(biāo)注冊用商品和服務(wù)國際分類尼斯協(xié)定》。該協(xié)定在商標(biāo)注冊中采用的商品和服務(wù)分類表即為“尼斯分類表”。尼斯分類表定期修訂，一是根據(jù)實(shí)際情況增加新的商品，二是將已列入分類表的商品按照新的現(xiàn)實(shí)需要進(jìn)行調(diào)整，使得商品更加符合經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的需要。

我國目前在商標(biāo)審查中使用的商品分類表為尼斯分類第十版，自2012年1月1日起實(shí)行，正式的稱呼為“類似商品和服務(wù)區(qū)分表（基于尼斯分類第十版）”，且相關(guān)的內(nèi)容在2013年、2014年都有少許的修訂。因此，商標(biāo)申請人需要注意，新《商標(biāo)法》中提到的“商品分類表”目前就是指“類似商品和服務(wù)區(qū)分表（基于尼斯分類第十版）”（下稱第十版商品分類表）。

由于商品分類表每一版都會針對實(shí)際情況進(jìn)行較大幅度的調(diào)整，為了使商標(biāo)注冊順利進(jìn)行，申請人務(wù)必按照最新的商品分類表申請注冊商標(biāo)。筆者在運(yùn)用第十版商品分類表進(jìn)行實(shí)際審查時，曾經(jīng)遇到申請人因采用已過時的第七版商品分類表申請注冊商標(biāo)而遇到近似商標(biāo)，導(dǎo)致注冊被駁回的情況。

新《商標(biāo)法》第二十二條規(guī)定“商標(biāo)注冊申請等有關(guān)文件，可以以書面方式或者數(shù)據(jù)電文方式提出”。舊《商標(biāo)法》對以何種形式提交商標(biāo)注冊申請沒有明確規(guī)定，在實(shí)際操作中主要以書面方式提交商標(biāo)注冊申請等文件，數(shù)據(jù)電文方式提交申請僅作為書面方式的補(bǔ)充。由于此前法律并未明確數(shù)據(jù)電文的效力以及受到網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)處理能力限制等原因，商標(biāo)局在接受電子申請時有一定的數(shù)量限制。新《商標(biāo)法》明確規(guī)定書面方式與數(shù)據(jù)電文方式申請具有同等效力，確認(rèn)了數(shù)據(jù)電文方式與書面方式申請文件的法律效力，為全面接受電子申請?zhí)峁┝朔梢罁?jù)和保障。

數(shù)據(jù)電文方式申請注冊商標(biāo)并不是新鮮事物，早在2009年商標(biāo)局即對外公布了《商標(biāo)網(wǎng)上申請試用辦法》，并接受商標(biāo)網(wǎng)上申請。與新《商標(biāo)法》配套施行的新《商標(biāo)法實(shí)施條例》明確規(guī)定“商標(biāo)注冊的申請日期以商標(biāo)局收到申請文件的日期為準(zhǔn)”。書面方式提交商標(biāo)申請需要準(zhǔn)備大量的紙質(zhì)材料，遞交送達(dá)、受理接收等環(huán)節(jié)都需要一定時間且存在不確定因素。相比傳統(tǒng)的書面方式，數(shù)據(jù)電文方式具有方便、快捷的優(yōu)勢，可以在完成相關(guān)數(shù)據(jù)材料后第一時間提交給商標(biāo)局，并通過計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)直接確定申請時間。由于我國商標(biāo)申請量連年大幅增長，相同、近似商標(biāo)的同日申請也越來越多。同日申請的商標(biāo)申請?zhí)幚硇枰?jīng)歷提交使用證據(jù)、協(xié)商、抽簽等復(fù)雜程序，花費(fèi)大量時間且結(jié)果不可控，對相關(guān)申請人來說無疑是一種煎熬。因此，盡早確立商標(biāo)申請的在先權(quán)具有重要意義。使用數(shù)據(jù)電文方式申請注冊商標(biāo)，可以為申請人節(jié)約時間并確立在先申請權(quán)，筆者建議申請人在有條件的情況下盡量采取數(shù)據(jù)電文方式提交商標(biāo)注冊申請。

三、關(guān)注商標(biāo)注冊期限，考慮審查中可能遇到的問題

舊《商標(biāo)法》對商標(biāo)注冊審查期限沒有明確規(guī)定。新《商標(biāo)法》第二十八條規(guī)定：“對申請注冊的商標(biāo)，商標(biāo)局應(yīng)當(dāng)自收到商標(biāo)注冊申請文件之日起九個月內(nèi)審查完畢，符合本法有關(guān)規(guī)定的，予以初步審定公告?！?

新《商標(biāo)法》從法律層面對商標(biāo)審查期限作出規(guī)定，要求商標(biāo)局在無法定理由的情況下必須在時限內(nèi)完成商標(biāo)的注冊審查工作。這意味著申請人在提出商標(biāo)注冊申請并獲得受理后，如果一切順利，可以在一年左右的時間獲得核準(zhǔn)并拿到商標(biāo)注冊證書。新《商標(biāo)法》關(guān)于時限的規(guī)定，使廣大申請人對注冊商標(biāo)所需時間有了明確的預(yù)期，也為商標(biāo)局合理配置商標(biāo)審查資源、構(gòu)建規(guī)范高效的商標(biāo)注冊機(jī)制提供了法律依據(jù)。

對商標(biāo)申請人來說，在看到新《商標(biāo)法》明確規(guī)定商標(biāo)注冊審查期限的同時，也必須了解法定審查期限的適用條件和審查期限中止的相關(guān)事項以及申請過程中可能遇到的問題。由于商標(biāo)注冊過程涉及環(huán)節(jié)眾多，相關(guān)法律規(guī)定較為復(fù)雜，本文不再贅述，僅就申請人最有可能遇到和容易產(chǎn)生疑問的商標(biāo)被駁回（包括全部駁回和部分駁回）及同日申請問題進(jìn)行簡要說明。

商標(biāo)注冊申請被駁回是申請人最可能遇到的情況。2013年我國商標(biāo)申請量超過188萬件，預(yù)計2014年將超過200萬件，每年被駁回的商標(biāo)數(shù)以10萬件計。駁回涉及兩種情況，即全部駁回與部分駁回。對于駁回、部分駁回的商標(biāo)，商標(biāo)局會向申請人下發(fā)商標(biāo)駁回通知書，書面告知申請人商標(biāo)被駁回的時間、理由、具體項目等內(nèi)容。根據(jù)新《商標(biāo)法》規(guī)定，如果申請人對全部駁回不服，可以在規(guī)定時限內(nèi)向商標(biāo)評審委員會提出商標(biāo)駁回復(fù)審申請。如果申請人對部分駁回不服，可以申請對商標(biāo)進(jìn)行分割（編者注：關(guān)于商標(biāo)分割問題可參考2014年11月20日本版刊登的《關(guān)于一標(biāo)多類及分割程序的理解與適用》），針對駁回部分提出駁回復(fù)審。顯然，進(jìn)入駁回復(fù)審程序的商標(biāo)需要花費(fèi)額外的時間來審理。新《商標(biāo)法》第三十四條規(guī)定：“商標(biāo)評審委員會應(yīng)當(dāng)自收到申請之日起九個月內(nèi)做出決定，并書面通知申請人。有特殊情況需要延長的，經(jīng)國務(wù)院工商行政管理部門批準(zhǔn)，可以延長三個月?！鄙暾埲巳鐚ι淘u委作出的決定仍然不服，可以在收到商評委決定通知后的規(guī)定時限內(nèi)向人民法院起訴。

商標(biāo)的同日申請是申請人最容易產(chǎn)生疑問的情況。商標(biāo)同日申請是指兩個或者兩個以上的申請人，在同一種商品（服務(wù)）或者類似商品（服務(wù)）上，以相同或者近似的商標(biāo)，在相同日期申請注冊的情況。如果商標(biāo)局在審查中發(fā)現(xiàn)同日申請的情況，則正常的商標(biāo)注冊期限中止，進(jìn)入同日申請?zhí)幚沓绦颉：芏嗌暾埲藢Υ瞬惶私?，個別申請人認(rèn)為此時仍應(yīng)適用九個月審查時限，因此要求加快審查進(jìn)度。實(shí)際上，對于商標(biāo)同日申請的情況，商標(biāo)局首先會要求申請人在規(guī)定時間內(nèi)（收到通知之日起30日內(nèi)）提供實(shí)際使用證據(jù)。如證據(jù)無效或未能提供證據(jù)，商標(biāo)局將要求各申請人就同日申請的商標(biāo)進(jìn)行協(xié)商（收到通知之日起30日內(nèi)），如協(xié)商未果，商標(biāo)局將組織各方申請人參加商標(biāo)同日申請抽簽，并根據(jù)抽簽結(jié)果確定在先申請權(quán)?？梢?，商標(biāo)同日申請的處理流程與正常的商標(biāo)審查相比，增加了不少環(huán)節(jié)，且某些環(huán)節(jié)（如商標(biāo)局對雙方使用證據(jù)的確認(rèn)、對協(xié)商協(xié)議的審查等）耗時無法確定，客觀上造成商標(biāo)同日申請?zhí)幚淼臅r間大大超出正常商標(biāo)審查的九個月期限。

四、關(guān)注異議申請人范圍調(diào)整，考慮異議救濟(jì)程序

舊《商標(biāo)法》第三十條規(guī)定，對初步審定的商標(biāo)“任何人均可以提出異議”；第三十三條規(guī)定商標(biāo)局作出異議裁定后，當(dāng)事人不服的，可以向商標(biāo)評審委員會申請復(fù)審。所有自然人和法人都納入異議申請人的范疇，沒有對異議申請人的范圍作出限定，與初步審定公告的商標(biāo)有無利害關(guān)系、異議理由是否為絕對理由等因素皆不影響異議的提出；異議裁定后，對結(jié)果不服的異議申請人和被異議人都有權(quán)提出異議復(fù)審，被異議商標(biāo)即進(jìn)入異議復(fù)審程序，暫不公告。

新《商標(biāo)法》對異議申請人和異議程序作出重大改變。第三十三條規(guī)定在先權(quán)利人、利害關(guān)系人認(rèn)為違反相對理由的，或者“任何人認(rèn)為違反本法第十條、第十一條、第十二條規(guī)定”（即絕對理由）的，可以向商標(biāo)局提出異議。第三十五條規(guī)定商標(biāo)局作出異議無效準(zhǔn)予注冊決定后，發(fā)給商標(biāo)注冊證，并予公告。異議人不服的，可以向商標(biāo)評審委員會請求宣告該注冊商標(biāo)無效，商標(biāo)局作出異議有效不予注冊決定后，被異議人不服的，可以向商標(biāo)評審委員會申請復(fù)審。新《商標(biāo)法》以是否為利害關(guān)系人、違反理由的種類（絕對理由還是相對理由）為標(biāo)準(zhǔn)對異議申請人的范圍進(jìn)行劃分，并以商標(biāo)局異議裁定的有效與否對異議救濟(jì)及后續(xù)商標(biāo)注冊程序進(jìn)行區(qū)分。

新《商標(biāo)法》異議制度的調(diào)整變化對于商標(biāo)申請人順利獲得商標(biāo)注冊具有積極意義。舊《商標(biāo)法》施行過程中，出現(xiàn)了大量非在先權(quán)利人與非利害關(guān)系人對已經(jīng)初步審定的商標(biāo)提出異議的案例，惡意異議案件也不鮮見。新《商標(biāo)法》對異議申請人資格作出限制并明確規(guī)定了異議理由，同時調(diào)整優(yōu)化了異議復(fù)審的程序，一方面，讓申請人的商標(biāo)早日獲得注冊，盡快獲得保護(hù)，防止商標(biāo)異議程序濫用；另一方面，對注冊不當(dāng)?shù)纳虡?biāo)，即使異議申請人不能再提出異議復(fù)審，也可以通過無效程序乃至后續(xù)的司法程序得到救濟(jì)。新的異議制度既保護(hù)了廣大商標(biāo)申請人的正當(dāng)權(quán)益，又維護(hù)了正常的注冊秩序。

下面以兩個案例簡要說明異議制度的調(diào)整變化。

◎案例一

某自然人甲與D公司、E公司皆無利害關(guān)系，但其認(rèn)為D公司初步審定公告的某圖形商標(biāo)與E公司已經(jīng)注冊的某圖形商標(biāo)近似而提出異議。對D公司而言，自然人甲既非在先權(quán)利人又非利害關(guān)系人，異議理由也無關(guān)公序良俗或禁用條款，其對D公司的商標(biāo)提出異議有“狗拿耗子”之嫌。由于舊《商標(biāo)法》對異議人身份及理由無限制，自然人甲的確可以對D公司初步審定公告的圖形商標(biāo)以相對理由（兩件商標(biāo)近似）提出異議，而根據(jù)新《商標(biāo)法》規(guī)定，商標(biāo)局對于自然人甲這種與D、E兩公司無利害關(guān)系，且僅以相對理由提出異議的，將不予受理。此種情況下，D公司的初審商標(biāo)可以順利地獲得核準(zhǔn)并拿到注冊證。當(dāng)然，如果自然人甲確實(shí)認(rèn)為初審商標(biāo)有上述問題，可以直接通知E公司，由E公司作為利害關(guān)系人向商標(biāo)局提出異議。

◎案例二

2012年7月，商標(biāo)局初步審定了中國貴州茅臺酒廠（集團(tuán)）有限責(zé)任公司申請的國酒茅臺商標(biāo)，山西杏花村汾酒廠股份有限公司等數(shù)家公司認(rèn)為該商標(biāo)有不良影響，向商標(biāo)局提出異議并獲得受理。此案例中國酒茅臺商標(biāo)被異議的理由為絕對理由（不良影響），無論任何單位或個人在新、舊《商標(biāo)法》施行時都可以此為由提出異議。該商標(biāo)系北京某商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)代理，商標(biāo)局向其發(fā)出異議答辯通知書，要求代理機(jī)構(gòu)及時通知茅臺酒廠在規(guī)定期限內(nèi)答辯。茅臺酒廠在規(guī)定期限內(nèi)向商標(biāo)局提交了異議答辯材料。該案目前仍在審理中。按照新《商標(biāo)法》的異議程序規(guī)定，如果商標(biāo)局裁定異議理由不成立，則國酒茅臺商標(biāo)將獲準(zhǔn)注冊并公告，異議人只能向商評委請求宣告該注冊商標(biāo)無效。如果異議成立，茅臺酒廠不服，可依據(jù)新《商標(biāo)法》第三十五條之規(guī)定向商評委申請異議復(fù)審。

相關(guān)鏈接

如何申請注冊商品商標(biāo)或服務(wù)商標(biāo)（摘錄）

5.以聲音標(biāo)志申請注冊商標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)在申請書中予以聲明，并在商標(biāo)圖樣框里對聲音商標(biāo)進(jìn)行描述，同時報送符合要求的聲音樣本，以及在商標(biāo)注冊申請書“商標(biāo)說明”欄中說明商標(biāo)的使用方式。

（1）聲音商標(biāo)的描述。應(yīng)當(dāng)以五線譜或者簡譜對申請用作商標(biāo)的聲音加以描述并附加文字說明；無法以五線譜或者簡譜描述的，應(yīng)當(dāng)使用文字進(jìn)行描述。

（2）聲音樣本的要求：

①通過紙質(zhì)方式提交聲音商標(biāo)注冊申請的，聲音樣本的音頻文件應(yīng)當(dāng)儲存在只讀光盤中，且該光盤內(nèi)應(yīng)當(dāng)只有一個音頻文件。通過數(shù)據(jù)電文方式提交聲音商標(biāo)注冊申請的，應(yīng)按照要求正確上傳聲音樣本。

②聲音樣本的音頻文件應(yīng)小于5MB，格式為wav或mp3。

（3）商標(biāo)描述與聲音樣本應(yīng)當(dāng)一致。

來源：中國工商報作者：溫海星（國家工商總局商標(biāo)局）編輯：IPRdaily Alisa

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