【美國司法】“間接禁反言”原則在專利訴訟中的應用

【小D導讀】

美國聯(lián)邦巡回法院于2014年11月19日判決了美國e.Ditigal公司起訴華為侵權一案。

? 本文系作者向IPRdaily投稿,轉載請注明出處（微信號：IPRdaily）。 ? 在此案里,原告e.Ditigal公司在美國加利福尼亞南部地區(qū)地方法院指控包括華為在內(nèi)的多家公司侵犯了它的兩項美國專利5,491,774(下文簡稱774號專利)和5,839,108(下文簡稱108號專利)。774號專利涉及帶有擴音器和快閃存儲介質的設備，該設備可以進行音頻錄制和回放。

在加利福尼亞南部地區(qū)地方法院審理此案之前,774號專利曾被美國科羅拉多地區(qū)法院審理過,也曾經(jīng)被美國專利商標局單方復審過。

具體一點,科羅拉多地區(qū)法院曾對于774號專利中的權利要求第1項和第19項中的“sole memory”(唯一內(nèi)存）一詞進行權利要求解釋,將其解釋為: 即使該設備使用微處理器,該設備也僅僅使用閃存,而不會使用RAM(隨機存取存儲器)或任何其它存儲系統(tǒng)。

在科羅拉多地區(qū)法院的審理之后,美國專利商標局對774號專利進行了單方復審。在單方復審過程里, 美國專利商標局獲準了e.Ditigal公司新增添的第33項權利要求。此第33項權利要求使用了“唯一內(nèi)存”一詞,并添加了“微處理器”一詞。

在美國專利商標局的單方復審之后,原告e.Ditigal公司在美國加利福尼亞南部地區(qū)地方法院起訴了華為等多家公司,指控其侵犯了774號專利中的第33項權利要求。加利福尼亞南部地區(qū)地方法院采納了科羅拉多地方法院對“唯一內(nèi)存”一詞做的權利要求解釋，并根據(jù)“間接禁反言”原則裁定華為等被告方們對該項專利未構成侵權行為。之后,原告e.Ditigal公司就這一裁定向聯(lián)邦巡回法院提起上訴。

“間接禁反言”原則的適用條件為：第一,后訴與前訴中的爭點為同一爭點；第二,前訴中已就該爭點作出有效終局判決；第三,反對“間接禁反言”原則的一方為前訴中的當事方（或與當事方有共同利益關系）。此案上訴的主要爭點為第一條,即此案中“唯一內(nèi)存”的權利要求解釋是否與科羅拉多地區(qū)法院案件中“唯一內(nèi)存”的權利要求解釋為同一爭點。

聯(lián)邦巡回法院肯定了加利福尼亞南部地區(qū)地方法院的裁決。聯(lián)邦巡回法院認為，新的第33項權利要求與第1項和19項權利要求使用了相同的“唯一內(nèi)存”權利限定一詞。而且，美國專利商標局的專利復審沒有修改、澄清, 或者告知這一詞的解釋，因為專利復審并沒有關注“唯一內(nèi)存”這一權利限定詞。除此以外, 聯(lián)邦巡回法院裁定第33項權利要求中新增加的“微處理器”一詞并沒有改變前訴中的分析，因為科羅拉多地方法院已經(jīng)對“微處理器”這一爭點進行了明確的裁定。因此,對于774號專利,聯(lián)邦巡回法院認為加利福尼亞南部地區(qū)地方法院正確地使用了“間接禁反言”原則。

至于此案件中涉及的另一項美國專利108號專利, 該專利的說明書里通過引用并入了774號專利。并且,108號專利的權利要求中也使用了“唯一內(nèi)存”權利限定一詞。有鑒于此, 加利福尼亞南部地區(qū)地方法院在審理時沒有對108號專利中的“唯一內(nèi)存”權利限定進行單獨的權利解釋,而是依據(jù)“間接禁反言”原則, 采納了科羅拉多地方法院對774號專利中的“唯一內(nèi)存”一詞做的權利要求解釋，并依此裁定被告方們對108號專利未構成侵權行為。

就108號專利的問題,聯(lián)邦巡回法院持相反意見。聯(lián)邦巡回法院認為，即使108號專利參考了774號專利，并將之作為先例，但它和774號專利沒有太大關聯(lián)。108號專利涉及的是一種獨立的發(fā)明，具有獨特的訴訟歷史和不同的書面描述。由于兩項專利沒有相關性，“間接禁反言”不適用于108號專利。因此,聯(lián)邦巡回法院認為加利福尼亞南部地區(qū)地方法院需要對108號專利進行新的權利要求解釋調查。也由此,聯(lián)邦巡回法院撤消了加利福尼亞南部地區(qū)地方法院對108號專利的裁決。并在108號專利的問題上, 該案例已被駁回重審。

來源：美國長盛律師事務所何昕律師編輯：IPRdaily 趙珍

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