【獨家首發(fā)】商標顯著性的動態(tài)演變淺析

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? 文 / 喬萬里律師浙江澤大律師事務所（個人微信號:IPcode） ? 【小D導讀】

商標所具有的區(qū)分不同經(jīng)營者提供的商品或服務來源的屬性，即是商標顯著性。顯著性是商標的核心概念，它決定了特定標識能否獲得商標專用權、商標權人能否維護商標專用權。可以說，顯著性是商標的靈魂！

商標顯著性不是靜態(tài)不變的，它隨著商標權被使用，從無到有，由弱到強，從有到無，由強及弱，乃至逐漸淡化，也可以失而復得，因此商標顯著性一直處于動態(tài)演變的過程中，隨商標權人使用行為的變化而變化。

商標顯著性從無到有

商標顯著性依據(jù)依據(jù)取得方式不同，可分為固有的顯著性和獲得的顯著性。一般來說，臆造商標、任意商標和暗示性商標具有固有的顯著性，可以直接獲準注冊，描述性商標則需要通過使用獲得第二含義后才能獲準注冊。

如日前火熱的“十萬個為什么”商標事件來看，其字面直接描述了商品的功能特點等，屬于缺乏顯著性的商標，所以被商標局、商標評審委員會先后駁回。從企業(yè)的角度，要獲得商標專用權保護，必須也只能從商標顯著性上下功夫，商標曾經(jīng)被駁回或復審理由不成立，不代表將來的特定階段仍然被駁回或復審理由不成立，如筆者曾代理的“澳門豆撈”餐飲服務商標的獲權和維權過程，其獲權即經(jīng)歷多年數(shù)次駁回，后復審最終獲權，復審的主要事實和理由就是對涉案商標的長期使用和廣泛使用，通過使用取得商標顯著性，獲得注冊。“十萬個為什么”等缺乏顯著性的商標，理論上也可以通過《商標法》第十一條第二款的例外情形，通過使用使其商標顯著性從無到有，得到保護。

商標顯著性從有到無

商標獲權以后，使用行為就顯得格外重要，決策者和管理者稍有疏忽，即可能導致商標顯著性從有到無，退化為商品或服務的通用名稱。

從新浪“拍客”商標案看，該商標2007年注冊時具有一定的顯著性，但并非商標權人獨創(chuàng)，而是網(wǎng)民智慧的結晶，由于網(wǎng)民普遍使用該詞匯，導致該詞匯商標顯著性明顯減弱，直至認定“拍客”為通用名稱，他人使用通用名稱的行為，不會造成相關公眾混淆，不應認定為侵犯商標權。 “通用名稱”事件近年來屢見不鮮，如“優(yōu)盤”移動硬盤、“解百納”紅酒、“酸酸乳”乳酸菌飲料等，這些涉及商品“通用名稱”的商標糾紛，往往涉及整個行業(yè)的發(fā)展秩序，一旦被認定為商品的通用名稱，則意味著商標的靈魂——顯著性已喪失。

商標顯著性從有到無再到有

商標顯著性從無到有和從有到無，都是普通商標獲權或維權原則的例外，而商標顯著性從有到無再到有則尤為不尋常。

“JEEP”商標的顯著性就經(jīng)歷了從有到無再到有的動態(tài)變化過程，堪稱經(jīng)典。1941年以“JEEP”命名的越野汽車誕生，1950年在美國成為注冊商標。在中國，“JEEP”商標1989年經(jīng)部分駁回后在童車商品上獲準注冊，1997年在汽車商品上獲準注冊。期間，“JEEP”商標經(jīng)歷了“生生死死”，其商標顯著性也一直在動態(tài)演變，尤其在“JEEP”淪為越野汽車通用名稱后，其商標權人及時調(diào)整商標戰(zhàn)略、使用策略，通過刊登維權聲明、舉辦推廣活動、突出商標使用、推出越野車代稱等各種方式方法引導媒體和社會大眾，使“JEEP”在汽車商品上又逐漸恢復了較強的顯著性，越野車逐漸被市場及公眾稱為SUV，而不再是“JEEP”車。

商標顯著性有無模糊、逐漸淡化

只有在起到區(qū)分商品或服務來源、彰顯商標使用人個性等基本功能時，商標才具有生命力。然而，隨意使用甚至放任使用已注冊商標，注冊商標在市場中逐漸喪失基本功能，讓消費者“傻傻分不清”，最終必將演變?yōu)樾袠I(yè)通用名稱，給注冊商標帶來“災難性”的后果。

譬如，一次性小型取暖貼與“暖寶寶”商標、雪地靴與“UGG”商標、彩色隱形眼鏡與“美瞳”商標、網(wǎng)絡搜索引擎服務與“百度”商標等，他們無不經(jīng)歷著驚心動魄的淡化與反淡化、淘汰與反淘汰的“斗爭”，盡管有的淡化是市場所為，如“暖寶寶”和“UGG”；有的淡化是商標權人放任，如“美瞳”；而有的淡化行為甚至是權利人主動所為，如“百度一下”。

商標顯著性的演變成因及影響

商標權人的使用行為決定了顯著性的演變。

商標權人正確規(guī)范使用商標，使得商標顯著性不斷增強，未注冊的弱顯著性商標可以通過使用，獲準為注冊商標，甚至成為未注冊的馳名商標；已注冊的商標通過長期廣泛的規(guī)范使用，顯著性的增強可以使該注冊商標逐漸成為省市著名商標；在具體案件中因其強勢的顯著性，還可以申請認定為馳名商標以獲得更廣更大范圍的保護。

商標權人錯誤放任使用商標，會使得商標顯著性不斷減弱淡化直至喪失為行業(yè)通用名稱。已注冊的強顯著性商標在使用過程中，因為商標權人的錯誤理解及各種不規(guī)范的”任性“使用，會使商標顯著性逐漸弱化或淡化，直至喪失，淪為包括同行競爭者在內(nèi)的所有主體皆可隨意使用的行業(yè)通用名稱。

同時，對注冊商標的長期閑置不用，也將導致商標顯著性的減弱、喪失甚至因被撤銷而導致無效。《商標法》49條第二款中任何單位或個人均可向商標局申請撤銷“沒有正當理由連續(xù)三年不使用”的注冊商標，后果不可謂不嚴重。

商標顯著性面臨的風險與應對

《商標法》49條第二款中任何單位或個人均可向商標局申請撤銷已成為“通用名稱”的注冊商標，其立法目的在于避免商標權人怠于行使自己的權利在其注冊商標淪為商品“通用名稱”后仍舊獲得壟斷利益，從而能保護同行業(yè)其他商家的利益及消費者通過該注冊商標識別商品來源的權利。

無論是缺乏顯著性的“十萬個為什么”商標，或是喪失顯著性的“拍客”商標，商標運營決策者正確運用商標戰(zhàn)略，合理使用商標行為，都顯得舉足輕重。

作為商標權人，按照核定商品服務項目、核定商標標識規(guī)范使用注冊商標，是最基本的前提。

商標權人在推廣商標時，應避免將商標動詞化使用。典型如“百度一下”，“今天你雅虎了嗎”，“今天你淘寶了嗎”...當權利人自身弱化其商標為動詞時，商標顯著性的弱化已經(jīng)不可避免的開始了，最終一些注冊商標將走上“氟利昂”冷凍劑、“席夢思”彈簧床墊、“優(yōu)盤”移動存儲設備、“雪花”高筋面粉等不歸路。

當商標權人發(fā)現(xiàn)他人弱化其商標顯著性時，應在第一時間宣示權利并制止。商標發(fā)生爭議時，商標權人還可以委托律師在媒體上刊登嚴正聲明，廣而告之，使他人不敢再有這樣的行為。如“暖寶寶”取暖貼和“UGG”雪地靴的商標權人均在全國性媒體如《中國工商報》上刊登過維權聲明，像新浪在獲得注冊商標后，“新浪微博”商標及時更換為“微博”商標等，均可視為宣示商標權利的一種形式。

發(fā)現(xiàn)他人弱化其商標行為情節(jié)嚴重的，及時尋求司法途徑救濟，要求對方停止侵權、賠償損并刊登致歉聲明等。

商標顯著性總是處于動態(tài)演變進程中

商標權人的使用行為決定了商標顯著性不是靜態(tài)不變的，商標權人正確規(guī)范使用其注冊商標，會使得商標顯著性不斷增強。商標權人錯誤放任使用其注冊商標，會使得商標顯著性不斷減弱淡化直至喪失為行業(yè)通用名稱或因沒有正當理由連續(xù)三年不使用而被撤銷?？傊?，商標顯著性一直處于動態(tài)演變進程中，隨著商標權人使用行為的變化而變化。商標權人應重視和規(guī)范其商標使用行為。就商標而言，得顯著性者得天下，反之亦然。

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編輯：IPRdaily 趙珍

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