企業(yè)再創(chuàng)新中專利合理借鑒與專利保護(hù)范圍破解

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配圖：IPRdaily “CTEX情報(bào)分析師” 為中國技術(shù)交易所特別推出的原創(chuàng)專欄，針對專利及技術(shù)情報(bào)在交易中的分析展開討論，力求將技術(shù)交易相關(guān)問題進(jìn)行“解剖”，用簡潔、清晰、準(zhǔn)確的分析語言，呈現(xiàn)技術(shù)交易與投融資過程中的潛在力量與潛伏危機(jī)。 本專欄接受個(gè)人及合作（會(huì)員）機(jī)構(gòu)的原創(chuàng)投稿，投稿郵箱：lzhang@ctex.cn 本期責(zé)任編輯：范樂媛 ? ******************** ? 本期情報(bào)分析師:楊澤、張娜、朱穎 （北京同立鈞成知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司）

 

摘要：最高法院的司法解釋在第17條中確定了等同原則，此原則的確定給企業(yè)中技術(shù)創(chuàng)新提出了更高的標(biāo)準(zhǔn)，保證創(chuàng)新技術(shù)所申請的專利具有新創(chuàng)性的同時(shí)，還要保證創(chuàng)新的產(chǎn)品能夠避免出現(xiàn)侵權(quán)情況，因此，本文主要從等同原則的侵權(quán)判定角度出發(fā)，淺談企業(yè)再創(chuàng)新中專利合理借鑒與專利保護(hù)范圍破解。

 

關(guān)鍵詞：等同侵權(quán)、專利合理借鑒、專利保護(hù)范圍破解

 

引言：《最高人民法院關(guān)于審理專利權(quán)糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》中第17條將侵權(quán)判定中的“等同原則”通過司法解釋得以確定。該第17條規(guī)定：“專利法第五十六條第一款所稱的‘發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求’，是指專利權(quán)的保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)以權(quán)利要求書中明確記載的必要技術(shù)特征所確定的范圍為準(zhǔn)，也包括與該必要技術(shù)特征相等同的特征所確定的范圍，等同特征是指與所記載的技術(shù)特征以基本相同的手段、實(shí)現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果，并且本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員無須經(jīng)過創(chuàng)造性勞動(dòng)就能夠聯(lián)想到的特征?！?

 

一、等同原則的適用 等同侵權(quán)是相對于字面侵權(quán)而言的。如果被訴侵權(quán)產(chǎn)品或方法與專利權(quán)利要求書相比，具備了專利權(quán)利要求書中所有技術(shù)特征，則構(gòu)成字面侵權(quán)，上述判斷也可以稱之為全面覆蓋原則。一般情況下，毫無改動(dòng)的抄襲專利是比較少見的，侵權(quán)人往往對專利權(quán)利要求書中的一個(gè)或幾個(gè)必要技術(shù)特征稍加改變，以逃避侵權(quán)。等同原則正是適應(yīng)這種情況產(chǎn)生的。 所謂等同侵權(quán)是指：被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法與權(quán)利要求書相比，有一個(gè)或幾個(gè)技術(shù)要素不相同，但是這種差異只有非實(shí)質(zhì)性的區(qū)別，法院就會(huì)依此認(rèn)定為侵權(quán)。因此，判斷被訴侵權(quán)產(chǎn)品或方法中是否具有與授權(quán)專利相應(yīng)特征相等同的特征，必須從手段、功能、效果以及本領(lǐng)域技術(shù)人員是否顯而易見等四個(gè)方面分別進(jìn)行比較，如果兩者的手段、功能、效果基本相同，而且對于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說也屬于顯而易見的話，則可以認(rèn)定為等同特征，否則就不宜認(rèn)定為等同特征。 另外，需要進(jìn)一步說明的是，在判定兩個(gè)技術(shù)特征是否構(gòu)成等同特征的過程中主要應(yīng)該考慮創(chuàng)造性因素，因?yàn)橐坏┍辉V侵權(quán)技術(shù)方案中的相應(yīng)技術(shù)特征對于專利技術(shù)方案中的相應(yīng)技術(shù)特征而言具有了創(chuàng)造性，也就說明兩者屬于本質(zhì)不同的技術(shù)特征，則被訴侵權(quán)技術(shù)方案相對于專利技術(shù)方案而言也就屬于本質(zhì)不同的技術(shù)方案，所以該技術(shù)特征也就不再屬于與專利技術(shù)方案相應(yīng)技術(shù)特征等同的特征；反之，如果該被訴侵權(quán)物的相應(yīng)特征只是對于專利技術(shù)相應(yīng)特征進(jìn)行了簡單的文字變換、常規(guī)手段的等效變換，則這種變換不具有任何創(chuàng)造性，實(shí)際上仍然是一種意圖規(guī)避侵權(quán)的侵權(quán)行為。 二、等同原則的判定時(shí)間 在判定兩個(gè)技術(shù)特征是否構(gòu)成等同時(shí)，采用不同的時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)所得到的結(jié)論往往是不一樣的。對于應(yīng)該以專利申請日、專利公開日、專利授權(quán)公告日還是專利侵權(quán)日為標(biāo)準(zhǔn)，各國有不同的規(guī)定。在我國的法律法規(guī)中尚沒有明確的規(guī)定。根據(jù)《北京高院若干意見》第37條的規(guī)定“判定被控侵權(quán)物（產(chǎn)品或方法）中的技術(shù)特征與專利獨(dú)立權(quán)利要求中的技術(shù)特征是否等同，應(yīng)當(dāng)以侵權(quán)行為發(fā)生的時(shí)間為界限”，北京市高級(jí)人民法院在司法實(shí)踐中采用的是以專利侵權(quán)日為判斷是否構(gòu)成等同的時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)。 三、企業(yè)如何合理借鑒已有技術(shù)與破解其保護(hù)范圍 對于企業(yè)的技術(shù)的研發(fā)而言，可以站在巨人的肩膀上，對競爭對手或者同行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)的專利進(jìn)行檢索并對其進(jìn)行研究，這樣可以最大程度的避免侵犯已有專利權(quán)。還能夠發(fā)現(xiàn)專利地圖上的薄弱環(huán)節(jié)，以克服同類技術(shù)已有專利的不足或替代的方案，從而可以增加自己的專利儲(chǔ)備。 目前，采用主要的侵權(quán)規(guī)避策略為：通過合理借鑒專利權(quán)利要求進(jìn)行規(guī)避。例如：采用與專利相近的技術(shù)方案，并缺少至少一個(gè)技術(shù)特征，和/或至少有個(gè)一個(gè)必要技術(shù)特征與已有專利權(quán)利要求不同。 以下將從新技術(shù)研發(fā)和專利申請這兩個(gè)角度出發(fā)，淺談如何合理借鑒已有技術(shù)與破解其保護(hù)范圍：

 

1、針對新技術(shù)研發(fā) 第一個(gè)案例： A公司向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請了一件實(shí)用新型，并被國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局授予實(shí)用新型專利。該實(shí)用新型的獨(dú)立權(quán)利要求1如下記載：一種可升降座椅，其特征在于，所述座椅包括：底座（1）、椅座升降機(jī)構(gòu)（2））、椅座（3），椅背（4）。其摘要附圖可以如圖1所示： 圖1 依據(jù)上述專利，企業(yè)中的技術(shù)人員可以從專利的正向思維角度來考慮，即依次從技術(shù)問題、技術(shù)手段和技術(shù)效果三個(gè)方面入手。具體的，由于椅座上沒有支撐物，因此可能會(huì)導(dǎo)致用戶坐在該椅子上會(huì)出現(xiàn)不平衡的情況。為了解決該技術(shù)問題，技術(shù)人員可以采用在椅座上增加扶手，以使得用戶坐在該椅子上可以保持平衡。 但是，該企業(yè)所生產(chǎn)的在椅座上增加扶手的椅子這一新產(chǎn)品還是構(gòu)成侵權(quán)行為，其原因是：該新產(chǎn)品包括了上述專利權(quán)利要求的全部必要技術(shù)特征，因此，屬于相同侵權(quán)。 這里需要說明的是，雖然該新產(chǎn)品的特征多于專利權(quán)利要求中的技術(shù)特征，而且性能可能還要優(yōu)于專利權(quán)利要求所保護(hù)的椅子，但是，由于專利保護(hù)的是智力成果，因此，在后的產(chǎn)品如果是在專利產(chǎn)品的基礎(chǔ)上進(jìn)行了改進(jìn)，盡管該新產(chǎn)品可能性能要優(yōu)于專利產(chǎn)品，但是由于使用了他人的專利，利用了他人的智力成果，就必須獲得他人的許可，否則就是侵權(quán)行為。 為了避免侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，我們可以在增加扶手的同時(shí)，還可以刪除上述專利權(quán)利要求中的一個(gè)必要技術(shù)特征，并將專利權(quán)利要求中的另一個(gè)必要技術(shù)特征進(jìn)行替換，以使得該替換后的技術(shù)特征所構(gòu)成的新產(chǎn)品所解決的技術(shù)問題和達(dá)到的技術(shù)效果不同于上述專利權(quán)利要求所解決的技術(shù)問題以及達(dá)到的技術(shù)效果。 例如，可以將上述專利權(quán)利要求中的椅座升降機(jī)構(gòu)這一必要技術(shù)特征刪除，同時(shí)，將上述專利權(quán)利要求中的底座替換成由兩個(gè)彎曲的支撐物構(gòu)成的底座，且該底座與扶手相連接，不僅能夠保持用戶坐在椅子上時(shí)的平衡，還能夠使得椅子能夠前后搖擺，使得用戶坐在椅子上更加舒服。具體的，該改進(jìn)后的產(chǎn)品可以具體如圖2所示， 圖2 由圖2可知，圖2所示椅子缺少上述專利權(quán)利要求中的椅座升降機(jī)構(gòu)這一必要技術(shù)特征，同時(shí)還將上述專利權(quán)利要求中的底座替換成由兩個(gè)彎曲的支撐物構(gòu)成的底座，且該底座與扶手相連接，由于缺省一個(gè)必要技術(shù)特征，且替換的技術(shù)特征與上述專利權(quán)利要求中的椅座非等同特征，因此，使得圖2改進(jìn)后的產(chǎn)品可以有效地避免了侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。 第二個(gè)案例： B公司向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請了一個(gè)發(fā)明專利，并被授予專利權(quán)。該專利解決的技術(shù)問題是：防止手機(jī)丟失或者盜竊后，手機(jī)中的信息泄露。權(quán)利要求為：一種手機(jī)密碼系統(tǒng)，其設(shè)于一手機(jī)中，用于通過問題答案設(shè)置模塊，判斷該手機(jī)的使用者是否為合法用戶，并在判斷出為合法用戶時(shí)，觸發(fā)手機(jī)開啟。有益效果為：有效地保護(hù)了手機(jī)中信息的安全。 技術(shù)人員可以從相同的技術(shù)問題，即現(xiàn)有技術(shù)中由于手機(jī)丟失或者盜竊后，造成手機(jī)中的信息泄露的技術(shù)問題出發(fā)，采用至少一個(gè)必要技術(shù)特征，替換專利權(quán)利要求中的一個(gè)技術(shù)特征，達(dá)到相同的技術(shù)效果，但是替換的技術(shù)特征對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是非顯而易見的。 例如，對手機(jī)進(jìn)行改進(jìn)，以在手機(jī)中增加指紋驗(yàn)證或者聲音驗(yàn)證模塊，以替換專利權(quán)利要求中的問題答案設(shè)置模塊這一必要技術(shù)特征，雖然他們解決的技術(shù)問題相同，即手機(jī)丟失或者盜竊后，手機(jī)中的信息泄露的問題，達(dá)到的技術(shù)效果也相同，即有效地防止手機(jī)丟失或者盜竊后，手機(jī)中的信息泄露，但采用的技術(shù)特征不同，且對于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是非顯而易見的，因此，該改進(jìn)的手機(jī)可以有效地避免侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。

 

2、針對專利申請 以上述第一個(gè)案例為例，在了解第一案例中的專利權(quán)利要求之后，企業(yè)中的技術(shù)人員可以從專利的正向思維角度來考慮，即依次從技術(shù)問題、技術(shù)手段和技術(shù)效果三個(gè)方面入手。具體的，由于椅座上沒有支撐物，因此可能會(huì)導(dǎo)致用戶坐在該椅子上會(huì)出現(xiàn)不平衡的情況。為了解決該技術(shù)問題，技術(shù)人員可以采用在椅座上增加扶手，以使得用戶坐在該椅子上可以保持平衡。若在椅座上增加扶手這一技術(shù)方案相對于已有技術(shù)具有新穎性和創(chuàng)造性，則可以將這一技術(shù)方案進(jìn)行專利申請。 同時(shí)，為了避免侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，我們可以在增加扶手的同時(shí)，還可以刪除一個(gè)必要技術(shù)特征，并將專利權(quán)利要求中的另一個(gè)必要技術(shù)特征進(jìn)行替換，以使得該替換后的技術(shù)特征所構(gòu)成的技術(shù)方案所解決的技術(shù)問題和達(dá)到的技術(shù)效果不同于上述專利權(quán)利要求所解決的技術(shù)問題以及達(dá)到的技術(shù)效果。例如，將圖2所示的改進(jìn)的椅子進(jìn)行專利申請。 這里需要說明的是，對于在椅座上增加扶手這一技術(shù)方案申請專利，雖然開發(fā)對應(yīng)的產(chǎn)品可能會(huì)是侵權(quán)行為，但是從專利布局上考慮，可以通過外圍專利包圍基礎(chǔ)專利，不僅可以增加自身的專利儲(chǔ)備，還可以增加談判的籌碼，以實(shí)現(xiàn)交叉許可。

 

以上述第二案例為例，在了解第二案例中的專利權(quán)利要求之后，企業(yè)技術(shù)人員可以從相同的技術(shù)問題，即現(xiàn)有技術(shù)中由于手機(jī)丟失或者盜竊后，造成手機(jī)中的信息泄露的技術(shù)問題出發(fā)，采用至少一個(gè)必要技術(shù)特征，替換專利權(quán)利要求中的一個(gè)技術(shù)特征，達(dá)到相同的技術(shù)效果，但是替換的技術(shù)特征對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是非顯而易見的。 例如，可以采用指紋驗(yàn)證或者聲音驗(yàn)證等必要技術(shù)特征來替換專利權(quán)利要求中的問題答案設(shè)置這一必要技術(shù)特征，雖然他們解決的技術(shù)問題相同，即手機(jī)丟失或者盜竊后，手機(jī)中的信息泄露的問題，達(dá)到的技術(shù)效果也相同，即有效地防止手機(jī)丟失或者盜竊后，手機(jī)中的信息泄露，但采用的技術(shù)特征不同，且對于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是非顯而易見的，因此，該改進(jìn)的方案可以申請專利。

 

四、小結(jié) 專利的合理借鑒和保護(hù)范圍破解是企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)策略中避免侵權(quán)發(fā)生的重要措施。同時(shí)，專利的合理借鑒和保護(hù)范圍破解也需要利用專利侵權(quán)的判定原則等法律規(guī)定來進(jìn)行規(guī)避。因此，本文主要從等同原則的侵權(quán)判定原則為例，簡要論述了企業(yè)如何利用等同侵權(quán)的判定原則來進(jìn)行專利的合理借鑒和保護(hù)范圍破解，期待企業(yè)技術(shù)人員能夠合理借鑒現(xiàn)有專利，產(chǎn)生更多好技術(shù)、好專利。