商標(biāo)評審程序中對“相同的事實和理由”的認(rèn)定

作者：臧寶清  國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會

根據(jù)我國現(xiàn)行商標(biāo)法實施條例第六十二條規(guī)定：申請人撤回商標(biāo)評審申請的，不得以相同的事實和理由再次提出評審申請。國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會（下稱商標(biāo)評審委員會）對商標(biāo)評審申請已經(jīng)作出裁定或者決定的，任何人不得以相同的事實和理由再次提出評審申請。但是，經(jīng)不予注冊復(fù)審程序予以核準(zhǔn)注冊后向商標(biāo)評審委員會提出宣告注冊商標(biāo)無效申請的除外。在商標(biāo)評審程序中，適用“一事不再理”原則的核心在于對“相同的事實和理由”的界定。我國現(xiàn)行商標(biāo)法實施條例禁止提出具有相同的“事實和理由”的評審申請，反之即只要事實和理由其中之一或者兩者全部不相同，則均應(yīng)被受理。

第一，相同的理由。

關(guān)于相同理由的認(rèn)定，相對較為簡單。一般情況下，我國現(xiàn)行商標(biāo)法不同的實體確權(quán)條款對應(yīng)著不同的理由，部分條款，如我國現(xiàn)行商標(biāo)法第三十二條前后兩段對應(yīng)著不同的理由，而前半段又因在先權(quán)利類型的不同，分為多種理由，第十條第一款第（八）項、第四十四條第一款等亦對應(yīng)著不同的理由。雖然不同確權(quán)實體條款之間可能存在競合的情況，但作為評審理由之間的界分應(yīng)該是清晰的。

第二，相同的事實。

實踐中，難點(diǎn)在于對相同的事實的認(rèn)定，因為商標(biāo)評審事實的認(rèn)定需要證據(jù)予以支持，所以關(guān)于相同事實的認(rèn)定，集中在對于證據(jù)的甄別判定。從商標(biāo)評審案件的審理結(jié)果來倒推，最后未認(rèn)定構(gòu)成“一事”的，均在于后案的證據(jù)與前案相比有實質(zhì)性的不同，從而導(dǎo)致案件事實認(rèn)定上出現(xiàn)根本性變化，案件的審理結(jié)論隨之更改。如在第1735830號“朗文教育LOMOND及圖”商標(biāo)爭議糾紛案中，人民法院作出判決認(rèn)為，證據(jù)作為認(rèn)定事實的依據(jù)，屬于事實的一部分。由于培生教育出版社有限公司（下稱培生公司）在商標(biāo)異議階段提交的證據(jù)明顯少于商標(biāo)爭議階段所提交的證據(jù)，即培生公司在商標(biāo)爭議階段提出了不同于商標(biāo)異議階段的證據(jù)和事實，故未違反“一事不再理”原則。

同理，在認(rèn)定構(gòu)成“一事”的情況，則是認(rèn)為后案證據(jù)與前案相比無實質(zhì)性不同。在第1313506號“寶馬A8”商標(biāo)爭議糾紛案中，爭議申請人兩次提出爭議，理由中均包含其在先商標(biāo)構(gòu)成馳名商標(biāo)并據(jù)此請求撤銷爭議商標(biāo)注冊，商標(biāo)評審委員會認(rèn)為申請人在提出第二次爭議時提出的關(guān)于馳名商標(biāo)的主張屬于以相同的事實和理由提出，不予支持。人民法院作出判決維持了商標(biāo)評審委員會作出的被訴裁定，認(rèn)為申請人在提出第二次爭議申請時，為支持其提出的關(guān)于馳名商標(biāo)的主張所提交的證據(jù)與第一次爭議申請時所提證據(jù)相比，多了一份國家工商行政管理總局商標(biāo)局（下稱商標(biāo)局）作出的異議裁定、《財富》500強(qiáng)公司歷年名單、《商業(yè)周刊》全球最有價值的100個品牌、德國最有價值品牌前20名、《全球名車錄》歷年報道。由于證據(jù)相關(guān)性、證明力等方面的問題，故上述證據(jù)未能對商評委基于根據(jù)2001年10月27日第九屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十四次會議《關(guān)于修改〈中華人民共和國商標(biāo)法〉的決定》第二次修正的商標(biāo)法（下稱第二次修正的商標(biāo)法）第十三條第二款的審查產(chǎn)生實質(zhì)性影響，商標(biāo)局作出的被訴裁定認(rèn)定構(gòu)成以相同的事實和理由再次提出評審申請并無不當(dāng)。

第三，關(guān)于“相同的事實”認(rèn)定的幾種標(biāo)準(zhǔn)。

從以上案件的對比中，似乎難以對于認(rèn)定不構(gòu)成“一事”的證據(jù)的差異作精確的定量分析，后案受理與否的決定性的因素仍在于商標(biāo)評審人員或者法官對于案件實體處理的認(rèn)定。雖然如此，從相關(guān)案件處理中關(guān)于不構(gòu)成“一事”的證據(jù)認(rèn)定的表述看，“不再理”與“再理”之間在形式上仍然存在以下幾個劃分標(biāo)準(zhǔn)：

其一，證據(jù)的種類的不同。

如在第3820113號“巴盧瑪BALUMA及圖”商標(biāo)爭議糾紛案中，人民法院作出判決認(rèn)為，申請人提出第二次爭議申請時提交的經(jīng)銷合同、《合眾商情》、婚姻登記檔案證明均在第一次提出爭議申請時未提交，可視為基于不同的事實提出的新的爭議申請。后案新提交的不同類型的證據(jù)補(bǔ)強(qiáng)了原案證據(jù)在證明力方面的不足，從而亦改變了原裁定的結(jié)論。

其二，證據(jù)數(shù)量的不同。

上述“朗文教育LOMOND及圖”商標(biāo)爭議糾紛案中，申請人在商標(biāo)爭議程序中所提交的證據(jù)數(shù)量（其中也包括了證據(jù)種類的不同）遠(yuǎn)多于其在商標(biāo)異議程序中的證據(jù)數(shù)量，從而導(dǎo)致案件的定性改變。

其三，證據(jù)所證明問題的角度不同。

在第1907456號“益母草及圖”商標(biāo)爭議糾紛案中，爭議商標(biāo)經(jīng)異議復(fù)審程序予以核準(zhǔn)注冊，在異議復(fù)審理由中包括了爭議商標(biāo)（被異議商標(biāo)）直接反映了商品的原材料等特點(diǎn)，缺乏顯著性的理由，申請人提交了包裝袋作為證據(jù)，異議復(fù)審裁定未支持該項理由。在爭議中申請人又提出第二次修正的商標(biāo)法第十一條第一款第（二）項的理由，商標(biāo)評審委員會未予評述該理由。人民法院判決撤銷商標(biāo)評審委員會作出的被訴裁定，認(rèn)為程序違法，商標(biāo)評審委員會應(yīng)該對爭議商標(biāo)是否違反第二次修正的商標(biāo)法第十一條第一款第（二）項的規(guī)定進(jìn)行評審，原因在于商標(biāo)評審委員會作出的被訴裁定中所涉及的證據(jù)與異議復(fù)審裁定所依照的證據(jù)不同，所要證明該問題的角度不同。在商標(biāo)異議復(fù)審裁定中所依照的證據(jù)用以證明相關(guān)企業(yè)使用“益母草”文字的目的，是為了描述產(chǎn)品的原料特點(diǎn)，以及在衛(wèi)生巾等商品中添加益母草成份已成為行業(yè)慣例。而在爭議裁定中的證據(jù)用以證明“益母草”不但表明了產(chǎn)品的原料特點(diǎn)，還進(jìn)一步表明了功能和用途。因此兩份裁定并非基于同樣的事實和理由。

其四，從證據(jù)的形成時間等因素考量。在“采樂”商標(biāo)爭議糾紛案的再審判決中，最高人民法院明確：所謂新的事實應(yīng)該是以新證據(jù)證明的事實，而新證據(jù)應(yīng)該是在裁定或者決定之后新發(fā)現(xiàn)的證據(jù)，或者確實是在原行政程序中因客觀原因無法取得或在規(guī)定期限內(nèi)不能提供的證據(jù)。專利審查指南則對前案中理由和證據(jù)在后案中的采信提供了出口：如果再次提出的無效宣告請求的理由或者證據(jù)因時限等原因未被在先的無效宣告請求審查決定所考慮，則該請求不屬于上述（即以同樣的理由和證據(jù)再次提出無效宣告請求）不予受理和審理的情形。上述最高人民法院判決和專利審查指南對證據(jù)的認(rèn)定一“緊”一“松”，二者所規(guī)范的情形不同：前者要求后案中的證據(jù)是前案所未涉及到的證據(jù)，后者則保證前案中未審查認(rèn)定的證據(jù)能夠順利進(jìn)入后案的審查。上述“采樂”案中，法院判決要求新的事實須有新證據(jù)的支持，而對“新證據(jù)”的界定條件基本上采取了與民事訴訟中“新的證據(jù)”同一標(biāo)準(zhǔn)，顯然較為嚴(yán)格，但對于限制隨意再次提出評審申請、維護(hù)原裁定所形成的法律秩序的安定性來說，是必要的。

另外，即使所援引的法條和具體的理由相同，但在基于在先商標(biāo)提出請求的案件中，如果該在先商標(biāo)并非同一件商標(biāo)，也應(yīng)視為不同的事實。如在第4018526號“淮海HUAIHAI及圖”商標(biāo)爭議糾紛案中，商標(biāo)異議程序中當(dāng)事人提出了引證商標(biāo)一，爭議程序中除引證商標(biāo)一外，又提出了引證商標(biāo)二，事實發(fā)生了變化。當(dāng)然，實踐中也有判決認(rèn)為此種情形為“新的理由”。

來源：cipnews

編輯：IPRdaily王夢婷

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