被起訴侵犯他人外觀設計專利后怎么辦

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作者：趙虎 律師 北京市東易律師事務所合伙人

來源：IPRdaily

被起訴侵犯了他人的外觀設計專利權，第一件事情是要審查一下原告的外觀設計專利權是否有效。

根據(jù)專利法的規(guī)定，我國的專利可以分為發(fā)明專利、實用新型專利和外觀設計專利。發(fā)明專利經(jīng)過了實質審查，而實用新型專利和外觀設計專利沒有經(jīng)過實質審查，只要形式上符合要求，就會發(fā)給專利證書。

所以，在我國很多大實用新型專利和外觀設計專利是不符合專利法要求的實質要件的。有一段時間，如認為他人侵犯了自己的實用新型專利或者外觀設計專利到法院起訴的話，法院會要求原告提供專利評價報告，否則不給立案。專利評價報告，就是對專利是否符合專利法規(guī)定的實質要件進行檢索、評價之后出具的報告。這里指的實質要件，主要是新穎性、實用性和先進性。當然，現(xiàn)在法律已經(jīng)明確規(guī)定，不用再起訴之前進行專利權評價了。

新穎性，即專利技術方案在專利申請以前國內(nèi)外都沒有過，沒有人公開發(fā)表也沒有人公開使用（2008年專利法修改以前，新穎性規(guī)定的是國內(nèi)公開使用和公開發(fā)表、國外僅公開發(fā)表）。這個時候的參照物不僅僅要求能跟專利進行比對，而且時間上必須在專利申請之前。

雖然專利法規(guī)定，被控侵權人有證據(jù)證明其實施的技術或者設計屬于現(xiàn)有技術或者現(xiàn)有設計的，不構成侵犯專利權。但是，很多時候，法院的法官沒有理科或者工科背景，不能獨立的對技術的問題作出判定，或者不愿對技術的問題作出判定。如果技術比較復雜，建議可以到專利復審委員會申請專利無效。專利復審委員會受理后，請求法院中止審理，一般法院還是比較喜歡這種方式的。

解決了專利是否有效的問題（新穎性的問題比較多），如果專利依然有效，下一步就是拿原告的專利跟被告的產(chǎn)品或者技術方案進行比對。很多人拿原告的產(chǎn)品跟被告的產(chǎn)品進行比對，這樣是錯誤的。

這種比對并非簡單的一樣還是不一樣。關鍵是要看原告的專利權利要求書第1項（有的時候包括第2項）獨立權利請求的技術特征有哪些，被告的產(chǎn)品和技術方案有沒有包括這些技術特征。如果包括了這些技術特征，雖然多出了一些技術特征是不一樣的，也構成侵權。如果不能全部包括這些技術特征，但是有些技術特征與專利請求書的從屬權利請求（一般是第2項往下）一樣，也不構成侵權。當然，還有同等替換的問題，不過再寫就更復雜了。

當然，侵犯專利權的案件中還涉及許多其他的問題。但是，以上說的兩個問題是焦點，基本上所有的侵犯專利權的案件都會涉及到！

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作者：趙虎 律師 北京市東易律師事務所合伙人

整理：IPRdaily王夢婷