從企業(yè)專利申請管理的視角探討如何獲取高質(zhì)量專利申請文件

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筆者從事企業(yè)知識產(chǎn)權管理工作十五余載，大致也經(jīng)歷了中國知識產(chǎn)權制度的起步與發(fā)展，也曾見證過諸如大型民營企業(yè)、臺資企業(yè)、外資企業(yè)等多種類型企業(yè)內(nèi)部知識產(chǎn)權管理工作?；厥锥嗄陱臉I(yè)之路，雖無高屋建瓴式的高深論道，畢竟身在其中，也有一些細小深刻之體會，今愿寫出與各位分享。

專利申請的質(zhì)與量，是企業(yè)專利策略的重要組成部分。企業(yè)不積極申請專利保護自己的發(fā)明創(chuàng)造可能面臨重重危機，但是專利申請質(zhì)量得不到保證同樣會將企業(yè)置于危險邊緣。

近期處理了幾個案件，這幾個案件的當事人均是創(chuàng)新型中小企業(yè)。案件處理過程中，了解了這些企業(yè)的專利保護現(xiàn)狀，雖談不上震驚，但也著實讓人惋惜，惋惜之余，不禁激發(fā)了我想要說幾句的欲望，可能是因為曾作過十幾年大型跨國公司知識產(chǎn)權管理者的緣故吧，職業(yè)病所趨，每每與此種案件當事人溝通過程中，總不由自主的要多嘮叨幾句關于企業(yè)知識產(chǎn)權管理方面的事情。逐漸的碰到此種類型的案件多了，深感這已非一兩家企業(yè)的個別問題，顯然是現(xiàn)階段我國創(chuàng)新型中小企業(yè)所普遍存在的問題。

一、創(chuàng)新型中小企業(yè)的專利申請管理現(xiàn)狀與存在的問題

案例一：

A公司，公司負責人找到我是因為他發(fā)現(xiàn)有一家競爭對手生產(chǎn)與A公司一模一樣的產(chǎn)品，由于競爭對手產(chǎn)品銷售價格較低，所以逐漸地搶了很多A公司的客戶。在與該負責人溝通如何維權的過程中，我們了解到A公司擁有多項實用新型專利，但是這些專利都是在A公司的產(chǎn)品在市場上熱銷多年后才提交的申請。根據(jù)我國《專利法》的相關規(guī)定，授予專利權的發(fā)明和實用新型應當具備新穎性，即該發(fā)明或者實用新型應在申請日以前不為國內(nèi)外公眾所知。本案中，A公司的專利在申請日以前已在國內(nèi)市場公開銷售，因此，如果A公司要維權，其面臨的一個很大的風險將會是該專利會由于在申請日之前的使用公開而被無效。

案例二：

B公司，公司負責人找到我是因為她發(fā)現(xiàn)有競爭對手在網(wǎng)上銷售與其產(chǎn)品完全相同的產(chǎn)品。與該負責人溝通中了解到B公司非常重視新技術研發(fā)，也非常及時的對每一項新技術去申請專利，B公司每年會花費很多成本在產(chǎn)品研發(fā)及專利保護上。當現(xiàn)場對B公司的專利及涉嫌侵權產(chǎn)品進行比對時，我們吃驚的發(fā)現(xiàn)，B公司專利權利要求1中幾乎包括了所有實施例中的技術特征，而被控侵權產(chǎn)品只是復制了其中的一個實施例，因此被控侵權產(chǎn)品由于缺少權利要求1中的多個技術特征而并不被權利要求1的保護范圍所涵蓋。本案中，由于B公司的專利權利要求中包含了多個非必要技術特征而使得專利權利要求保護范圍過小，根據(jù)我國專利侵權判定中的全面覆蓋原則，被控侵權產(chǎn)品只要缺少權利要求中的至少一項技術特征就不會構成侵權。

案例三：

著名的蘋果公司與上海智臻公司專利侵權案，想來大家應該都很熟悉。2012年6月智臻公司向上海市第一中級人民法院起訴蘋果公司，稱其siri語音系統(tǒng)侵犯上海智臻公司所擁有的一項專利權。本案一出，業(yè)內(nèi)一片嘩然，各種評論都有，其中不乏對智臻公司點贊的，認為智臻公司作為創(chuàng)新型中小民營企業(yè)代表，敢于挑戰(zhàn)蘋果公司這樣的國際巨頭，無論在技術實力還是在自主知識產(chǎn)權的保護方面都是國人的驕傲。

然而當侵權案件還在審理過程中時，2012年11月，蘋果公司針對該項專利向專利復審委員會提出無效申請，2013年9月，專利復審委員會做出第21307號無效宣告請求審查決定，維持涉案專利權全部有效。蘋果公司不服，向北京一中院提起行政訴訟。北京一中院經(jīng)審理后一審判決維持專利復審委員會做出的21307號決定。后蘋果公司不服，又向北京高院提起上訴，2015年4月21日，北京市高院以該專利不符合專利法二十六條第三款、第四款以及專利法實施細則第二十條第一款等明顯實質(zhì)性缺陷、應當宣告無效為理由，撤銷了北京一中院行政判決和國家知識產(chǎn)權局專利復審委員會的無效決定，并要求專利復審委員會對該專利重新作出無效宣告審查決定。根據(jù)我國《專利法》及《專利法實施細則》相關規(guī)定，專利說明書應當對發(fā)明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術領域的技術人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準；權利要求書應當以說明書為依據(jù)，清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍；權利要求書應當說明發(fā)明或者實用新型的技術特征，清楚、簡要地表述請求保護的范圍。本案中，專利之所以被宣告無效，主要原因就在于說明書及權利要求書在撰寫方面存在不符合前述《專利法》及《專利法實施細則》的要求的質(zhì)量瑕疵。

通過以上案例，我們發(fā)現(xiàn)這些公司存在一個共同的問題，就是這些企業(yè)都申請了專利，儲備了競爭“利器”,但是當發(fā)現(xiàn)侵權，準備拿起這個“利器”維權時，卻發(fā)現(xiàn)“利器”根本不能助力。握在手中的專利由于質(zhì)量存在問題而面臨被無效的風險。這種質(zhì)量存在問題的專利即是我們常說的“劣質(zhì)專利”?，F(xiàn)階段我國的創(chuàng)新型中小企業(yè)雖在科技創(chuàng)新方面具有較強實力，但由于專利申請管理的步伐遠遠沒有跟上科技創(chuàng)新的步伐，從而導致這些企業(yè)手中握有的專利很大一部分都是“劣質(zhì)專利”。

然而在市場經(jīng)濟環(huán)境下，創(chuàng)新型中小企業(yè)要想在激烈的市場競爭中獲得和保持市場競爭力，就必須擁有自己的高質(zhì)量專利，而高質(zhì)量專利來源于高質(zhì)量的專利申請文件。鑒于此，筆者想通過本文與大家探討創(chuàng)新型中小企業(yè)應如何構建自己的專利申請管理制度以提高企業(yè)專利申請文件的質(zhì)量。

二、創(chuàng)新型中小企業(yè)“劣質(zhì)專利”產(chǎn)生的原因

企業(yè)專利申請管理指企業(yè)通過設置專業(yè)的管理團隊或管理人員，按照一定的制度規(guī)范對企業(yè)專利申請各環(huán)節(jié)所進行的一項管理制度。通過企業(yè)專利申請管理，可以保障企業(yè)科技創(chuàng)新成果能及時轉(zhuǎn)化為高質(zhì)量的專利申請文件，進而轉(zhuǎn)變?yōu)楦哔|(zhì)量的專利。

目前我們國家創(chuàng)新型中小企業(yè)專利申請管理方面具有以下突出特征：

沒有專門的專利管理團隊或?qū)I(yè)的專利管理人員

沒有建立相應的專利管理制度與流程。

不重視專利質(zhì)量且缺乏對專利質(zhì)量進行審核的意識

由于沒有科學的專利申請管理制度，導致中小型企業(yè)要么不重視專利申請，要么一味只追求專利申請的數(shù)量，而忽略專利申請文件的質(zhì)量，產(chǎn)生一個又一個劣質(zhì)專利，這些劣質(zhì)專利的存在，使得大多數(shù)創(chuàng)新型中小企業(yè)手里拿著的專利證書幾乎成為一紙空文，沒有任何權利可主張。

創(chuàng)新型中小企業(yè)之所以會有這樣的專利申請管理現(xiàn)狀，究其原因主要有以下幾點：

1）企業(yè)管理者對知識產(chǎn)權管理工作重視不夠、投入偏低。知識產(chǎn)權對企業(yè)經(jīng)營的貢獻往往隱含在有形的產(chǎn)品和無形的市場中，難以直接量化。企業(yè)管理層往往更多地強調(diào)有形資產(chǎn)的使用和管理，對知識產(chǎn)權這類無形資產(chǎn)的管理普遍不夠重視，加上自身規(guī)模不大、資金緊張等現(xiàn)實問題，投入自然也就偏低。

2）研發(fā)技術人員知識產(chǎn)權意識普遍較薄弱，知識產(chǎn)權存在流失風險。由于知識產(chǎn)權工作往往獨立于技術人員的研究開發(fā)工作，與其考核和業(yè)績均沒有直接關聯(lián)，這就很難激發(fā)其專利申請的主動性和積極性，知識產(chǎn)權保護意識自然也就比較薄弱。

3）專業(yè)的知識產(chǎn)權管理人員缺乏，多數(shù)知識產(chǎn)權管理人員的水平有待提高。知識產(chǎn)權管理工作兼技術、經(jīng)濟、法律和管理于一體，對人的要求相當高。但是，由于企業(yè)知識產(chǎn)權管理工作往往都是由其他管理崗位人員兼任，其工作重心和業(yè)績考核重點均不在此，因此，其主動學習業(yè)務知識的動力不足，加上許多人是半路出家，管理的專業(yè)性有待提高。

三、如何構建創(chuàng)新型中小企業(yè)的專利申請管理制度以獲取高質(zhì)量專利申請文件

1.創(chuàng)新型中小企業(yè)專利申請管理內(nèi)容

首先，應明確專利申請管理基本內(nèi)容，創(chuàng)新型中小企業(yè)專利申請管理重點可以關注以下內(nèi)容：

--專利挖掘：旨在從研發(fā)成果中找出可申請專利的技術點。

--專利技術交底：旨在揭示待申請專利技術方案的相關內(nèi)容。

--現(xiàn)有技術

從企業(yè)專利申請管理的視角探討如何獲取高質(zhì)量專利申請文件

檢索：旨在找出與待申請專利相關的現(xiàn)有技術情況。

--專利申請評估：旨在判斷待申請專利的技術方案是否適合申請專利、應申請何種類型的專利。

--專利申請文件撰寫：旨在根據(jù)專利技術交底內(nèi)容，撰寫出符合我國專利法及相關法律法規(guī)且能最大限度維護申請人利益的專利申請文件。

--專利申請文件質(zhì)量審核：旨在針對專利申請文件的內(nèi)容進行審核，確保專利申請文件具有較高質(zhì)量。

其次，按照時間順序，具體的管理流程可參下圖：

2. 創(chuàng)新型中小企業(yè)專利申請管理人員配置

企業(yè)應配備專業(yè)的專利管理人員，如果企業(yè)沒有條件配備專門的專利管理人員開展工作，也可聘請專業(yè)的專利法律顧問代為管理，讓專業(yè)人員為企業(yè)提供專業(yè)服務。專利申請管理中的參與人員至少包括：研發(fā)技術人員、專利管理人員及專利代理人；其中以專利管理人員為主導，專利管理人員是介于研發(fā)技術人員與專利代理人之間的橋梁，三者各有分工，具體可參下圖。

從企業(yè)專利申請管理的視角探討如何獲取高質(zhì)量專利申請文件

3.專利申請管理各環(huán)節(jié)的注意事項

1）專利挖掘

專利挖掘是指在技術研發(fā)過程中，從技術和法律層面對所取得的技術成果進行剖析、整理、拆分及篩選，從而確定用于申請專利的技術創(chuàng)新點和技術方案。為了對創(chuàng)新成果有較全面及時的保護，專利挖掘應該是主動的，且挖掘的時間點不是等到產(chǎn)品研發(fā)全部完成時才做，而是應該提早到研發(fā)項目立項階段，且應該貫穿研發(fā)全過程，對于一個研發(fā)項目來說，往往包含項目立項階段、新產(chǎn)品研究開發(fā)階段、創(chuàng)新成果產(chǎn)品化、市場化階段，每個階段側(cè)重點不同，都可以進行專利挖掘，具體可參下圖：

從企業(yè)專利申請管理的視角探討如何獲取高質(zhì)量專利申請文件

目前大多數(shù)的創(chuàng)新型中小企業(yè)都是在產(chǎn)品研發(fā)全部完成，新產(chǎn)品待上市前，甚至有些企業(yè)是新產(chǎn)品上市后才提出專利申請。這樣所帶來的一個問題就是會遺漏很多比較好的技術方案。另外，如果等到產(chǎn)品投入市場后才申請專利，日后會面臨一個很大的風險就是該專利由于使用公開而被無效。

2）專利技術交底

專利申請文件的撰寫基礎是申請人提供的技術交底書，技術交底書的內(nèi)容和質(zhì)量對代理人撰寫申請文件有直接影響。一份不完善的技術交底書會影響申請文件的質(zhì)量。一般認為，技術交底書的最低公開內(nèi)容應足以指導代理人把握正確的撰寫方向和重點。技術交底書的內(nèi)容至少應包括現(xiàn)有技術描述（包括現(xiàn)有技術揭示的內(nèi)容及其存在的問題）、本發(fā)明所要解決的技術問題、本發(fā)明技術方案描述及本發(fā)明的有益效果描述（有附圖的盡量結(jié)合附圖描述）。此處的現(xiàn)有技術只要描述發(fā)明人在做出發(fā)明創(chuàng)造時所了解的現(xiàn)有技術情況，而不需要發(fā)明人做專門的現(xiàn)有技術檢索。技術交底書應由發(fā)明人完成撰寫，專利管理人員可指導發(fā)明人完成技術交底書撰寫。

3）現(xiàn)有技術檢索

相對徹底而全面的現(xiàn)有技術檢索有利于更好的規(guī)劃專利權利要求書的方向及范圍?，F(xiàn)有技術檢索應由專利管理人員完成，專利管理人員收到發(fā)明人提交的技術交底書后，先與發(fā)明人溝通技術方案內(nèi)容，在初步掌握技術方案內(nèi)容后做第一次的現(xiàn)有技術檢索，針對第一次的現(xiàn)有技術檢索結(jié)果，可與發(fā)明人溝通技術方案的進一步的內(nèi)容及其與現(xiàn)有技術的區(qū)別，如發(fā)明人有補充內(nèi)容，可再進行第二次現(xiàn)有技術檢索，然后就第二次檢索結(jié)果再與發(fā)明人溝通，此環(huán)節(jié)可根據(jù)案件情況循環(huán)多次。基于所檢索到的現(xiàn)有技術，經(jīng)與發(fā)明人討論，專利管理人員可以自行或者要求發(fā)明人完善技術交底書，例如可增加現(xiàn)有技術說明部分，基于新的現(xiàn)有技術，也可變更本發(fā)明所要解決的技術問題部分，且進一步完善本發(fā)明技術方案描述部分。

4）專利申請評估

現(xiàn)有技術檢索完成后，可結(jié)合檢索到的現(xiàn)有技術從法律的角度評估針對本技術方案是否申請專利、申請何種類型的專利。專利管理人員還應至少組織研發(fā)、市場、等部門負責人參與評估，分別從技術、市場的角度確定申請專利的必要性。

5）撰寫專利申請文件

撰寫申請文件通常是交給專利代理人，專利管理人員應將完善后的技術交底書提供給專利代理人，并且向專利代理人解釋技術方案及現(xiàn)有技術內(nèi)容，專利代理人應根據(jù)技術交底書所揭示的內(nèi)容及專利管理人員的解釋完成專利申請文件的初稿。專利代理人在撰寫過程中，應注意與專利管理人員保持緊密的溝通，以確保充分的理解技術方案。

6）專利申請文件質(zhì)量審核

專利申請文件初稿完成后，專利管理人員應與發(fā)明人一起對專利申請文件進行初步書面審核，主要目的是確認專利代理人是否有對技術方案理解不正確的地方，發(fā)明人尤其是要從技術的角度審核專利說明書具體實施方式部分是否有不正確的描述，是否包含了發(fā)明人所揭示的全部的技術方案。在對專利申請文件初稿進行書面審核后，專利管理人員應組織發(fā)明人、專利代理人召開專利合議會議，主要目的是針對權利要求書進行審核，確認權利要求的保護范圍是否恰當，可針對權利要求中的每個技術特征，站在競爭者的角度，看該技術特征是否是必要技術特征，是否容易做回避設計，如果某技術特征可以去掉，說明該技術特征不是必要技術特征，應從權利要求中去掉，如果某技術特征的描述很容易用別的技術特征替換則說明該技術特征概括的不恰當，可適當上位?？傊?，通過這樣的合議會議，目的是希望權利要求的保護范圍概括恰當，不會因為范圍過大而被駁回，也不會因為范圍過小而使得權利人的權利不能合理主張。

綜上，提升專利申請質(zhì)量是專利申請管理工作的重要內(nèi)容。專利申請管理絕不僅僅是簡單地給發(fā)明人提交的技術方案披上一層專利的外衣，一件高質(zhì)量的專利是多種因素共同作用的結(jié)果：高水平的創(chuàng)新成果；高質(zhì)量的技術方案；高質(zhì)量的申請文件。而達到上述條件又有賴于研發(fā)人員、專利管理人員和專利代理人員的共同努力，中間任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，都將影響專利的授權結(jié)果及專利質(zhì)量。

本文中，筆者只是從企業(yè)專利申請管理的角度，提出一些可提高專利申請質(zhì)量的通用性措施供參考，具體的各企業(yè)可根據(jù)自身情況，設置不同的管理制度，采取不同的措施來保障專利申請文件的質(zhì)量。（作者：上海市協(xié)力（蘇州）律師事務所王乃瑩）

參考文獻：

[1］徐俊峰：《淺談我國企業(yè)知識產(chǎn)權管理現(xiàn)狀及對策》，載2013年第02期《中國發(fā)明與專利》

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[4］逯長明：《獲得高質(zhì)量專利申請文件的幾個措施》，載2005年第01期《電子知識產(chǎn)權》

[5］趙巖；郭廣迅：《如何獲得高質(zhì)量的專利權》，載2013年7月11日《中國知識產(chǎn)權報》

來源：上海市協(xié)力（蘇州）律師事務所

作者：王乃瑩，上海市協(xié)力（蘇州）律師事務所律師，兼具專利代理人資格，具有多年大型跨國公司知識產(chǎn)權管理經(jīng)驗，擅長知識產(chǎn)權訴訟與非訴業(yè)務，尤其擅長企業(yè)知識產(chǎn)權管理。

編輯：IPRdaily王夢婷