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代理人很多時候需要在發(fā)明人提供的技術方案上進行再發(fā)明，更進一步地挖掘發(fā)明點。也許這些進一步的研究發(fā)明人已經想到或者已進行了實驗研究，但沒有在交底書中提及，也許發(fā)明人對原始發(fā)明點比較自信，認為進一步的改進沒有必要不公開，但無論是什么情況，需要代理人在檢索發(fā)明點后，根據對申請文件創(chuàng)造性的判斷，考慮是否需要引入新的發(fā)明點。
【摘 要】本文試圖通過筆者多年來遇到的實際案例，在遵循專利法、專利法實施細則、審查指南規(guī)定的前提下，對于生物領域發(fā)明專利申請的梯度保護結合實例進行分析。希望能夠為代理人在如何更好的挖掘和保護發(fā)明點、更大程度的爭取授權前景方面提供參考或借鑒。
【關鍵詞】發(fā)明專利 梯度保護 從屬權利要求 撰寫
專利法第26條第1款規(guī)定，申請發(fā)明或實用新型專利的，應當提交請求書、說明書及其摘要和權利要求書等文件。
專利法第26條第4款規(guī)定，權利要求書應當以說明書為依據，清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍。
因此，權利要求書是發(fā)明或者實用新型專利要求保護的內容，具有直接的法律效力，是申請專利的核心，也是確定專利保護范圍的重要法律文件。權利要求以科學術語定義該專利或專利申請所界定的保護范圍，不論在專利申請還是專利訴訟中都起著最關鍵的影響。
權利要求按照保護范圍和撰寫形式劃分，分為獨立權利要求和從屬權利要求。
獨立權利要求從整體上反映發(fā)明或者實用新型的技術方案，記載解決其技術問題所需的必要技術特征。如果一項權利要求包含了另一項權利要求中的所有技術特征、且對另一項權利要求的技術方案作進一步限定，則該權利要求為另一項權利要求的從屬權利要求。由于從屬權利要求用附加的技術特征對所引用的權利要求作了進一步的限定，所以其保護范圍落在其所引用的權利要求的保護范圍之內。
因此，在一件申請的權利要求書中，獨立權利要求所限定的客體的保護范圍最寬，而從屬權利要求的保護范圍落在其所引用的權利要求保護范圍之內。代理人在撰寫申請文件時，常常在獨立權利要求中撰寫一個較大的保護范圍請求保護，在從屬權利要求中進一步限定附加技術特征，形成較小的保護范圍，以構建合理的保護梯度。
在專利申請的實審過程中，當審查意見中指出獨立權利要求不具備創(chuàng)造性時，代理人往往通過合并權利要求的方式對權利要求書進行修改。常見的一種修改方式是將獨立權利要求與一個或幾個從屬權利要求合并，使原記載在從屬權利要求中的附加技術特征合并至新的獨立權利要求，再通過說明含有該附加技術特征的技術方案相對現有技術具有突出的實質性特點和顯著的進步，使新的獨立權利要求能夠克服不具備創(chuàng)造性的缺陷。
可見，合理撰寫從屬權利要求以形成合理的保護梯度，對專利申請的授權前景及專利權的穩(wěn)定性具有重大意義。
下面，筆者結合實際案例進行分析并給出些許參考建議，旨在說明代理人在撰寫申請文件時，如何通過合理的撰寫從屬權利要求，布設梯度保護，為專利申請留有修改的余地及爭取更好的授權前景。
（一）將多個平行并列的優(yōu)選方案，撰寫成從屬權利要求
案例1：
1、一種組合物，其特征在于，由A、B、C三種成分組成。
2、如權利要求1所述的組合物，其特征在于，所述A可選自A1、A2、A3、A4、A5中的一種或多種。
3、如權利要求1所述的組合物，其特征在于，所述B可選自B1、B2、B3、B4、B5中的一種或多種。
4、如權利要求1所述的組合物，其特征在于，所述C可選自C1、C2、C3、C4、C5中的一種或多種。
從上述權利要求的內容可以看出，A、B、C三種成分可分別從可選成分中任意選取，自由組合，形成多種組合方案。然而，是否任意排列組合后形成的方案都能實現所聲稱的技術效果，以及是否任意排列組合后形成的方案都能實現相同程度的技術效果？
事實上，在上述類型的申請中，即所請求保護的技術方案中含有多個并列技術方案時，往往存在相較下更為優(yōu)選的組合方式。
如：當A為A1時，B優(yōu)選為B2，C優(yōu)選為C3，可將該優(yōu)選的組合方式作為優(yōu)選的技術方案，撰寫從屬權利要求5。
當A為A5時，B不為B1，C為任意，可將該組合方式作為優(yōu)選的技術方案，撰寫從屬權利要求6。
這樣布設從屬權利要求的好處在于，若審查員檢索到一篇對比文件，且其中公開了A1+B1+C1的具體組合時，代理人可通過修改權利要求，即刪除權利要求1-4，僅請求保護權利要求5和/或權利要求6所述的技術方案。而不至于因為A1、B1和C1的組合方式被公開，導致原權利要求1-4均不具備創(chuàng)造性，同時也沒有其他的權利要求可爭取創(chuàng)造性，失去對優(yōu)選技術方案的保護。
（二）對于解決不同技術問題的附加技術特征，分別撰寫從屬權利要求
前文提到，在從屬權利要求中撰寫附加技術特征，形成較小的保護范圍，作為梯度保護。
所述附加技術特征是指，發(fā)明和實用新型為解決其技術問題所不可缺少的技術特征之外再附加的技術特征。所述附加技術特征與所解決的技術問題有關，可以是對引用權利要求中的技術特征作進一步限定的技術特征，也可以是增加的技術特征。
不同的從屬權利要求擁有不同的附加技術特征，這些附加技術特征之間，可能解決了同一個技術問題，也可能解決了不同的技術問題。
代理人在撰寫從屬權利要求時，可將解決不同技術問題的附加技術特征加以區(qū)分，分別撰寫從屬權利要求。
案例2：
1．一種補腎降糖的藥物組合物，其特征在于，所述藥物組合物由如下原料藥制成：人參、山茱萸、黃芪、制何首烏、麥冬、葛根、制淫羊藿、蛤蚧、五味子、沙苑子和冬蟲夏草。
2．根據權利要求1所述的藥物組合物，其特征在于，所述藥物組合物由如下重量份的原料藥制成：
3．根據權利要求2所述的藥物組合物，其特征在于，所述藥物組合物由如下重量份的原料藥制成：
權利要求1保護人參、山茱萸、黃芪、制何首烏、麥冬、葛根、制淫羊藿、蛤蚧、五味子、沙苑子和冬蟲夏草制成的中藥組合物，其意味著無論上述原料如何配比，只要用到上述原料成分制成的中藥組合物，都在權利要求1保護的范圍內。
權利要求2作為權利要求1的從屬權利要求，附加技術特征為各原料的重量份配比。在該重量份配比下，所述中藥組合物能夠更好的發(fā)揮藥效。
實質審查時，審查員在《第一次審查意見》中給出對比文件1（一種治療II型糖尿病的藥物）并指出，糖尿病主要可分為陰虛熱盛型、氣陰兩虛型和陰陽兩虛型等癥型，在治療上常采用益氣養(yǎng)陰、清熱、滋陰溫陽、活血化瘀等方法，從對比文件1的用藥可以看出，其不僅有滋陰類藥物，也含有溫補類中藥，因此其主要針對中醫(yī)認識上的陰陽兩虛型糖尿病，而根據陰陽兩虛的程度不同，對其滋陰和溫陽補腎類中藥的種類和比例進行調整是本領域技術人員容易想到的。
答復審查意見時，代理人通過合并權利要求1和權利要求2，限定具體的中藥用量，并闡述具體數據的特定效果以及具體的君臣佐使組方關系。使審查員接受了意見陳述，認可了合并后權利要求1的創(chuàng)造性。
可見，撰寫申請文件時，在一個大的保護范圍（獨立權利要求）之下有層次的進行梯度保護（從屬權利要求），可在答復審查意見（創(chuàng)造性問題）時為申請人留有修改的余地和爭辯的空間。
但是，在本案例的基礎上，假設對比文件非常不巧的公開了同樣的中藥組方，并公開了具體的重量份配比（如前文權利要求3），該專利申請是否還具備授權前景？
顯然，僅就目前的三個權利要求來看，權利要求1-3全部不具備創(chuàng)造性，甚至不具備新穎性，不能被授予專利權。
然而，專利法在申請日之后是不能向申請文件中增加新的內容的。即當上述假設的情況出現時，已無挽救余地。為了預防這種情況的發(fā)生，盡可能避免被審查員檢索到的對比文件直接影響全部權利要求的創(chuàng)造性，代理人可在撰寫申請文件階段，通過布設多個平行并列的從屬權利要求加以預防。
如：
1．一種補腎降糖的藥物組合物，其特征在于，所述藥物組合物由如下原料藥制成：人參、山茱萸、黃芪、制何首烏、麥冬、葛根、制淫羊藿、蛤蚧、五味子、沙苑子和冬蟲夏草。
2．根據權利要求1所述的藥物組合物，其特征在于，所述藥物組合物由如下重量份的原料藥制成：
3．根據權利要求2所述的藥物組合物，其特征在于，所述藥物組合物由如下重量份的原料藥制成：
4．根據權利要求2所述的藥物組合物，其特征在于，
5．根據權利要求2所述的藥物組合物，其特征在于，
如上所示，權利要求3-5均為權利要求2的從屬權利要求，屬于權利要求2的保護范圍，但其互相之間保護范圍獨立，可認為是平行并列的技術方案。若權利要求3-5各自的保護方案能夠針對不同類型的患者（如血痰患者、盜汗患者、泄溏便急患者等）具有各自特殊的優(yōu)勢，當權利要求3保護的技術方案被公開，申請人可通過刪除權利要求2-3，將權利要求4與權利要求1合并，說明權利要求4的中藥配方格外適宜某一類型的患者且具有突出的療效，爭取該專利申請的創(chuàng)造性。避免了由于權利要求3保護的技術方案被公開，導致原權利要求1-3均不具備創(chuàng)造性，同時也沒有其他的權利要求可爭取創(chuàng)造性，失去對優(yōu)選技術方案的保護，從而失去被授予專利權的可能。
需要說明的是，上述權利要求4-5并不是代理人憑空杜撰的，而是需要在發(fā)明人確實做出創(chuàng)新工作的情況下，為了切實爭取保護發(fā)明人的利益而撰寫的。
而實際情況中，發(fā)明人很少會在提供一個技術方案的時候，將其進行過的其他實驗方案，或者優(yōu)選后排除掉的實驗方案，提供給代理人?；蛟S是因為這些方案并不是發(fā)明人想保護的重點，又或許是并不希望公開整個研究過程，導致這些信息往往沒有出現在申請文件中。但正如上述案例給出的啟示，或許權利要求4和權利要求5所述的技術方案在發(fā)明人的實驗研究中，被認為雖然針對某一類型的患者療效很好，但由于受眾面不夠廣，因此沒有想到對其進行專利申請，在交底書中甚至在與代理人的溝通過程中，均沒有提及。殊不知這個僅適用于小眾患者的配方，將有可能在爭取授權前景時，發(fā)揮重大作用。
案例3：
發(fā)明人欲保護一種化妝品乳液，并給出了乳液的配方和制備方法，代理人可以進一步思考從哪些方面挖掘發(fā)明點作為附加技術特征，撰寫從屬權利要求。
首先，可以從該產品可能解決的技術問題出發(fā)，尋找該乳液將有可能在哪些方面具有與現有技術相比更好的效果。結合一些生活常識很容易想到與化妝品密切相關的技術效果，如保濕功能、美白功能、除皺功能和淡斑功能等，這些效果對于化妝品來說的確十分重要，但同時也意味著對這些效果的比較或驗證已十分普遍，現有技術中的相似產品絕大多數都會涉及這些效果，且差異不會很顯著。當然，若發(fā)明人提供的技術方案確能使所述產品在上述效果上具有顯著改善，完全可以從這些角度證明技術方案的優(yōu)勢。但如若在這些效果上與其他現有技術相比，很難具有意料不到的技術效果，則可以從其他角度進行挖掘和發(fā)揮。如，從使用感受出發(fā)，乳液的推開性是否良好，是否易抹勻，吸收速度如何，使用后是否易泛油光，再如，從乳液產品本身性質出發(fā)，保質期如何，是否需要特殊的保存條件（如低溫或避光保存）是否能與其他含有特殊成分的產品一起使用。上述角度往往不被注意和重視，但對于化妝品乳液來說，同樣是可以進行改善的方向。若所述化妝品乳液確實能夠解決某個技術問題，發(fā)揮優(yōu)勢，即可將額外解決這一技術問題的技術特征，作為附加技術特征寫入從屬權利要求中。
上述案例給出的啟示在于，代理人很多時候需要在發(fā)明人提供的技術方案上進行再發(fā)明，更進一步地挖掘發(fā)明點。也許這些進一步的研究發(fā)明人已經想到或者已進行了實驗研究，但沒有在交底書中提及，也許發(fā)明人對原始發(fā)明點比較自信，認為進一步的改進沒有必要不公開，但無論是什么情況，需要代理人在檢索發(fā)明點后，根據對申請文件創(chuàng)造性的判斷，考慮是否需要引入新的發(fā)明點。
當然，是否需要更深一步的挖掘附加技術特征，以及挖掘到什么程度，也需要各方面權衡。若發(fā)明人對現有技術的了解十分客觀全面，對發(fā)明點非常有信心，代理人也沒有必要要求發(fā)明人必須對發(fā)明點進行更深一步的挖掘。只是作為代理人來講，其職責是為申請人爭取較大的保護范圍，爭取授權，并盡可能的保護專利權的穩(wěn)定。所以會在撰寫申請文件時，為了以防萬一，盡可能在已知方案的基礎上，更深的挖掘一些附加技術特征，作為梯度保護，以便不時之需，在這里也懇請發(fā)明人能夠予以理解。
以上案例為筆者對于生物領域專利申請中從屬權利要求撰寫的一點淺見，希望能夠為代理人在挖掘權利要求方面提供些許參考或借鑒。如有論述不當之處，還請廣大讀者批評指正。
來源：IPRdaily
作者：王璐 王文君 王朋飛（北京路浩知識產權代理有限公司）
編輯：IPRdaily王夢婷
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