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代理人很多時候需要在發(fā)明人提供的技術(shù)方案上進行再發(fā)明，更進一步地挖掘發(fā)明點。也許這些進一步的研究發(fā)明人已經(jīng)想到或者已進行了實驗研究，但沒有在交底書中提及，也許發(fā)明人對原始發(fā)明點比較自信，認為進一步的改進沒有必要不公開，但無論是什么情況，需要代理人在檢索發(fā)明點后，根據(jù)對申請文件創(chuàng)造性的判斷，考慮是否需要引入新的發(fā)明點。
【摘 要】本文試圖通過筆者多年來遇到的實際案例，在遵循專利法、專利法實施細則、審查指南規(guī)定的前提下，對于生物領(lǐng)域發(fā)明專利申請的梯度保護結(jié)合實例進行分析。希望能夠為代理人在如何更好的挖掘和保護發(fā)明點、更大程度的爭取授權(quán)前景方面提供參考或借鑒。
【關(guān)鍵詞】發(fā)明專利 梯度保護 從屬權(quán)利要求 撰寫
專利法第26條第1款規(guī)定，申請發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠?，應當提交請求書、說明書及其摘要和權(quán)利要求書等文件。
專利法第26條第4款規(guī)定，權(quán)利要求書應當以說明書為依據(jù)，清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍。
因此，權(quán)利要求書是發(fā)明或者實用新型專利要求保護的內(nèi)容，具有直接的法律效力，是申請專利的核心，也是確定專利保護范圍的重要法律文件。權(quán)利要求以科學術(shù)語定義該專利或?qū)＠暾埶缍ǖ谋Ｗo范圍，不論在專利申請還是專利訴訟中都起著最關(guān)鍵的影響。
權(quán)利要求按照保護范圍和撰寫形式劃分，分為獨立權(quán)利要求和從屬權(quán)利要求。
獨立權(quán)利要求從整體上反映發(fā)明或者實用新型的技術(shù)方案，記載解決其技術(shù)問題所需的必要技術(shù)特征。如果一項權(quán)利要求包含了另一項權(quán)利要求中的所有技術(shù)特征、且對另一項權(quán)利要求的技術(shù)方案作進一步限定，則該權(quán)利要求為另一項權(quán)利要求的從屬權(quán)利要求。由于從屬權(quán)利要求用附加的技術(shù)特征對所引用的權(quán)利要求作了進一步的限定，所以其保護范圍落在其所引用的權(quán)利要求的保護范圍之內(nèi)。
因此，在一件申請的權(quán)利要求書中，獨立權(quán)利要求所限定的客體的保護范圍最寬，而從屬權(quán)利要求的保護范圍落在其所引用的權(quán)利要求保護范圍之內(nèi)。代理人在撰寫申請文件時，常常在獨立權(quán)利要求中撰寫一個較大的保護范圍請求保護，在從屬權(quán)利要求中進一步限定附加技術(shù)特征，形成較小的保護范圍，以構(gòu)建合理的保護梯度。
在專利申請的實審過程中，當審查意見中指出獨立權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性時，代理人往往通過合并權(quán)利要求的方式對權(quán)利要求書進行修改。常見的一種修改方式是將獨立權(quán)利要求與一個或幾個從屬權(quán)利要求合并，使原記載在從屬權(quán)利要求中的附加技術(shù)特征合并至新的獨立權(quán)利要求，再通過說明含有該附加技術(shù)特征的技術(shù)方案相對現(xiàn)有技術(shù)具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，使新的獨立權(quán)利要求能夠克服不具備創(chuàng)造性的缺陷。
可見，合理撰寫從屬權(quán)利要求以形成合理的保護梯度，對專利申請的授權(quán)前景及專利權(quán)的穩(wěn)定性具有重大意義。
下面，筆者結(jié)合實際案例進行分析并給出些許參考建議，旨在說明代理人在撰寫申請文件時，如何通過合理的撰寫從屬權(quán)利要求，布設(shè)梯度保護，為專利申請留有修改的余地及爭取更好的授權(quán)前景。
（一）將多個平行并列的優(yōu)選方案，撰寫成從屬權(quán)利要求
案例1：
1、一種組合物，其特征在于，由A、B、C三種成分組成。
2、如權(quán)利要求1所述的組合物，其特征在于，所述A可選自A1、A2、A3、A4、A5中的一種或多種。
3、如權(quán)利要求1所述的組合物，其特征在于，所述B可選自B1、B2、B3、B4、B5中的一種或多種。
4、如權(quán)利要求1所述的組合物，其特征在于，所述C可選自C1、C2、C3、C4、C5中的一種或多種。
從上述權(quán)利要求的內(nèi)容可以看出，A、B、C三種成分可分別從可選成分中任意選取，自由組合，形成多種組合方案。然而，是否任意排列組合后形成的方案都能實現(xiàn)所聲稱的技術(shù)效果，以及是否任意排列組合后形成的方案都能實現(xiàn)相同程度的技術(shù)效果？
事實上，在上述類型的申請中，即所請求保護的技術(shù)方案中含有多個并列技術(shù)方案時，往往存在相較下更為優(yōu)選的組合方式。
如：當A為A1時，B優(yōu)選為B2，C優(yōu)選為C3，可將該優(yōu)選的組合方式作為優(yōu)選的技術(shù)方案，撰寫從屬權(quán)利要求5。
當A為A5時，B不為B1，C為任意，可將該組合方式作為優(yōu)選的技術(shù)方案，撰寫從屬權(quán)利要求6。
這樣布設(shè)從屬權(quán)利要求的好處在于，若審查員檢索到一篇對比文件，且其中公開了A1+B1+C1的具體組合時，代理人可通過修改權(quán)利要求，即刪除權(quán)利要求1-4，僅請求保護權(quán)利要求5和/或權(quán)利要求6所述的技術(shù)方案。而不至于因為A1、B1和C1的組合方式被公開，導致原權(quán)利要求1-4均不具備創(chuàng)造性，同時也沒有其他的權(quán)利要求可爭取創(chuàng)造性，失去對優(yōu)選技術(shù)方案的保護。
（二）對于解決不同技術(shù)問題的附加技術(shù)特征，分別撰寫從屬權(quán)利要求
前文提到，在從屬權(quán)利要求中撰寫附加技術(shù)特征，形成較小的保護范圍，作為梯度保護。
所述附加技術(shù)特征是指，發(fā)明和實用新型為解決其技術(shù)問題所不可缺少的技術(shù)特征之外再附加的技術(shù)特征。所述附加技術(shù)特征與所解決的技術(shù)問題有關(guān)，可以是對引用權(quán)利要求中的技術(shù)特征作進一步限定的技術(shù)特征，也可以是增加的技術(shù)特征。
不同的從屬權(quán)利要求擁有不同的附加技術(shù)特征，這些附加技術(shù)特征之間，可能解決了同一個技術(shù)問題，也可能解決了不同的技術(shù)問題。
代理人在撰寫從屬權(quán)利要求時，可將解決不同技術(shù)問題的附加技術(shù)特征加以區(qū)分，分別撰寫從屬權(quán)利要求。
案例2：
1．一種補腎降糖的藥物組合物，其特征在于，所述藥物組合物由如下原料藥制成：人參、山茱萸、黃芪、制何首烏、麥冬、葛根、制淫羊藿、蛤蚧、五味子、沙苑子和冬蟲夏草。
2．根據(jù)權(quán)利要求1所述的藥物組合物，其特征在于，所述藥物組合物由如下重量份的原料藥制成：
3．根據(jù)權(quán)利要求2所述的藥物組合物，其特征在于，所述藥物組合物由如下重量份的原料藥制成：
權(quán)利要求1保護人參、山茱萸、黃芪、制何首烏、麥冬、葛根、制淫羊藿、蛤蚧、五味子、沙苑子和冬蟲夏草制成的中藥組合物，其意味著無論上述原料如何配比，只要用到上述原料成分制成的中藥組合物，都在權(quán)利要求1保護的范圍內(nèi)。
權(quán)利要求2作為權(quán)利要求1的從屬權(quán)利要求，附加技術(shù)特征為各原料的重量份配比。在該重量份配比下，所述中藥組合物能夠更好的發(fā)揮藥效。
實質(zhì)審查時，審查員在《第一次審查意見》中給出對比文件1（一種治療II型糖尿病的藥物）并指出，糖尿病主要可分為陰虛熱盛型、氣陰兩虛型和陰陽兩虛型等癥型，在治療上常采用益氣養(yǎng)陰、清熱、滋陰溫陽、活血化瘀等方法，從對比文件1的用藥可以看出，其不僅有滋陰類藥物，也含有溫補類中藥，因此其主要針對中醫(yī)認識上的陰陽兩虛型糖尿病，而根據(jù)陰陽兩虛的程度不同，對其滋陰和溫陽補腎類中藥的種類和比例進行調(diào)整是本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到的。
答復審查意見時，代理人通過合并權(quán)利要求1和權(quán)利要求2，限定具體的中藥用量，并闡述具體數(shù)據(jù)的特定效果以及具體的君臣佐使組方關(guān)系。使審查員接受了意見陳述，認可了合并后權(quán)利要求1的創(chuàng)造性。
可見，撰寫申請文件時，在一個大的保護范圍（獨立權(quán)利要求）之下有層次的進行梯度保護（從屬權(quán)利要求），可在答復審查意見（創(chuàng)造性問題）時為申請人留有修改的余地和爭辯的空間。
但是，在本案例的基礎(chǔ)上，假設(shè)對比文件非常不巧的公開了同樣的中藥組方，并公開了具體的重量份配比（如前文權(quán)利要求3），該專利申請是否還具備授權(quán)前景？
顯然，僅就目前的三個權(quán)利要求來看，權(quán)利要求1-3全部不具備創(chuàng)造性，甚至不具備新穎性，不能被授予專利權(quán)。
然而，專利法在申請日之后是不能向申請文件中增加新的內(nèi)容的。即當上述假設(shè)的情況出現(xiàn)時，已無挽救余地。為了預防這種情況的發(fā)生，盡可能避免被審查員檢索到的對比文件直接影響全部權(quán)利要求的創(chuàng)造性，代理人可在撰寫申請文件階段，通過布設(shè)多個平行并列的從屬權(quán)利要求加以預防。
如：
1．一種補腎降糖的藥物組合物，其特征在于，所述藥物組合物由如下原料藥制成：人參、山茱萸、黃芪、制何首烏、麥冬、葛根、制淫羊藿、蛤蚧、五味子、沙苑子和冬蟲夏草。
2．根據(jù)權(quán)利要求1所述的藥物組合物，其特征在于，所述藥物組合物由如下重量份的原料藥制成：
3．根據(jù)權(quán)利要求2所述的藥物組合物，其特征在于，所述藥物組合物由如下重量份的原料藥制成：
4．根據(jù)權(quán)利要求2所述的藥物組合物，其特征在于，
5．根據(jù)權(quán)利要求2所述的藥物組合物，其特征在于，
如上所示，權(quán)利要求3-5均為權(quán)利要求2的從屬權(quán)利要求，屬于權(quán)利要求2的保護范圍，但其互相之間保護范圍獨立，可認為是平行并列的技術(shù)方案。若權(quán)利要求3-5各自的保護方案能夠針對不同類型的患者（如血痰患者、盜汗患者、泄溏便急患者等）具有各自特殊的優(yōu)勢，當權(quán)利要求3保護的技術(shù)方案被公開，申請人可通過刪除權(quán)利要求2-3，將權(quán)利要求4與權(quán)利要求1合并，說明權(quán)利要求4的中藥配方格外適宜某一類型的患者且具有突出的療效，爭取該專利申請的創(chuàng)造性。避免了由于權(quán)利要求3保護的技術(shù)方案被公開，導致原權(quán)利要求1-3均不具備創(chuàng)造性，同時也沒有其他的權(quán)利要求可爭取創(chuàng)造性，失去對優(yōu)選技術(shù)方案的保護，從而失去被授予專利權(quán)的可能。
需要說明的是，上述權(quán)利要求4-5并不是代理人憑空杜撰的，而是需要在發(fā)明人確實做出創(chuàng)新工作的情況下，為了切實爭取保護發(fā)明人的利益而撰寫的。
而實際情況中，發(fā)明人很少會在提供一個技術(shù)方案的時候，將其進行過的其他實驗方案，或者優(yōu)選后排除掉的實驗方案，提供給代理人?；蛟S是因為這些方案并不是發(fā)明人想保護的重點，又或許是并不希望公開整個研究過程，導致這些信息往往沒有出現(xiàn)在申請文件中。但正如上述案例給出的啟示，或許權(quán)利要求4和權(quán)利要求5所述的技術(shù)方案在發(fā)明人的實驗研究中，被認為雖然針對某一類型的患者療效很好，但由于受眾面不夠廣，因此沒有想到對其進行專利申請，在交底書中甚至在與代理人的溝通過程中，均沒有提及。殊不知這個僅適用于小眾患者的配方，將有可能在爭取授權(quán)前景時，發(fā)揮重大作用。
案例3：
發(fā)明人欲保護一種化妝品乳液，并給出了乳液的配方和制備方法，代理人可以進一步思考從哪些方面挖掘發(fā)明點作為附加技術(shù)特征，撰寫從屬權(quán)利要求。
首先，可以從該產(chǎn)品可能解決的技術(shù)問題出發(fā)，尋找該乳液將有可能在哪些方面具有與現(xiàn)有技術(shù)相比更好的效果。結(jié)合一些生活常識很容易想到與化妝品密切相關(guān)的技術(shù)效果，如保濕功能、美白功能、除皺功能和淡斑功能等，這些效果對于化妝品來說的確十分重要，但同時也意味著對這些效果的比較或驗證已十分普遍，現(xiàn)有技術(shù)中的相似產(chǎn)品絕大多數(shù)都會涉及這些效果，且差異不會很顯著。當然，若發(fā)明人提供的技術(shù)方案確能使所述產(chǎn)品在上述效果上具有顯著改善，完全可以從這些角度證明技術(shù)方案的優(yōu)勢。但如若在這些效果上與其他現(xiàn)有技術(shù)相比，很難具有意料不到的技術(shù)效果，則可以從其他角度進行挖掘和發(fā)揮。如，從使用感受出發(fā)，乳液的推開性是否良好，是否易抹勻，吸收速度如何，使用后是否易泛油光，再如，從乳液產(chǎn)品本身性質(zhì)出發(fā)，保質(zhì)期如何，是否需要特殊的保存條件（如低溫或避光保存）是否能與其他含有特殊成分的產(chǎn)品一起使用。上述角度往往不被注意和重視，但對于化妝品乳液來說，同樣是可以進行改善的方向。若所述化妝品乳液確實能夠解決某個技術(shù)問題，發(fā)揮優(yōu)勢，即可將額外解決這一技術(shù)問題的技術(shù)特征，作為附加技術(shù)特征寫入從屬權(quán)利要求中。
上述案例給出的啟示在于，代理人很多時候需要在發(fā)明人提供的技術(shù)方案上進行再發(fā)明，更進一步地挖掘發(fā)明點。也許這些進一步的研究發(fā)明人已經(jīng)想到或者已進行了實驗研究，但沒有在交底書中提及，也許發(fā)明人對原始發(fā)明點比較自信，認為進一步的改進沒有必要不公開，但無論是什么情況，需要代理人在檢索發(fā)明點后，根據(jù)對申請文件創(chuàng)造性的判斷，考慮是否需要引入新的發(fā)明點。
當然，是否需要更深一步的挖掘附加技術(shù)特征，以及挖掘到什么程度，也需要各方面權(quán)衡。若發(fā)明人對現(xiàn)有技術(shù)的了解十分客觀全面，對發(fā)明點非常有信心，代理人也沒有必要要求發(fā)明人必須對發(fā)明點進行更深一步的挖掘。只是作為代理人來講，其職責是為申請人爭取較大的保護范圍，爭取授權(quán)，并盡可能的保護專利權(quán)的穩(wěn)定。所以會在撰寫申請文件時，為了以防萬一，盡可能在已知方案的基礎(chǔ)上，更深的挖掘一些附加技術(shù)特征，作為梯度保護，以便不時之需，在這里也懇請發(fā)明人能夠予以理解。
以上案例為筆者對于生物領(lǐng)域?qū)＠暾堉袕膶贆?quán)利要求撰寫的一點淺見，希望能夠為代理人在挖掘權(quán)利要求方面提供些許參考或借鑒。如有論述不當之處，還請廣大讀者批評指正。
來源：IPRdaily
作者：王璐 王文君 王朋飛（北京路浩知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司）
編輯：IPRdaily王夢婷
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