最高法就PRETUL涉外定牌加工商標(biāo)侵權(quán)案作出再審判決 《商標(biāo)法》意義上的使用是判定侵權(quán)的關(guān)鍵

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定牌加工人受委托生產(chǎn)加工并提供貼附指定商標(biāo)的產(chǎn)品的行為是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，無論在行政執(zhí)法領(lǐng)域還是司法領(lǐng)域，都是爭議已久的問題。

近日，最高人民法院就PRETUL涉外定牌加工商標(biāo)侵權(quán)再審一案作出（2014）民提字第38號民事判決書，認(rèn)定再審申請人（一審被告）浦江亞環(huán)鎖業(yè)有限公司根據(jù)墨西哥的儲伯公司委托，在其生產(chǎn)的掛鎖上使用“PRETUL”相關(guān)標(biāo)識的行為，不屬于《商標(biāo)法》意義上的商標(biāo)使用。此判決公布后在知識產(chǎn)權(quán)業(yè)界引起廣泛關(guān)注，不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為這是最高法對定牌加工中的商標(biāo)侵權(quán)問題“定調(diào)”，或?qū)⒂绊懸院蟠祟惏讣呐袥Q。

最高法再審判決認(rèn)為，本案中，儲伯公司系墨西哥PRETUL文字或PRETUL及橢圓圖形注冊商標(biāo)權(quán)利人（商標(biāo)核定使用在第6類、第8類商品上）。亞環(huán)公司受儲伯公司委托生產(chǎn)，在掛鎖上使用“PRETUL”相關(guān)標(biāo)識。該批掛鎖全部出口至墨西哥，并不在中國市場上銷售。該標(biāo)識不會在中國境內(nèi)發(fā)揮商標(biāo)的識別功能，不具有使我國相關(guān)公眾將貼附該標(biāo)識的商品與萊斯公司（第3071808號PRETUL及橢圓形商標(biāo)在國內(nèi)的權(quán)利人）生產(chǎn)的商品的來源產(chǎn)生混淆和誤認(rèn)的可能。商標(biāo)作為區(qū)分商品或服務(wù)來源的標(biāo)識，其基本功能在于商標(biāo)的識別性，亞環(huán)公司依據(jù)儲伯公司的授權(quán)，使用“PRETUL”相關(guān)標(biāo)識的行為，在中國境內(nèi)僅屬物理貼附行為，為儲伯公司在其享有商標(biāo)專用權(quán)的墨西哥國使用其商標(biāo)提供了必要的技術(shù)性條件，在中國境內(nèi)并不具有識別商品來源的功能。因此，亞環(huán)公司在委托加工產(chǎn)品上貼附的標(biāo)識，既不具有區(qū)分所加工商品來源的意義，也不能實現(xiàn)識別該商品來源的功能，不具有商標(biāo)的屬性，該公司在產(chǎn)品上貼附標(biāo)識的行為不能被認(rèn)定為商標(biāo)意義上的使用行為。

涉外定牌加工，又稱涉外貼牌加工或OEM。狹義的涉外定牌加工，是指國外某法域中擁有特定商標(biāo)標(biāo)識之注冊商標(biāo)權(quán)利人或其被許可人，委托我國加工生產(chǎn)廠商貼牌加工生產(chǎn)該特定商標(biāo)標(biāo)識的產(chǎn)品，該產(chǎn)品全部出口至國外某法域銷售，在中國境內(nèi)沒有任何銷售行為。廣義的涉外定牌加工，是指國外商家委托我國加工生產(chǎn)廠商貼牌加工生產(chǎn)其所指定的商標(biāo)標(biāo)識的產(chǎn)品，該產(chǎn)品全部出口至國外指定地域銷售，在中國境內(nèi)沒有任何銷售行為。

定牌加工人受委托生產(chǎn)加工并提供貼附指定商標(biāo)的產(chǎn)品的行為是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，無論在行政執(zhí)法領(lǐng)域還是司法領(lǐng)域，都是爭議已久的問題。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2009年中國海關(guān)依備案查獲的1342批涉嫌侵權(quán)貨物中，屬于國外客商指定品牌委托國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)出口的有323批。這些涉嫌侵權(quán)貨物有不少為涉外定牌加工貨物，被海關(guān)認(rèn)定為涉嫌侵犯國內(nèi)商標(biāo)權(quán)遭到查扣。

北京大成（上海）律師事務(wù)所潘娟娟律師梳理了近年來各地法院的判決，撰寫了《OEM民事糾紛十年回顧》一文。她在文中指出，2004年之前，我國地方法院大都判決涉外定牌加工不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。深圳市中院于2002年年底作出“西班牙耐克案”一審判決，后經(jīng)廣東省高院二審裁定，判決于2004年生效。在該案中，“狹義涉外定牌加工”被認(rèn)定構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。此案判決公布后，一部分法院開始在相關(guān)民事判決中認(rèn)定涉外定牌加工構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

2007年之后事情發(fā)生了變化，我國部分地方法院重新開始判決涉外定牌加工不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。2010年7月1日，最高法辦公廳在回復(fù)海關(guān)總署《關(guān)于對〈“貼牌加工”出口產(chǎn)品是否構(gòu)成侵權(quán)問題〉的復(fù)函》中明確指出：“（涉外定牌）產(chǎn)品所貼商標(biāo)只在我國境外具有商品來源的識別意義，并不在國內(nèi)市場發(fā)揮識別商品來源的功能，我國的相關(guān)公眾在國內(nèi)不可能接觸到涉案產(chǎn)品，不會造成國內(nèi)相關(guān)公眾的混淆誤認(rèn)……此種情形不屬于商標(biāo)法第52條規(guī)定的侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為?！?014年以來，針對廣義的涉外定牌加工行為，更多法院判定不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

此次最高法對“PRETUL”掛鎖案的再審判決，進(jìn)一步明確構(gòu)成《商標(biāo)法》意義上的商標(biāo)使用是界定商標(biāo)侵權(quán)的前提，若無《商標(biāo)法》意義上的商標(biāo)使用，則判斷是否相同類似商品、是否相同近似商標(biāo)、是否容易導(dǎo)致混淆，均無實際意義。

來源：中國工商報

編輯：IPRdaily王夢婷