企業(yè)如何選擇低注冊(cè)風(fēng)險(xiǎn)的中文商標(biāo)？

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“為什么商店、買(mǎi)賣(mài)家兒這字號(hào)都叫”德”字兒”祥”字兒”?！弊謨骸背伞弊謨骸表槨弊謨?？就為顧客叫著順嘴兒?！边@段話(huà)來(lái)自著名相聲大師馬三立先生經(jīng)典作品《起名字的藝術(shù)》，隨著作品廣為流傳。但是自中國(guó)有了商標(biāo)注冊(cè)制度，給企業(yè)起名除了”順嘴兒”還必須得符合法律規(guī)定，這樣才能受到法律的更多保護(hù)。

從商標(biāo)法的角度，商標(biāo)設(shè)計(jì)選擇有很多注意的地方，比如合法性、顯著性等等，本文著重從中文商標(biāo)顯著性角度梳理因缺乏顯著性未注冊(cè)成功的案例并提出應(yīng)對(duì)措施，對(duì)企業(yè)選擇中文商標(biāo)提供參考。

一、商標(biāo)注冊(cè)必須具有顯著性

設(shè)計(jì)、選擇好的商標(biāo)是企業(yè)實(shí)施商標(biāo)戰(zhàn)略的基石，在華人地區(qū)，中文商標(biāo)的可識(shí)別性高，所以為中國(guó)企業(yè)所首選。大的企業(yè)往往會(huì)不惜重金征集名稱(chēng)，如日本本田公司等。而根據(jù)商標(biāo)注冊(cè)情況的統(tǒng)計(jì)分析，有些企業(yè)可能因?yàn)樯虡I(yè)需要或者其他原因，沒(méi)有進(jìn)行商標(biāo)注冊(cè)評(píng)估及建立商標(biāo)管理體系（參考《公司法務(wù)必讀：如何建立公司商標(biāo)管理體系》），導(dǎo)致中文商標(biāo)大量使用后被駁回，加上在之后的駁回復(fù)審及訴訟中沒(méi)能成功，導(dǎo)致商標(biāo)防御減弱或者被迫改名，商業(yè)利益大量流失。

《商標(biāo)法》第九條第一款”申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)有顯著特征，便于識(shí)別，并不得與他人在先取得的合法權(quán)利相沖突?！鄙虡?biāo)必須具有顯著性，顯著性強(qiáng)的商標(biāo)區(qū)別商品或者服務(wù)來(lái)源更強(qiáng)，在商標(biāo)異議中更容易成功，在侵權(quán)保護(hù)中，更容易認(rèn)定他人存在惡意。

二、實(shí)踐中因缺乏顯著性未注冊(cè)成功的案例

中國(guó)漢字一詞多義，一個(gè)字（詞）除了固有含義，還有經(jīng)過(guò)使用（傳播）帶來(lái)的其他含義，如果通過(guò)企業(yè)的使用，商標(biāo)給消費(fèi)者帶來(lái)的商標(biāo)意義上的認(rèn)知，且該認(rèn)知強(qiáng)于該商標(biāo)的固有含義并達(dá)到消費(fèi)者熟知的程度，從而與申請(qǐng)人產(chǎn)生唯一對(duì)應(yīng)關(guān)系，起到商標(biāo)的指示商品或服務(wù)來(lái)源的作用時(shí)，才能被認(rèn)為具有顯著特征。

《商標(biāo)法》第十一條”下列標(biāo)志不得作為商標(biāo)注冊(cè)：（一）僅有本商品的通用名稱(chēng)、圖形、型號(hào)的；（二）僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)的；（三）其他缺乏顯著特征的。

前款所列標(biāo)志經(jīng)過(guò)使用取得顯著特征，并便于識(shí)別的，可以作為商標(biāo)注冊(cè)?！?/p>

其他規(guī)定請(qǐng)參照《商標(biāo)審查標(biāo)準(zhǔn)》第二部分商標(biāo)顯著特征的審查。

（一）商標(biāo)局階段（部分）：

（二）法院階段（部分）

1、北京市高級(jí)人民法院（2013）高行終字第734號(hào)”被異議商標(biāo)僅由”無(wú)痕”兩個(gè)規(guī)范字體的漢字構(gòu)成，并無(wú)其他構(gòu)成要素。而該詞匯使用在指定的非金屬掛衣架、家具用非金屬附件等商品上，容易使相關(guān)公眾認(rèn)為使用該商品懸掛衣物后或家具上使用的該附件商品被拆除后，不會(huì)在衣物等被懸掛物或家具上留有痕跡。相關(guān)公眾對(duì)標(biāo)注”無(wú)痕”的指定商品所形成的上述認(rèn)識(shí)和理解即對(duì)該商品功能、效果的理解，故被異議商標(biāo)使用在指定商品上僅僅直接描述了該商品的功能、效果等特點(diǎn)?！?/p>

2、北京市高級(jí)人民法院（2014）高行（知）終字第2956號(hào)”被異議商標(biāo)為文字商標(biāo)，”板前”在日語(yǔ)中的含義為”日本料理師傅、廚師”等，指定使用在壽司、方便米飯等商品上，僅僅能直接表示了商品的制作者，不能起到區(qū)分商品來(lái)源的作用，不具有顯著性。同時(shí)，申請(qǐng)人在商標(biāo)評(píng)審階段提供的使用證據(jù)較少，不能證明被異議商標(biāo)在中國(guó)大陸地區(qū)經(jīng)過(guò)使用已經(jīng)取得顯著特征，可以作為商標(biāo)注冊(cè)?！?/p>

3、北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（2015）京知行初字第921號(hào)”訴爭(zhēng)商標(biāo)為文字與圖形組合商標(biāo)，其中文識(shí)別部分”漁生檔”為主要認(rèn)讀部分?！濒~(yú)生”是我國(guó)一種地方菜系的烹飪方法。”漁生”與”魚(yú)生”在文字構(gòu)成、含義、呼叫、視覺(jué)效果等上相近?！睗O生”直接表示了服務(wù)的內(nèi)容等特點(diǎn)，將訴爭(zhēng)商標(biāo)使用在餐廳、快餐館等服務(wù)上，相關(guān)公眾不易將其作為區(qū)分服務(wù)來(lái)源的商標(biāo)進(jìn)行識(shí)別。因此，訴爭(zhēng)商標(biāo)無(wú)法起到標(biāo)識(shí)作用，不符合《商標(biāo)法》第十一條第一款第（二）項(xiàng)的規(guī)定，不得作為商標(biāo)注冊(cè)?！?/p>

三、企業(yè)商標(biāo)選擇中文商標(biāo)該注意的事項(xiàng)

對(duì)于創(chuàng)業(yè)公司或者準(zhǔn)備培育新品牌的公司可以參照以上內(nèi)容對(duì)中文商標(biāo)進(jìn)行選擇。對(duì)于已經(jīng)使用的商標(biāo)應(yīng)注意以下事項(xiàng)：

（一）對(duì)于缺乏顯著性的中文商標(biāo)進(jìn)行使用，以期獲得顯著性；

如上文提到的”小肥羊”商標(biāo)，后被北京高院認(rèn)為，”小肥羊”文字標(biāo)識(shí)通過(guò)內(nèi)蒙古小肥羊公司大規(guī)模的使用與宣傳，申請(qǐng)商標(biāo)的內(nèi)容在相關(guān)公眾中享有了一定的知名度，消費(fèi)者能夠識(shí)別服務(wù)來(lái)源小肥羊公司。已經(jīng)獲得了顯著性，并且便于識(shí)別，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)予作為商標(biāo)注冊(cè)。

缺點(diǎn)如上文提到的指南針公司，不能享受注冊(cè)商標(biāo)的強(qiáng)保護(hù)，只能將”指南針”作為企業(yè)字號(hào)用于商業(yè)經(jīng)營(yíng)和宣傳活動(dòng)，侵權(quán)時(shí)舉證”知名商品特有的名稱(chēng)”進(jìn)行不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)保護(hù)。

（二）對(duì)于顯著性弱的中文商標(biāo)，應(yīng)增強(qiáng)商標(biāo)權(quán)利保護(hù)（如申請(qǐng)過(guò)渡商標(biāo)，將品牌過(guò)渡到有商標(biāo)牢固保護(hù)的地方）或者增加圖形商標(biāo)，增加顯著性，再者，在原有品牌基礎(chǔ)上增加顯著性（品牌）文字如中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行”金穗”等

缺點(diǎn)如山東省高級(jí)人民法院（2011）魯民三終字第144號(hào)中對(duì)濟(jì)南鄂湘情懷公司是否侵犯北京鄂湘情公司的商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的判語(yǔ)所述”湘鄂情只是商標(biāo)中的一部分，且顯著性弱，北京鄂湘情公司以”湘鄂情”三個(gè)漢字來(lái)主張其全部注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)是不成立的?！毕娑跚椤钡慕M詞是在”湘鄂”的基礎(chǔ)上簡(jiǎn)單的加了一個(gè)”情”字，餐飲行業(yè)對(duì)”湘鄂”組詞方法的普遍使用，必然導(dǎo)致”湘鄂情”識(shí)別性減弱。所以，”湘鄂情”三字是整個(gè)商標(biāo)中顯著性很弱的部分。綜上，”湘鄂情”文字不是識(shí)別該商標(biāo)的主要部分。北京鄂湘情公司以顯著性弱的”湘鄂情”三字來(lái)主張濟(jì)南湘鄂情懷公司侵犯注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)不成立。”最終維權(quán)不利。

四、結(jié)語(yǔ)

誠(chéng)然，企業(yè)生存并且發(fā)展是第一位的，但是如積累的商譽(yù)白白流失也是令人痛心的。

本文討論的企業(yè)選擇怎樣的中文商標(biāo)才能降低商標(biāo)注冊(cè)風(fēng)險(xiǎn)，除了參照以上的事項(xiàng)，還須樹(shù)立品牌保護(hù)意識(shí)，成立相應(yīng)的品牌保護(hù)機(jī)構(gòu)，建立商標(biāo)管理體系，通過(guò)這一體系提供的信息，掌握競(jìng)爭(zhēng)者發(fā)展，曉理經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)，甄別商業(yè)機(jī)會(huì)，發(fā)展更多的世界知名品牌。

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編輯：IPRdaily王夢(mèng)婷