“假冒注冊商標案”的司法爭議！

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3月15日，周海琴收到來自浙江省永嘉縣人民法院的《刑事案件執(zhí)行通知書》時，這位“愛心女溫商”“愛心使者”流下了淚水。

貼牌加工是否屬于商標使用？

事發(fā)浙江溫州的這起“假冒注冊商標案”涉案金額并不高，情節(jié)并不復雜，但當?shù)胤ㄔ旱呐袥Q卻引發(fā)知識產(chǎn)權界、法學界的廣泛爭議。如何界定貼牌加工行為？是否侵犯注冊商標專用權？司法實踐中，判定并不一致。

“你犯假冒注冊商標罪，依法判處有期徒刑三年，緩刑五年……”

3月15日，周海琴收到來自浙江省永嘉縣人民法院的《刑事案件執(zhí)行通知書》時，這位“愛心女溫商”“愛心使者”流下了淚水。

周海琴是浙江新塬實業(yè)有限公司(以下簡稱新塬公司)法人代表，5年前因其公司生產(chǎn)的“貼牌樣品”被當?shù)刭|監(jiān)部門查封，從而將周海琴本人及其公司置身于“假冒注冊商標案”漩渦中，最終引發(fā)司法訴訟，并于近日塵埃落定。

但該案中的“貼牌樣品”的貼牌加工是否屬于商標使用？學界與實務界仍有爭議。

打樣品被查封

“公司從2006年開始全部做外貿(mào)(產(chǎn)品)，我們一般都是根據(jù)客戶提供商標和樣板，打樣并經(jīng)客戶確定，再成批生產(chǎn)出口銷售。然而，這次出事，就出在先打樣品上。”周海琴向本社記者介紹。

記者獲悉，早在2009年11月初的廣州“廣交會”上，新塬公司結識臺灣百科達企業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡稱百科達)。之后，兩家公司于2010年3月達成合作意向。同時，業(yè)務代表陳炳基代表百科達向新塬公司提供貼牌加工業(yè)務的《授權證書》及相關證明文件、打樣合同等資料，并簽訂《購貨合同》4份，約定新塬公司為百科達進行貼牌加工，生產(chǎn)商標為“ALL STAR”和“CONVERSE ALL STAR”，共計6240雙硫化鞋。

“因產(chǎn)品全部為外商定制的樣品，不在國內(nèi)銷售，所以我并沒有關注商品的商標在國內(nèi)的注冊情況?！敝芎Ｇ僬f。

2010年10月，陳炳基帶著一個外商到新塬公司看樣驗貨。對方以質量不達標為由拒絕收貨?！按撕?，這批產(chǎn)品就一直留在了倉庫里沒有處理。”周海琴說。

2011年1月6日，溫州市、永嘉縣兩級質量技術監(jiān)督部門的執(zhí)法人員以舉報為由，認為新塬公司未經(jīng)美國康沃斯公司許可私自貼牌生產(chǎn)標有“ALL STAR”和“CONVERSE ALL STAR”的商品，并在該公司倉庫查獲20000雙布面膠鞋，對其中6240雙鞋子進行清點并直接扣押，其余13760雙原地封存。

2011年3月7日，質監(jiān)部門將案件移送永嘉縣公安局。警方以涉嫌假冒注冊商標罪立案偵查。之后，該縣經(jīng)偵大隊、溫州市及永嘉縣質量監(jiān)督局對原地封存的硫化鞋開箱檢查，發(fā)現(xiàn)不屬于涉案產(chǎn)品，遂認為新塬公司轉移查封產(chǎn)品。

新塬公司否認此說法，“立案后，我們積極配合相關部門調(diào)查。”周海琴告訴記者，“縣領導也挺重視的，還專門召集相關部門開會，并建議公安部門委托縣發(fā)改委到臺灣對貼牌加工事實進行調(diào)查核實。不過，后來因縣公安局和發(fā)改委意見不合而未能成行?！?/p>

“這之后本來還有機會在國內(nèi)直接找到百科達核實的?！敝芎Ｇ倩貞浾f，“2011年11月1日，我們得知百科達在廣州參加‘世界廣交會’，于是通知永嘉縣公安局，希望能安排人前去調(diào)查，但仍沒有成行?！?/p>

記者獲悉，在調(diào)查期間，永嘉縣公安局委托溫州市物價局對扣押的6240雙硫化鞋予以鑒定，結果評估價值為46800元，尚達不到5萬元的立案標準。不過，該縣公安局并不認可鑒定結果。

此后，該案調(diào)查擱淺，結果懸而未決。

兩次鑒定數(shù)額不一

令人意外的是，該案在4年后再起波瀾。

2014年10月，浙江省巡視組發(fā)現(xiàn)該案4年左右沒結案，于是責令相關部門協(xié)調(diào)處理。隨后，永嘉縣公安局委托價格認定機構再次對扣押的硫化鞋進行價格鑒定，這次認定涉案假冒注冊商標扣押數(shù)量為6240雙、價格為58870元。

彼時據(jù)當?shù)孛襟w報道：“經(jīng)我市公安部門查明，浙江新塬實業(yè)有限公司在未經(jīng)注冊商標所有人許可的情況下，在同一種商標上使用與其注冊商標相同的商標，并且假冒兩種以上注冊商標，非法經(jīng)營額達58870元人民幣。犯罪嫌疑人周海琴系公司直接負責的主管人員，應當以假冒注冊商標追究其刑事責任。永嘉縣擬對周海琴采取取保候審的強制措施?！?/p>

2014年10月29日，溫州市人大常委會召開第十二屆人民代表大會常務委員會第二十一次會議，決定許可對溫州市第十二屆人民代表大會代表周海琴采取取保候審強制措施。

同年12月3日，周海琴被取保候審，2015年7月10日被繼續(xù)取保候審。

2015年7月3日，永嘉縣人民檢察院以被告單位新塬公司、被告人周海琴犯假冒注冊商標罪向該縣人民法院提起公訴。永嘉縣人民法院于同年9月29日作出判決，被告單位新塬公司假冒注冊商標判處罰金人民幣25萬元；被告人周海琴犯假冒注冊商標罪判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣10萬元。

對此判決，新塬公司及其周海琴表示不服，遂向溫州市中級人民法院(簡稱溫州中院)提出上訴。

2016年2月28日，溫州中院駁回上訴，維持原判。

這個結果，讓周海琴頗感無奈。

“這些鞋子都是在倉庫內(nèi)被查的，而且是委托加工的貼牌樣品，并沒有對外銷售，因此不能叫做商品。”周海琴說，“作為一家本地相當規(guī)模的外貿(mào)型加工企業(yè)，我不可能拿企業(yè)的美譽和前途去鋌而走險，給定性為假冒注冊商標罪實在覺得委屈，想不通?！?/p>

記者了解到，新塬公司成立于1992年。2006年8月該公司獲得《中華人民共和國海關報關單位注冊登記證書》，取得自營出口權，開始轉為國際貿(mào)易生意，主要從事貼牌加工，每年為當?shù)貏?chuàng)稅逾千萬元。

“而且，事發(fā)2011年1月6日，當時鑒定金額并沒有達到假冒注冊商標罪的定罪標準，而案件拖至2014年底，又重新按照市場價格鑒定并導致了有罪的事實，這樣的判定是否具有選擇性？”周海琴對此疑慮重重。

記者注意到，一審判決認定涉案假冒注冊商標扣押數(shù)量為6240雙、價格為58870元，屬于非法經(jīng)營數(shù)額在5萬元以上、數(shù)量為5000件以上并且情節(jié)特別嚴重。故適用了浙江省高級人民法院2012年12月27日頒布的《關于部分罪名定罪量刑情節(jié)及數(shù)額標準的意見》(簡稱2012《意見》)。

專家：不構成假冒注冊商標罪

2016年2月2日，中國政法大學刑事法律研究中心就新塬公司、周海琴涉嫌假冒注冊商標案進行了專門論證。

參與本次論證的專家有：中國刑事訴訟法學研究會會長、中國政法大學教授卞建林，中國刑法學研究會會長、北京師范大學教授趙秉志，中國刑法學研究會常務副會長、中國社會科學院教授陳澤憲，中國刑法學研究會副會長、中國政法大學教授曲新久，中國知識產(chǎn)權法學研究會副會長、中國政法大學教授馮曉青，中國刑事訴訟法學研究會理事、中國政法大學教授汪海燕。

專家認為，判斷新塬公司及周海琴的行為是否構成假冒注冊商標罪，首先必須認定其是否構成一般民事侵權(即侵犯注冊商標專用權)。只有構成民事侵權，在情節(jié)嚴重的情況下才有可能構成假冒注冊商標罪。新塬公司及周海琴根據(jù)委托，在其生產(chǎn)的布鞋上貼附“CONVERSE”相關標識，所貼附的標識不具有區(qū)分所加工商品來源的意義，因此其行為不屬于商標法意義上的商品使用。而且，由于是貼牌加工，商品全部出口到目的地國家，在國內(nèi)完全沒有銷售，也根本不存在造成和國內(nèi)消費者混淆、損害的任何機會和可能。

關于法律條款適用的問題，專家表示，判決書以浙江高院2012《意見》作為認定依據(jù)屬于適用法律不當，因為根據(jù)最高法、最高檢的相關規(guī)定，浙江高院無權就假冒注冊商標的入罪標準和加重標準作出規(guī)定。另外，該案發(fā)生在浙江高院2012《意見》下發(fā)之前，按照刑法中的溯及力原則，對新塬公司的案件應當適用刑法規(guī)定，而非浙江高院的2012《意見》。

關于涉案數(shù)額的認定，專家表示，根據(jù)相關法律和司法解釋規(guī)定，本案查封的產(chǎn)品并未銷售，應按照《購貨合同》中明確的單價7.5元每雙計算，即7.5×6240=46800元，而不能按照銷售的市場價格計算。據(jù)此本案涉案數(shù)額未達到5萬元，不屬于司法解釋規(guī)定的“情節(jié)嚴重”的情形，不應當予以追究。

貼牌加工不屬于商標使用行為？

《中華人民共和國商標法》(2001年修正)中有關注冊商標的使用并無對貼牌加工做出例外規(guī)定，即貼牌加工行為亦應受商標法的規(guī)制，屬于商標使用行為。

不過，在全國的類似案例中，判決結果大多與上述認定相反。

如，上海市第一中級人民法院在揚州金福工貿(mào)有限公司、寶潔(加拿大)商業(yè)服務公司訴確認不侵害商標權糾紛案，山東省高級人民法院在KG國際免稅區(qū)公司訴青島少華貿(mào)易有限公司、臨清市眾泰軸承有限公司侵害商標權糾紛案中，均認為貼牌加工不屬于商標使用行為。

早在2010年7月1日，最高法辦公廳在回復海關總署《關于對〈“貼牌加工”出口產(chǎn)品是否構成侵權問題〉的復函》中明確指出：“(涉外定牌)產(chǎn)品所貼商標只在我國境外具有商品來源的識別意義，并不在國內(nèi)市場發(fā)揮識別商品來源的功能，我國的相關公眾在國內(nèi)不可能接觸到涉案產(chǎn)品，不會造成國內(nèi)相關公眾的混淆誤認……此種情形不屬于商標法第52條規(guī)定的侵犯注冊商標專用權的行為?！?/p>

2014年6月25日，時任最高人民法院知識產(chǎn)權庭庭長孔祥俊也在《新修訂商標法適用的幾個問題》一文中指出，就貼牌加工中的“貼牌”是否屬于商標使用行為而言，這種全部用于境外銷售、在我國境內(nèi)不進入市場流通領域的附加商標(貼牌)行為，在我國境內(nèi)不具有識別商品來源的功能，因而不屬于商標使用行為。

2015年11月26日，最高人民法院對浦江亞環(huán)鎖業(yè)有限公司與萊斯防盜產(chǎn)品國際有限公司侵害商標權糾紛一案(“PRETUL”案)作出再審判決，明確了我國司法實踐對于涉外定牌加工的商標侵權問題的態(tài)度，其中指出：“亞環(huán)公司受儲伯公司委托，按照其要求生產(chǎn)掛鎖，在掛鎖上使用‘PRETUL’相關標識并全部出口至墨西哥，該批掛鎖并不在中國市場上銷售，也就是該標識不會在我國領域內(nèi)發(fā)揮商標的識別功能，不具有使我國的相關公眾將貼附該標志的商品，與萊斯公司生產(chǎn)的商品的來源產(chǎn)生混淆和誤認的可性能?！?/p>

最高人民法院認為，浦江亞環(huán)鎖業(yè)有限公司在委托加工產(chǎn)品上貼附的標識，既不具有區(qū)分所加工商品來源的意義，也不能實現(xiàn)識別該商品來源的功能，不具有商標的屬性，該公司在產(chǎn)品上貼附標識的行為不能被認定為商標意義上的使用行為。因此作出判決，認定浦江亞環(huán)鎖業(yè)有限公司根據(jù)墨西哥的儲伯公司委托，在其生產(chǎn)的掛鎖上使用“PRETUL”相關標識的行為，不屬于《商標法》意義上的商標使用。

這起由寧波市中級人民法院一審，經(jīng)浙江省高級人民法院二審、最高人民法院再審，歷時近5年的“PRETUL定牌加工案”終于塵埃落地。

此判決公布后在知識產(chǎn)權業(yè)界引起廣泛關注，不少業(yè)內(nèi)人士認為這是最高法對定牌加工中的商標侵權問題“定調(diào)”，或將影響以后此類案件的判決。（原標題：“假冒注冊商標案”的司法爭議）

來源：民主與法制時報

作者：田雄

編輯：IPRdaily 王夢婷