對技術(shù)方案的知識產(chǎn)權(quán)保護 — 商業(yè)秘密 vs. 專利

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在我們協(xié)助客戶處理商業(yè)秘密案件時，經(jīng)常會發(fā)現(xiàn)一些原本可以通過申請專利得到更好保護的技術(shù)方案，由于案發(fā)時已經(jīng)遭到泄露成為公開技術(shù)信息，從而造成既無法申請專利，也因為各種原因無法獲得商業(yè)秘密保護的尷尬局面。另一方面，對于一些核心技術(shù)秘密，如果通過申請專利的方式保護則必須公開技術(shù)方案；但基于商業(yè)方面的考慮，客戶也不愿意過早公開這些技術(shù)方案。經(jīng)歷這些案件后，我們覺得預(yù)防遠遠比案發(fā)后臨時找救濟方案重要。因此，對企業(yè)技術(shù)研發(fā)過程中具有一定經(jīng)濟價值的技術(shù)早期介入，和研發(fā)人員及管理層共同討論究竟通過何種法律方式對該技術(shù)方案進行保護，不僅能起到事先防范的作用，而且能為事發(fā)后的法律救濟措施提供扎實的前期法律和事實基礎(chǔ)。

商業(yè)秘密與專利保護方式對比

要針對技術(shù)方案恰當(dāng)使用不同的保護方法，首先要理解兩種保護方法的區(qū)別于利弊：

1. 權(quán)利取得方式

專利需要依法定程序申請并獲得授權(quán)；對技術(shù)方案而言，主要是通過申請實用新型或發(fā)明專利進行保護。當(dāng)然，為了高效實現(xiàn)保護，實踐中也可以同時申請發(fā)明和使用新型；因為實用新型獲得授權(quán)比較快，而發(fā)明保護時間久且力度大；因此可以先用實用新型進行保護，等發(fā)明授權(quán)之后再用發(fā)明進行保護。對商業(yè)秘密而言，無需經(jīng)過特別程序和審批，主要依靠公司內(nèi)部保密措施。

2. 對技術(shù)方案的要求

根據(jù)專利法的要求，對技術(shù)方案以實用新型或發(fā)明進行保護，都需要其具有新穎性、創(chuàng)造性和實用性的特征。按照商業(yè)秘密的保護要求，需要技術(shù)信息不為公眾所知悉，采取保密措施并具有實用性，能夠為企業(yè)帶來經(jīng)濟效益；但對技術(shù)本身的創(chuàng)造性程度并沒有硬性要求。

3. 權(quán)利維護成本

對專利而言，權(quán)利的取得和維護成本主要有官費、代理費和年費。對商業(yè)秘密而言，則主要是企業(yè)采取保密措施的成本。從表面上看，貌似專利需要更多維護成本；但實際上，企業(yè)保密措施包括合同、制度、文本、計算機系統(tǒng)、局域網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)、現(xiàn)場保密標(biāo)識和措施及維護人員等等方面，實際維護成本一般遠大于專利權(quán)的維護成本。

4. 保護期限

對以技術(shù)方案申請的專利而言，若申請為發(fā)明專利，其有效期20年；若申請為實用新型，其有效期為10年（均自申請日起算）。商業(yè)秘密在保護期限上有優(yōu)勢明顯，如果保護得當(dāng)，則可以獲得無限期的保護。

5. 公開性

要想獲得專利權(quán)，則技術(shù)方案必須公開，否則也無從保護。但如果將技術(shù)方案作為商業(yè)秘密保護，則必然是不公開的。

6. 權(quán)利穩(wěn)定性

技術(shù)方案一旦獲得專利權(quán)保護，非經(jīng)法定程序（如被無效、未繳納年費、書面申明放棄、權(quán)利到期等）專利權(quán)不會喪失；就專利權(quán)本身而言，基于授權(quán)審查機制的不同，發(fā)明的穩(wěn)定性要高于實用新型。但作為商業(yè)秘密保護的技術(shù)方案，一旦被任何人公開（甚至因遭受侵權(quán)被公開），權(quán)利就無法以商業(yè)秘密方式得到法律保護。

7. 維權(quán)難度

考慮到目前國內(nèi)的司法實踐及兩種保護方式性質(zhì)的不同，以專利方式保護技術(shù)方案難度相對較低（只要專利權(quán)利穩(wěn)定，有充足證據(jù)證明他人未經(jīng)許可實施了專利方案，則勝訴率還是比較高的；北京和上海法院近五年公開數(shù)據(jù)專利侵權(quán)勝訴率在70%左右）。但對商業(yè)秘密而言，無論民事案件還是刑事案件對原告/報案人要求均非常高（需證明權(quán)利人對秘密信息享有所有權(quán)、秘密信息的內(nèi)容、技術(shù)方案的價值，對信息采取了具體的保密措施、他人使用或泄露了商業(yè)秘密，必要時還需委托第三方對商業(yè)秘密進行鑒定），而且勝訴率遠低于專利侵權(quán)案件（浦東法院2002年至2011年數(shù)據(jù)顯示，商業(yè)秘密民事案件全部支持的比例低于10%）。

商業(yè)秘密與專利保護的利弊分析

了解了商業(yè)秘密和專利兩種保護方式的異同，就比較容易對比這兩種方式對技術(shù)方案保護的利弊之處了。

對技術(shù)方案采用專利保護的主要有利之處是，權(quán)利相對明確（申請專利的權(quán)利要求書、說明書、摘要都對技術(shù)本身有明確記載和限定），申請效率相對較高（發(fā)明和實用新型可以同時申請，之后先用實用新型保護；等發(fā)明授權(quán)時再放棄實用新型并以發(fā)明進行保護），在發(fā)生侵權(quán)時救濟路徑相對清晰且保護難度相對較低（勝訴率較高）。以專利方式保護的不利之處是，首先技術(shù)方案需要公開；對不愿意公開技術(shù)方案的企業(yè)來說，這可能是一個最大的問題。其次，保護周期有限（發(fā)明20年，實用新型10年），之后技術(shù)方案就進入公共領(lǐng)域，無法得到法律保護了。

若對技術(shù)方案以商業(yè)秘密進行保護，其有利之處一方面是技術(shù)方案可以保密，企業(yè)不必公開技術(shù)信息；另一方面體現(xiàn)在保護期限上，若保護措施得當(dāng)則技術(shù)方案可以長期得到保護。但同樣，以商業(yè)秘密方式保護也有其不利之處：從司法實踐看，目前國內(nèi)總體保密情況欠佳，公司技術(shù)方案被泄密情況時有發(fā)生；而技術(shù)秘密一旦被泄露，無論是自己泄露還是因被侵權(quán)而泄露，都將無法再以商業(yè)秘密的方式進行法律保護；而且因為技術(shù)已被公開，也不能再去申請專利。其次，目前在司法實踐中對商業(yè)秘密案件權(quán)利人要求過高，但商業(yè)秘密侵權(quán)行為本身又存在隱蔽性的特點，因此在受到侵權(quán)后保護難度較大；民事案件勝訴率低（自2002年至2011年，上海浦東法院共受理商業(yè)秘密案件62件，判決28件，獲得法院全部支持僅2件，部分支持的僅有10件。），刑事案件因?qū)α缸C據(jù)要求很高而導(dǎo)致難以立案（實踐中公安機關(guān)通常要求侵權(quán)的全部主要證據(jù)及司法鑒定結(jié)論，而這些證據(jù)有些本身是需要刑事調(diào)查才能取得的，在立案前由被害人自行取得難度非常大）。

保護方式的選擇建議

了解對技術(shù)方案的商業(yè)秘密及專利兩種法律保護方式，就可以針對公司已有或準(zhǔn)備開發(fā)的技術(shù)方案選擇相應(yīng)的保護方式了。下面幾點可以作為選擇時的參考：

1. 保密措施和期限

對有能力采取有效保密措施，防止技術(shù)方案泄露，且對技術(shù)方案希望長期得到保護的，可以考慮以商業(yè)秘密方式保護。若企業(yè)不能保證有效保密措施，或保密措施無法保障技術(shù)方案不被泄露，則盡量以申請專利的方式進行保護。

2. 技術(shù)先進程度

若技術(shù)方案本身先進性程度不高，同樣或類似的技術(shù)也可能被他人（特別是競爭者）研發(fā)出來，則時間上優(yōu)先保護更為重要，建議采用專利方式保護。若技術(shù)方案本身先進性程度較高，在一定時期內(nèi)難以被他人研發(fā)出來，可考慮采用商業(yè)秘密進行保護。

3. 反向工程難度

若該技術(shù)方案容易通過反向工程而獲得關(guān)鍵技術(shù)信息，則應(yīng)考慮通過專利保護（例如：簡單的機械領(lǐng)域技術(shù)）。若該技術(shù)方案很難進行反向工程，則可以考慮商業(yè)秘密的保護方式。

4. 技術(shù)方案的商業(yè)價值期限

若該技術(shù)方案具有較長期的商業(yè)價值，則可以采用商業(yè)秘密進行保護（如可口可樂配方）。若該技術(shù)方案處于更新?lián)Q代較快的領(lǐng)域，則可以考慮專利保護（如部分通訊、IT領(lǐng)域技術(shù)方案）。

5. 獲得專利授權(quán)的可能性

若該技術(shù)難以符合授予專利權(quán)的條件（新穎性、創(chuàng)造性、實用性），則要考慮采取商業(yè)秘密保護。

6. 商業(yè)秘密+專利相結(jié)合的保護方式

結(jié)合上面5點，也可以考慮綜合保護方案：如將希望得到保護的核心技術(shù)采用商業(yè)秘密的方式保護，嚴(yán)格限制范圍并采取有效保密措施；對周邊技術(shù)采用專利方式保護。此外，對核心技術(shù)申請專利（若屬于更新?lián)Q代快的領(lǐng)域或技術(shù)難度本身不高容易被反向工程方式獲得技術(shù)方案），對周邊技術(shù)采取商業(yè)秘密（若技術(shù)難以符合專利授權(quán)條件），也是一種可行的方案。

企業(yè)的保護措施建議

對企業(yè)而言，需要從技術(shù)研發(fā)階段就著手技術(shù)方案可能的保護模式及保護方式的研究和決策。從人員上，需要技術(shù)人員、法律人員和管理人員的共同介入。以下幾個方面可以參考：

1. 內(nèi)部培訓(xùn)

對企業(yè)內(nèi)部進行相關(guān)培訓(xùn)，讓公司高管、核心技術(shù)人員了解什么是商業(yè)秘密，以及如何進行保護；從而在意識層面加強對技術(shù)方案的重視，并為將來的保護措施及行動打好基礎(chǔ)。

2. 保密措施的實施

對采取商業(yè)秘密方式保護的技術(shù)方案，需要從公司保密制度、保密協(xié)議、限制知悉和防止泄露的措施、計算機系統(tǒng)分級授權(quán)管理制度、保密合規(guī)性審查、現(xiàn)場保密標(biāo)識的安置及完善等方面著手，建立嚴(yán)密的保護體系，防止信息外泄及支持將來可能采取的法律責(zé)任追究措施。

3. 技術(shù)保護方式評估

由于大多數(shù)技術(shù)方案涉及的技術(shù)點不止一個，所以商業(yè)秘密+專利的綜合保護方式相對較好。在這種情況下，就需要技術(shù)人員、管理人員和法律專業(yè)人員緊密配合，在采取保密措施前認(rèn)真評估分析采用專利和商業(yè)秘密的優(yōu)劣勢，選擇恰當(dāng)?shù)谋Ｗo方式。

4. 維權(quán)措施

商業(yè)秘密一旦被泄露，則既無法繼續(xù)用商業(yè)秘密方式保護，也無法再申請專利，對客戶造成的損失是巨大的，只能通過有效的訴訟策略積極維權(quán)以減少損失并追究侵權(quán)人的法律責(zé)任。專利被侵犯后專利仍然有效，但還是需要分析制定恰當(dāng)策略，以最大限度保護企業(yè)的市場競爭優(yōu)勢。

總而言之，企業(yè)的核心技術(shù)方案是企業(yè)的重要資產(chǎn)，需要對其認(rèn)真分析并以最恰當(dāng)?shù)姆煞绞奖Ｗo，以最大限度地降低可能的法律風(fēng)險，維護客戶的權(quán)益。

來源：拾柴科技成果轉(zhuǎn)化

編輯：IPRdaily 彭瑩