智能終端海外專利訴訟與應對(下）

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原標題：智能終端海外專利訴訟與應對(下）

為了更好地進行學習研究，從重點公司與重點NPE公司參與的專利訴訟中選擇了被用于訴訟次數(shù)較多的、在訴訟中明顯發(fā)揮作用的專利作為專利訴訟重點專利進一步分析。分析發(fā)現(xiàn)訴訟重點專利主要分為三類：終端設計及功能專利、標準必要專利、業(yè)務相關(guān)專利。

終端設計及功能專利指在終端形狀、UI以及終端功能實現(xiàn)方案等方面的專利。蘋果公司選擇的專利訴訟專利幾乎都是終端設計及功能專利，以設計類和人機交互功能為最多。摩托羅拉和微軟也較多地使用了終端設計及功能專利進行訴訟。

2011年4月15日蘋果起訴三星，2012年6月26日獲得禁售令和260萬美元保證金，2012年8月24日判定三星23款手機及平板侵權(quán)，賠償10.5億美元，2014年3月7日終賠償金9.3億。最終確認侵權(quán)的包括2個發(fā)明專利和3個外觀設計專利，USD604305和USD618677均是其中的外觀設計專利。

源自：美國加州北區(qū)法院4:2011cv01846案蘋果公司訴狀

圖1是蘋果公司提交的訴狀中關(guān)于USD604305的一個對比圖，外觀設計專利在專利侵權(quán)訴訟中，具有特別直觀的優(yōu)勢，特別是在美國這種陪審團制度的法庭，讓陪審員容易理解專利保護的內(nèi)容與被訴侵權(quán)產(chǎn)品的相似性更加容易，也增強了被認為侵犯專利權(quán)的可能性。

源自：美國加州北區(qū)法院4:2011cv01846案蘋果公司證據(jù)文書

圖2是蘋果公司提交的證據(jù)文書中關(guān)于USD618677的一個對比圖，希望以此證明三星抄襲。專利侵權(quán)不以抄襲作為必要條件，但若能證明抄襲或抄襲嫌疑，對專利侵權(quán)認定具有積極作用，且證明抄襲是對惡意侵權(quán)認定有利，而惡意侵權(quán)若證成會增加賠償?？梢娫趯＠V訟領(lǐng)域，對競爭對手產(chǎn)品更新?lián)Q代、提供新功能、性能改進等信息搜集也具有實質(zhì)性意義。

終端設計及功能專利的積極方面在于與用戶貼近且全部功能在終端上實現(xiàn)，容易發(fā)現(xiàn)和證明侵權(quán)，但其消極方面在于相對更容易被無效，“摩托羅拉US6246862，利用接近傳感器在通話過程中鎖定屏幕”“蘋果EP1964022 ，滑動解鎖”兩項專利，在訴訟過程中曾發(fā)揮積極作用，最終在訴訟中被無效。

標準必要專利（StandardEssential Patent，SEP），指在實施標準時所不可避免地會使用到的專利，即該專利的保護范圍覆蓋了標準的技術(shù)方案。與智能終端相關(guān)的標準必要專利通常為通信協(xié)議類。三星公司選擇的專利訴訟專利中包括較多通信標準專利，但是2014年3月三星在與蘋果的訴訟案中，撤回了全部標準必要專利，僅以2個非標準專利主張權(quán)利，訴訟策略似乎也開始有所調(diào)整。摩托羅拉也較多地使用了標準必要專利進行訴訟。

2010年10月6日，三星向美國ITC起訴蘋果，2013年6月5日ITC作出終判，認定蘋果侵犯三星3G標準必要專利US7706348。同時ITC對蘋果發(fā)出限制性排除令及禁制令。2013年8月3日奧巴馬總統(tǒng)否決ITC作出的禁售令。認為三星濫用標準必要專利，會影響公眾利益。

2011年10月17日，三星在日本以標準必要專利請求對蘋果的禁令時，被日本東京地方法院以違反FRAND（公平合理無歧視）原則，濫用標準必要專利為由駁回起訴。

2010年微軟在美國起訴摩托羅拉的對其標準必要專利的許可費用違反FRAND原則，經(jīng)過5年的長期拉鋸，2015年CAFC裁決微軟應付的許可費是180萬美元，而非摩托羅拉要求的40億美元。

可以看出，使用標準專利進行訴訟，其消極方面主要是受FRAND原則限制。標準專利權(quán)人有協(xié)商的義務，若不積極與侵權(quán)人案外協(xié)商，則容易被認為濫用標準必要專利。從微軟摩托羅拉案也可以看出，F(xiàn)RAND原則對專利許可費用也具有限制作用。從積極方面來看，由于一個企業(yè)接受一個標準，則必定落入標準必要專利的保護范圍，因此，標準專利同樣容易證明侵權(quán)。

為了支持相應業(yè)務，終端側(cè)通常有一定的改進，雖然實現(xiàn)上不完全在終端，但只要終端能夠支持該業(yè)務，容易發(fā)現(xiàn)侵權(quán)。微軟公司較多地使用了業(yè)務相關(guān)專利進行訴訟。

2012年4月，微軟向德國慕尼黑法院起訴摩托羅拉。2012年10月11日，微軟提出追加被告谷歌，侵權(quán)產(chǎn)品為谷歌地圖。2013年3月7日，法官通知谷歌和摩托羅拉的律師，他的法庭傾向于同意對谷歌和摩托羅拉發(fā)出禁令。屆時，德國境內(nèi)的手機將無法使用谷歌地圖，谷歌地圖網(wǎng)頁也會被屏蔽。涉案專利為EP0845124，該專利請求保護一個網(wǎng)絡地圖方案。

2013年5月29日，NPE公司SmartflashLLC向美國德州東區(qū)法院起訴。2015年2月24日判決蘋果蓄意侵權(quán)而判賠須支付5.329億美元賠償金。涉案專利為US8118221，該專利請求保護一個關(guān)于APP付款認證的方案。

使用業(yè)務相關(guān)專利進行訴訟，從積極方面來看，由于承載了業(yè)務，與用戶較為貼近，因此容易發(fā)現(xiàn)侵權(quán)。消極方面在于，由于業(yè)務類方案通常包括多個實體的實現(xiàn)，對其中服務器側(cè)實現(xiàn)方案的證實存在較大困難，證明侵權(quán)有一定難度。對于希望自身的專利具有訴訟價值的企業(yè)，在布局專利時，需要向以上三類專利看齊。以終端設計及功能專利中的終端功能實現(xiàn)方案來講，蘋果公司選擇的專利訴訟專利以人機交互功能為最多，而人機交互功能的特點在于與用戶貼合較為緊密，更容易發(fā)現(xiàn)與證明侵權(quán)。將終端功能實現(xiàn)方案分為與用戶貼合較為緊密的前臺功能以及與用戶較為剝離的、較難發(fā)現(xiàn)和證明侵權(quán)的后臺功能。前臺功能可以是滑動解鎖，防誤觸等功能，后臺功能可以是天線控制、搜網(wǎng)控制等。相對來說，應當更加重視前臺功能的專利布局。從蘋果與三星間的專利訴訟分析可以看出，終端設計及功能專利中的外觀設計專利在訴訟中易發(fā)現(xiàn)和證明侵權(quán)具有優(yōu)勢，而國內(nèi)企業(yè)普遍更加重視發(fā)明專利，對外觀設計專利相對不那么重視。在認識到外觀設計專利在訴訟中所能發(fā)揮的重要作用之后，對有明確創(chuàng)新的重要外觀設計應持續(xù)重視申請布局。標準必要專利可根據(jù)企業(yè)自身所處發(fā)展階段來確定是否需爭取布局。業(yè)務相關(guān)專利與終端設計及功能專利類似，在布局時也應當注意是否容易發(fā)現(xiàn)侵權(quán)。

在智能終端領(lǐng)域，部分專利保護范圍很大，以微軟EP0845124網(wǎng)絡地圖專利為例，其保護一種由地圖服務器向移動終端提供地圖，并由數(shù)據(jù)服務器向移動終端提供相關(guān)數(shù)據(jù)（例如該位置的地名、商場等信息）的方案，由于其具有數(shù)據(jù)更新上的優(yōu)勢，目前的網(wǎng)絡地圖方案幾乎都是這樣實現(xiàn)的，難以規(guī)避。部分專利強勢專利引導了市場，已經(jīng)培養(yǎng)了用戶習慣，以蘋果外觀設計專利USD604305為例，其要求保護多個應用程序圖標在智能終端屏幕上整齊排列顯示的外觀，目前的智能終端事實上均落入其保護范圍。從技術(shù)規(guī)避而言，并非不能規(guī)避，但由于目前的智能終端在屏幕上，均是如此顯示應用程序圖標，若強行規(guī)避，則規(guī)避后的設計可能因為不符合用戶習慣而不被市場所接受，如此則可能得不償失。除了無法規(guī)避與因市場原因不進行規(guī)避的之外，智能終端領(lǐng)域本身專利眾多，在各個功能點上均希望通過規(guī)避設計來避免專利風險不現(xiàn)實，因此，需正視智能終端領(lǐng)域客觀專利風險。

在面對NPE公司的專利侵權(quán)訴訟或訴求時，由于NPE公司沒有產(chǎn)業(yè)，客觀上無法以自有專利相制衡，因此，面對于NPE公司時，首先應當確認自身是否侵權(quán)，確認自身是否侵權(quán)是應對的基礎，若并未落入NPE公司專利的保護范圍，則NPE公司本次專利侵權(quán)訴訟或訴求實質(zhì)上影響不大，從流程上可通過談判等方式解決此次爭端。若自身的方案確實落入NPE公司專利的保護范圍，則需確認NPE公司的專利權(quán)利是否穩(wěn)定，若有明確證據(jù)確定NPE公司的專利權(quán)利并不穩(wěn)定，則同樣可通過談判等方式解決此次爭端，甚至可以提起無效程序。若自身的方案確實落入NPE公司專利的保護范圍，而NPE公司的專利權(quán)利又比較穩(wěn)定，則可以考慮通過談判尋求和解，爭取以最少的付費解決問題。目前NPE公司的策略更傾向于廣撒網(wǎng)起訴，但與大部分企業(yè)達成和解。與NPE公司達成和解有兩個好處，一是和解的方式是專利許可，而專利許可費用通常比侵權(quán)賠償費用低且可控，二是不需要再耗費資源應對專利訴訟。

在面對標準必要專利時，可尋求專利許可。這是由于標準必要專利難以繞開且容易被證明侵權(quán)，但是，受FRAND原則限制，專利持有人有協(xié)商的義務，且許可費用相對較低。因此，若對方違反FRAND原則不予協(xié)商，也可作為我方抗辯理由。在協(xié)商過程中，特別需要注意利用FRAND原則，更好地保護被許可人的權(quán)益。標準必要專利，雖然從理論上理解，只要采用該標準，則必然落入標準必要專利的保護范圍，但是從實踐上來講，進入標準專利池的專利也并非一定覆蓋住了標準的全部技術(shù)方案，在遇到標準必要專利時，也應當個案分析，判斷自身所采用的方案是否落入標準必要專利的保護范圍。同樣，若有必要，也可確定標準必要專利的權(quán)利是否穩(wěn)定，從而確定不同的談判策略。

面對同樣生產(chǎn)產(chǎn)品的競爭對手時，加強自身專利積累對于智能終端領(lǐng)域的企業(yè)來說是非常有必要的，由于競爭對手同樣制造產(chǎn)品，因此，專利積累能夠?qū)Ω偁帉κ中纬芍坪狻那懊娴姆治鲋形覀冎?，各重點智能終端公司均有主動發(fā)起訴訟的情況，若企業(yè)要主動發(fā)起訴訟，積累有訴訟價值的專利是十分重要的，即使企業(yè)并不打算主動發(fā)起訴訟，掌握對競爭對手有威脅的專利也可使得自身在談判或糾紛應對中處于有利地位。對于大多數(shù)的中國企業(yè)來說，加強自身專利積累的主要目的還是提升防御力，針對同樣生產(chǎn)產(chǎn)品的競爭對手，一旦掌握對競爭對手有威脅的專利，則存在交叉許可可能性，因此，在遇到專利糾紛時，有效的專利積累增加了談判成功的可能性。而在一個案件中，相互所負的賠償義務可以主張抵消，掌握對競爭對手有威脅的專利使得反訴成為可能，從而可降低大額賠償風險。

來源：IPFuTure科慧遠知識產(chǎn)權(quán)

作者：李虹青

編輯：IPRdaily 趙珍   校對：IPRdaily縱橫君

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