未注冊商標被許可使用人不享有先用權(quán)

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原標題：未注冊商標被許可使用人不享有先用權(quán)

一、案情回放

1、2011年12月21日，美國愛貝國際教育有限公司(以下簡稱愛貝公司) 申請注冊“ABIE·C”商標。

2、2013年2月28日，取得注冊，核定服務項目為教學等。

后愛貝公司許可上海布來斯教育投資有限公司（以下簡稱布來斯公司）在中國范圍內(nèi)使用并有權(quán)許可他人使用“ABIE·C”注冊商標,如發(fā)生商標侵權(quán)行為，布來斯公司有權(quán)單獨訴訟。

3、2012年8月11日，布來斯公司許可西安逾青商務信息咨詢有限公司（以下簡稱逾青公司）開設愛貝國際少兒英語培訓中心,使用“ABIE”標識至2015年10月9日。

4、2013年12月31日愛貝公司申請注冊“ABIE”商標，2016年4月7日取得注冊。

5、2015年9月21日布來斯公司致函逾青公司，稱合同到期不再授權(quán)。

6、2016年3月，逾青公司仍在使用“ABIE”標識。

布來斯公司訴至法院,請求判令逾青公司停止侵權(quán)行為；賠禮道歉，消除影響；賠償損失6萬元。

逾青公司辯稱，布來斯公司與逾青公司簽訂合同時虛構(gòu)商標，欺詐加盟商，合同應撤銷;逾青公司使用的ABIE與ABIE.C是兩個獨立的商標，不構(gòu)成侵權(quán)。請求駁回布來斯公司的訴訟請求。

陜西省西安市中級人民法院經(jīng)審理后判決：逾青公司停止侵權(quán)行為；賠償布來斯公司損失（含合理費用）1.5萬元。

二、【不同觀點】

第一種觀點認為，由于布來斯公司取得授權(quán)的商標許可使用合同簽署地不明且未經(jīng)公證認證，因此布來斯公司訴訟主體不適格；只有經(jīng)商標局合法注冊的商標才可以簽訂商標許可使用合同，當事人簽訂合同時“ABIE”標識并未注冊，因而布來斯公司存在欺詐行為，應確認商標許可使用合同無效。

愛貝公司于2013年12月31日提出“ABIE”商標注冊申請，2016年4月7日被核準注冊，逾青公司在愛貝公司“ABIE”注冊商標申請日之前，于2012年8月11日已經(jīng)開始使用“ABIE”標識，享有在先使用權(quán)。

逾青公司使用的“ABIE”商標是依法取得，既然“ABIE·C”“ABIE”可以通過國家商標局分別獲得商標注冊，因此二者各自獨立，不構(gòu)成近似；因逾青公司是通過商標許可使用合同使用的“ABIE”標識，不存在商標侵權(quán)行為，故不應向布來斯公司賠償損失。

第二種觀點認為， 布來斯公司與愛貝公司通過在中國上海簽訂商標許可使用合同取得使用“ABIE·C”注冊商標權(quán)，因該合同系在中國內(nèi)地形成，無需經(jīng)過公證認證，因而布來斯公司作為本案原告主體適格。

布來斯公司作為“ABIE·C”商業(yè)標識的使用者，在法律并未禁止未注冊商標簽訂許可使用合同的情形下，有權(quán)與逾青公司簽訂商標許可使用合同。

逾青公司是通過布來斯公司的授權(quán)使用“ABIE”商業(yè)標識，不存在商標在先使用權(quán)的問題。逾青公司在商標許可使用合同期限屆滿后在其經(jīng)營場所內(nèi)繼續(xù)使用“ABIE”標識，與布來斯公司主張的權(quán)利基礎“ABIE·C”注冊商標構(gòu)成近似，足以引起消費者的混淆、誤認，侵害了“ABIE·C”注冊商標權(quán)，對此應承擔相應的責任。

三、法官回應

商標許可使用合同期限屆滿后繼續(xù)使用構(gòu)成侵權(quán)

1.涉外商標許可使用合同中原告主體資格的確認

涉外知識產(chǎn)權(quán)案件中,當事人經(jīng)常會提供在中國境外形成的證據(jù)。對在域外形成的證據(jù)未經(jīng)公證認證能否作為認定事實的依據(jù)，存有爭議。

司法實踐中，除非涉及主體資格和身份關(guān)系的證據(jù)，域外證據(jù)無論是否辦理公證認證手續(xù)，法院均應組織當事人質(zhì)證，并結(jié)合質(zhì)證意見審核認定證據(jù)的真實性與證明力，不能以未辦理公證認證手續(xù)而直接否定證據(jù)的效力。這里的主體資格是涉及當事人的主體資格，而非合同等相關(guān)證據(jù)。

具體到本案中，布來斯公司的主體資格是否適格，關(guān)鍵在于對愛貝公司與布來斯公司簽訂的商標使用許可合同的認定問題。

筆者認為愛貝公司與布來斯公司簽訂的商標使用許可合同中雖然未明確簽訂地，但因愛貝公司與布來斯公司簽訂的商標使用許可合同補充協(xié)議明確約定，雙方確認于2013年12月12日在中國上海簽訂了商標使用許可合同；

同時上述商標使用許可合同即使是在中國境外形成的證據(jù)，業(yè)經(jīng)當事人質(zhì)證，結(jié)合逾青公司對商標使用許可合同的真實性不持異議的質(zhì)證意見，對商標使用許可合同無須再行公證認證。

為此，依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第四條第二款“在發(fā)生注冊商標專用權(quán)被侵害時，普通使用許可合同的被許可人經(jīng)商標注冊人明確授權(quán)，可以提起訴訟”的規(guī)定，布來斯公司有權(quán)提起本案訴訟，因此其作為本案原告訴訟主體適格。

2.尚未注冊的商標可以許可他人使用

商標標識是指與商品配套一同進入流通領域的帶有商標的有形載體，既包括注冊商標標識,也包括未注冊商標標識。

商標法第四十三條規(guī)定，商標注冊人可以通過簽訂商標使用許可合同，許可他人使用其注冊商標。許可人應當監(jiān)督被許可人使用其注冊商標的商品質(zhì)量。被許可人應當保證使用該注冊商標的商品質(zhì)量。這里的法律用語為“商標注冊人”“注冊商標”等字樣，僅僅從字面解釋，該條規(guī)定中的“商標使用許可合同”的“商標”似乎僅指注冊商標。

但值得注意的是法律對未注冊的商標并未規(guī)定不得許可他人使用，大量的未注冊商標在商業(yè)活動中被廣泛使用,有不少未注冊商標使用許可的情形。

最高人民法院審理的再審申請人天津開發(fā)區(qū)泰盛貿(mào)易有限公司與被申請人北京業(yè)宏達經(jīng)貿(mào)有限公司等商標許可使用合同糾紛案中，最高人民法院認為，未注冊商標能否許可他人使用，法律法規(guī)對此沒有禁止性規(guī)定，且在業(yè)宏達公司與泰盛公司簽訂的合同中，亦未限定許可泰盛公司使用的三個商標必須均為注冊商標。由此說明未注冊的商標同樣可以許可他人使用，在當事人意思表示真實，內(nèi)容不違反法律、行政法規(guī)的前提下，以未注冊的商標作為使用客體的商標使用許可合同應確認有效。因此，可以認為尚未注冊的商標可以許可他人使用。

3.未注冊商標被許可使用人不享有先用權(quán)

商標法第五十九條規(guī)定：商標注冊人申請商標注冊前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的，注冊商標專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標，但可以要求其附加適當區(qū)別標識。

由此可知，侵害商標權(quán)糾紛中適用商標在先使用抗辯應符合的條件是：在注冊商標申請日之前他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似商標的行為；該在先使用的商標應具有一定影響；被訴侵權(quán)行為系他人在原有范圍內(nèi)的使用行為；使用主體應限于在先使用人本人。

具體到本案中，雖然逾青公司在愛貝公司注冊商標“ABIE”申請日之前，已經(jīng)使用了“ABIE”標識，但其使用系基于布來斯公司的許可，雙方在授權(quán)協(xié)議中的合同地位及“ABIE”權(quán)利來源的因果關(guān)系是客觀存在，并不會因“ABIE”商標注冊申請、核準注冊時間在授權(quán)與被授權(quán)關(guān)系形成之后而發(fā)生逆轉(zhuǎn)。

逾青公司也未能證明其對“ABIE”商標形成了獨立的品牌價值或使之與逾青公司之間建立了穩(wěn)定的聯(lián)系。同時，逾青公司在其經(jīng)營場所、物品上使用有“ABIE”標識，也表明其服務來源指向“愛貝國際少兒英語”這一培訓項目。因此，相對于授權(quán)人布來斯公司，逾青公司不存在對于未注冊商標“ABIE”產(chǎn)生在先使用權(quán)的時間和空間條件。

4.商標許可使用合同到期后被許可人繼續(xù)使用構(gòu)成侵權(quán)

商標法第九條規(guī)定:申請注冊的商標，應當有顯著特征，便于識別，并不得與他人在先取得的合法權(quán)利相沖突。由此說明，申請注冊的商標不得與他人在先取得的合法權(quán)利相沖突。對于申請人而言，在多個類別申請與其注冊商標相同或者近似的商標，法律并不禁止，否則就不會出現(xiàn)商標法第四十二條“轉(zhuǎn)讓注冊商標的，商標注冊人對其在同一種商品上注冊的近似的商標，或者在類似商品上注冊的相同或者近似的商標，應當一并轉(zhuǎn)讓”之規(guī)定。

對于注冊商標申請人之外的他人而言，不得與申請人已經(jīng)注冊的商標相沖突。具體到本案中，逾青公司所從事的教育培訓行業(yè)包含在涉案“ABIE·C”商標核準使用的服務類別范圍內(nèi)，“ABIE”標識與涉案訴爭的“ABIE·C”商標相比較，系使用了“ABIE·C”商標的主要組成部分，且與“ABIE·C”商標的主要組成部分“ABIE”的字母元素及其排列順序完全相同，整體觀察與“ABIE·C”商標構(gòu)成近似。

逾青公司在商標使用許可合同到期后本應停止使用，但其在經(jīng)營場所內(nèi)繼續(xù)使用“ABIE”標識，已無合法化的基礎，且“ABIE”與“ABIE·C”注冊商標構(gòu)成近似，足以造成相關(guān)公眾對逾青公司提供的服務來源產(chǎn)生混淆、誤認，因而逾青公司繼續(xù)使用被授權(quán)的商標標識的行為構(gòu)成侵權(quán)，應承擔停止侵權(quán)、賠償損失等民事責任。

來源：人民法院報

作者：姚建軍  陜西省西安市中級人民法院

編輯：IPRdaily趙珍              校對：IPRdaily縱橫君

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