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來源：IPRdaily

作者：李銀惠專利神教掌門

原標(biāo)題：專利禁忌魔法之四大邪術(shù)（一）專利回爐術(shù)

IPRdaily導(dǎo)讀：在專利界頂尖高手中流傳著四大邪術(shù)，這四大邪術(shù)就是一般人不知道，甚至有些人聽到這些邪術(shù)還以為是錯誤的，還以為是逗你玩。因為，我就是這樣的人，當(dāng)我第一次聽說這四大邪術(shù)的時候，第一反應(yīng)就是根本不相信。后來，我終于相信了，因為夜路走多了，總會遇見鬼。

網(wǎng)絡(luò)小說火了十幾年了，其中有一個流派是什么修真魔法啊啥的。禁忌魔法就是那種，大家說起來都很抵制，萬一被誰知道你會使用禁忌魔法，都會被抓起來燒死的，就像中世紀(jì)的歐洲燒女巫一樣。但實際上禁忌的東西人人向往，因為實力強大，一下子就成了掉進(jìn)山洞的金庸小說男主角，發(fā)達(dá)了呦。禁忌魔法就跟日本愛情動作片一樣，誰都看過，但誰都不公開說，真虛偽。

在專利界頂尖高手中流傳著四大邪術(shù)，這四大邪術(shù)就是一般人不知道，甚至有些人聽到這些邪術(shù)還以為是錯誤的，還以為是逗你玩。因為，我就是這樣的人，當(dāng)我第一次聽說這四大邪術(shù)的時候，第一反應(yīng)就是根本不相信。后來，我終于相信了，因為夜路走多了，總會遇見鬼。

四大邪術(shù)之一：專利回爐術(shù)

專利回爐術(shù)就是專利權(quán)人自己找個肉雞去無效宣告自己已經(jīng)授權(quán)的專利。為什么叫肉雞？網(wǎng)絡(luò)概念，就是被黑客控制的電腦，作為黑客攻擊其他網(wǎng)絡(luò)的跳板，以避免黑客被查到身份。專利回爐術(shù)的目的不是把自己的專利無效掉。你要放棄自己的專利權(quán)，只要發(fā)個聲明給專利局，或者干脆不交年費就好了，專利自然失效。但專利回爐的意思，顧名思義，目的在于重新捶打，使專利質(zhì)量更優(yōu)。

在百度搜搜專利回爐，確實沒這個概念，連一篇文章都沒有，這確實是一個在小范圍內(nèi)流傳的神秘招數(shù)。但實際上，它一點都不少見，專利界的頂尖高手中一直在不斷地使用這個招數(shù)。

名字叫啥都行，但關(guān)鍵是這個招數(shù)要怎么修煉呢，以及應(yīng)該怎么用呢？

專利回爐術(shù)是關(guān)于專利質(zhì)量的招數(shù)，而專利質(zhì)量無非就是那么幾個屬性，或者說就只有兩個屬性而已，一個是專利權(quán)的穩(wěn)定性，一個是專利的保護(hù)范圍，這是專利質(zhì)量永恒的兩大主題。對于專利權(quán)的穩(wěn)定性，90%以上的缺陷都是創(chuàng)造性缺陷，換句話說，就是如果100個被成功宣告無效的專利里，有90個是因為缺少創(chuàng)造性而被宣告無效的。所以，可以非常確定地說，專利回爐術(shù)的最重要目標(biāo)，就是提高專利的創(chuàng)造性。

那么問題來了，創(chuàng)造性竟然還能夠提高？專利一旦提交上去，文字記載的內(nèi)容就確定了，不可增加內(nèi)容，在不增加專利文件的文字內(nèi)容和附圖內(nèi)容的前提下，創(chuàng)造性如何得以提高？

這專利回爐術(shù)適用于三種情況，第一種情況并不增強專利的創(chuàng)造性，只不過是為了給專利權(quán)人更多的主動性，減少侵權(quán)訴訟的拖延時間。比如，專利授權(quán)以后，專利權(quán)人突然找到了可以否定創(chuàng)造性的現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)，這個現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)在專利申請之前是沒有發(fā)現(xiàn)的。專利權(quán)人可以通過專利回爐，搶先對自己的專利文件的權(quán)利要求進(jìn)行修改，以免被競爭對手提出無效就被動了。因為，如果是專利權(quán)人起訴專利侵權(quán)的訴訟過程中，由侵權(quán)訴訟的被告提出無效宣告請求的話，侵權(quán)訴訟的拖延時間就很長了。

尤其是，對于實用新型和外觀設(shè)計來說，審理侵權(quán)訴訟的法院肯定會等待專利復(fù)審委員會作出無效宣告決定之后才會作出是否侵權(quán)的最終判決，這樣一拖就是一兩年。如果專利權(quán)人先自己提出無效宣告，也就是專利回爐，以修改之后的專利去起訴別人的時候，至少法院就不需要等到無效宣告決定之后才作出判決，這就節(jié)省了很多時間。

不要小看了這個判決時間啊，對于企業(yè)的市場競爭來說，時間就是金錢。

第二種情況是，除了創(chuàng)造性以外，專利回爐術(shù)能夠減少其他缺陷，比如技術(shù)特征的解釋，更清楚地界定保護(hù)范圍，在無效宣告的口審中可以補充對于某些技術(shù)特征的具體解釋，一旦寫入了無效宣告決定中，就可以成為侵權(quán)訴訟中的清楚界定保護(hù)范圍的依據(jù)。其余的條款，公開不充分26.3，得到說明書支持26.4，缺少必要技術(shù)特征R20.2，也有可能在這個過程中得到修正。

前兩種情況，理論上在寫專利的時候就應(yīng)該解決這些問題，不應(yīng)當(dāng)?shù)鹊綄＠跈?quán)后才依賴專利回爐術(shù)進(jìn)行彌補。

第三種情況是，專利回爐能夠增強專利的創(chuàng)造性，這一點是前兩種情況所不同的，在專利文件的撰寫階段無法解決這個問題，必須通過專利回爐術(shù)來解決。

評價創(chuàng)造性最難的兩個環(huán)節(jié)，一個是檢索到最接近的現(xiàn)有技術(shù)，這個現(xiàn)有技術(shù)到底能有多接近。另一個就是區(qū)別技術(shù)特征根本找不到其他現(xiàn)有技術(shù)時，如何用邏輯論證其是否為公知常識。作為專利權(quán)人，最難的就是審查員用一連串的公知常識類的認(rèn)定否定創(chuàng)造性，比如，權(quán)利要求1里有十句話，其中兩句話是最接近的現(xiàn)有技術(shù)所公開的相同技術(shù)特征，剩下的8句話，審查員全都說是：……是公知常識，……是本領(lǐng)域技術(shù)人員通過有限次試驗?zāi)軌虼_定的，……是本領(lǐng)域技術(shù)人員的慣用技術(shù)手段……然后，權(quán)利要求1不具有創(chuàng)造性。

一個典型的專利回爐術(shù)的流程大概是這樣：

（1）當(dāng)專利權(quán)人在專利授權(quán)后又發(fā)現(xiàn)了更加接近的現(xiàn)有技術(shù)后，以新發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)有技術(shù)作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，用一個肉雞對自己的專利提出無效宣告請求。之所以非得用肉雞，是因為如果自己無效自己，審查員的心態(tài)可能不一樣，有可能順應(yīng)你的無效理由，直接全都照準(zhǔn)，你也無話可說。實際上，雖然法律規(guī)定自己可以無效自己的專利，但這只用于你本來就想要自己的專利徹底死掉的情況，不包括你只是想通過專利回爐讓自己專利質(zhì)量更好的情況。

（2）專利權(quán)人對自己的專利進(jìn)行修改，恐怕難以避免地要放棄一定的保護(hù)范圍。

（3）無效宣告口審中，無效宣告請求人要弱弱地，較少地說話，把大段大段的陳述時間交給專利權(quán)人，于是專利權(quán)人可以借著口審的戰(zhàn)場，將自己的創(chuàng)造性理念充分清晰地灌輸給審查員。具體操作中上，無效宣告請求人認(rèn)為修改后的權(quán)利要求1相對于最接近的現(xiàn)有技術(shù)和公知常識的結(jié)合，不具備創(chuàng)造性。但口審中，卻讓專利權(quán)人對區(qū)別技術(shù)特征并非公知常識作出長篇大論充分的論證，讓審查員接受。而且，無效宣告請求人也會被專利權(quán)人的威風(fēng)所感染，嚇得說不出話來，從而給復(fù)審委員會一種直覺，即，讓無效宣告請求人接受一個失敗的結(jié)果是沒有風(fēng)險的，他既不會行政訴訟，也不會上訪拉橫幅，所以無效宣告決定中認(rèn)為區(qū)別技術(shù)特征并非公知常識是最邏輯正確，也最沒有風(fēng)險的無效決定。

（4）由于在先無效決定的存在，當(dāng)其他人等再次利用這篇最接近的現(xiàn)有技術(shù)提出無效宣告請求時，專利復(fù)審委員會和行政訴訟中的法院，在沒有出現(xiàn)重大的相反的新證據(jù)的情況下，一般會支持最早的無效決定的意見，傾向于不認(rèn)定區(qū)別技術(shù)特征是公知常識，所以維持專利權(quán)有效。

專利回爐術(shù)有什么缺陷呢？

弄巧成拙也是有可能的。本來只是要求部分無效，或者雖然要求全部無效但故意不提供充分的理由和論證，但復(fù)審委員會直接就給你全部無效了，你也只能找法院去行政訴訟了。

專利回爐術(shù)看起來再牛逼，其實依然是專利申請過程中產(chǎn)生了缺陷才不得不回爐再造。

專利權(quán)人如果覺得自己的專利很重要，就要花足夠的時間成本和金錢成本重視起來專利撰寫，如果等到出事的時候再來玩專利回爐術(shù)，這種事情的操作難度和操作成本，并不是一個根本不懂專利制度的專利權(quán)人加上平時很少遇到專利回爐術(shù)的專利代理人能玩得了的。實際上，真正玩專利回爐術(shù)的都是專利霸主級別的公司，公司內(nèi)部有足夠?qū)I(yè)的專利老手作為專利回爐術(shù)的操盤手。

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作者：李銀惠專利神教掌門

編輯：IPRdaily趙珍校對：IPRdaily縱橫君

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