專利許可合同主要條款的起草與審核

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專利許可合同主要條款的起草與審核

摘要

專利許可合同是涉知識(shí)產(chǎn)權(quán)合同中，條款內(nèi)容最為復(fù)雜、專業(yè)性要求最高的一類合同。由于專利許可合同存在著合同履行期限較長(zhǎng)、合同標(biāo)的數(shù)額較大等特點(diǎn)，對(duì)于專利許可的雙方當(dāng)事人而言，起草或?qū)徍艘环輽?quán)利義務(wù)關(guān)系約束明確、合同內(nèi)容考慮周全的專利許可合同，是專利許可談判中最為重要的一項(xiàng)工作。本文主要對(duì)專利許可合同的主要條款進(jìn)行厘清，并就在起草或?qū)徍烁髦饕獥l款時(shí)需要注意的問(wèn)題進(jìn)行說(shuō)明。

一、定義條款

實(shí)踐中，大部分的專利許可合同首先會(huì)對(duì)合同中出現(xiàn)的主要術(shù)語(yǔ)進(jìn)行定義，其目的就是對(duì)這些術(shù)語(yǔ)的具體含義進(jìn)行清楚界定，以避免合同雙方當(dāng)事人在簽訂及后續(xù)履行合同的過(guò)程中出現(xiàn)理解上的分歧。專利許可合同中的特定術(shù)語(yǔ)，可能會(huì)因雙方當(dāng)事人所使用的語(yǔ)言文字、所在國(guó)法律等不同而產(chǎn)生理解上的分歧，雙方當(dāng)事人因此可能會(huì)花費(fèi)大量的時(shí)間和金錢甚至是通過(guò)訴訟手段來(lái)爭(zhēng)議這些術(shù)語(yǔ)的具體含義，因此，需要將這些術(shù)語(yǔ)的具體含義界定清楚。

關(guān)于在專利許可合同中需要對(duì)哪些術(shù)語(yǔ)進(jìn)行定義，界定標(biāo)準(zhǔn)主要還是看其是否容易引起雙方當(dāng)事人產(chǎn)生理解上的分歧。一般而言，需要對(duì)以下條款進(jìn)行定義。

保密信息：專利許可談判存在著歷時(shí)長(zhǎng)——少則幾個(gè)月多則數(shù)年，參與人員眾多——可能會(huì)涉及專利、法務(wù)、研發(fā)、財(cái)務(wù)、產(chǎn)品等業(yè)務(wù)部門的人員，交流信息廣泛——可能會(huì)涉及許可費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、許可費(fèi)優(yōu)惠政策、產(chǎn)品生產(chǎn)或銷售數(shù)據(jù)、公司財(cái)務(wù)報(bào)表等特點(diǎn)，這些均使得在專利許可談判過(guò)程中而披露的雙方當(dāng)事人的商業(yè)信息容易被泄露，而這些信息一經(jīng)泄露將會(huì)對(duì)信息持有人產(chǎn)生致命影響。比如，專利許可人為了吸引第一個(gè)被許可人簽約而給予其的特別優(yōu)惠許可價(jià)格，這一優(yōu)惠許可價(jià)格一旦泄露給其他潛在被許可人，將會(huì)對(duì)許可人的后續(xù)許可談判及其許可戰(zhàn)略的正常實(shí)施造成重大影響。因此，在專利許可合同中，雙方應(yīng)當(dāng)就在許可談判過(guò)程中所披露的何種信息為保密信息進(jìn)行明確定義。

關(guān)聯(lián)公司：專利許可合同的被許可人有可能是企業(yè)集團(tuán)，而簽訂專利許可合同的可能只是這個(gè)企業(yè)集團(tuán)中的一個(gè)法人，被許可人簽訂專利許可合同的目的可能希望的是不僅簽約法人能夠獲得專利許可，其他集團(tuán)內(nèi)的非簽約法人亦能夠獲得專利許可，那么，此種情況下就有必要在合同中對(duì)關(guān)聯(lián)公司進(jìn)行定義。實(shí)踐中，經(jīng)常會(huì)使用“控制”“被控制”“共同被控制”等術(shù)語(yǔ)來(lái)定義關(guān)聯(lián)公司，其具體的使用場(chǎng)景可歸納為：如果簽約法人是集團(tuán)母公司，那么，關(guān)聯(lián)公司的定義就需要將其下的集團(tuán)子公司包括在內(nèi)，此時(shí)可使用“控制”或具有類似含義的術(shù)語(yǔ)；如果簽約法人是集團(tuán)內(nèi)的一家子公司，那么，關(guān)聯(lián)公司的定義就需要將其母公司以及其他兄弟公司包括在內(nèi)，此時(shí)可使用“被控制”和“共同被控制”或具有類似含義的術(shù)語(yǔ)。實(shí)踐中，很少會(huì)使用“共同控制”或具有類似含義的術(shù)語(yǔ)來(lái)定義關(guān)聯(lián)公司，這是因?yàn)閺姆山嵌戎v，一家公司只有擁有另一家公司50%以上股份或者表決權(quán)的時(shí)候，才能稱之為該公司“控制”了該另一家公司，即不應(yīng)存在“共同控制”的情況。此外，一些大的企業(yè)集團(tuán)，其公司治理結(jié)構(gòu)并不限于“母子公司”這樣的二層結(jié)構(gòu)，其子公司之下還有子公司，即還存在著“孫子公司”的情況，針對(duì)這種三層或更多層公司治理結(jié)構(gòu)的企業(yè)集團(tuán)，在定義關(guān)聯(lián)公司的時(shí)候，就需要考慮合理使用“直接/間接控制”“直接/間接被控制”“直接/間接共同被控制”等術(shù)語(yǔ)。對(duì)于專利許可人而言，由于其主要合同義務(wù)是將其專利許可給被許可人進(jìn)行使用，其可能并不希望將此合同義務(wù)也一并施加給其關(guān)聯(lián)公司，因此，在定義關(guān)聯(lián)公司的時(shí)候，許可人可以在合同中約定關(guān)聯(lián)公司的定義僅適用于被許可人或者做出其他限制性的約定。

被許可產(chǎn)品：關(guān)于被許可方可以使用被許可專利的產(chǎn)品的范圍。實(shí)踐中，專利許可人通常會(huì)通過(guò)被許可方的品牌來(lái)限定被許可產(chǎn)品，并在簽訂合同之時(shí)要求被許可方提供其產(chǎn)品的品牌清單，同時(shí)允許被許可人在許可合同有效期內(nèi)更新其產(chǎn)品品牌清單，凡是在許可人認(rèn)可的品牌清單下的產(chǎn)品均被視為被許可產(chǎn)品，可以依約使用被許可的專利。這種以品牌來(lái)限定被許可產(chǎn)品的做法對(duì)于被許可人自己生產(chǎn)產(chǎn)品并貼上自有品牌的情形不會(huì)有什么問(wèn)題，但是，實(shí)踐中卻經(jīng)常會(huì)發(fā)生產(chǎn)品品牌持有人與產(chǎn)品生產(chǎn)商相分離的情形，具體包括：被許可人擁有被許可的品牌，但是產(chǎn)品確是由第三方制造商生產(chǎn)的；被許可人制造產(chǎn)品后并不貼自己被許可的品牌而是轉(zhuǎn)賣給其他第三方品牌廠商，并由該品牌廠商貼上其自有品牌后進(jìn)行銷售，即第三方貼標(biāo)。前一種情況又具體可包括兩種情形：一種是OEM，另一種則是ODM。所謂OEM就是俗稱的定點(diǎn)加工，即被許可人并不直接生產(chǎn)產(chǎn)品而是負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和銷售，具體的加工則是通過(guò)合同訂購(gòu)的方式委托同類產(chǎn)品的其他廠家生產(chǎn)，之后將所訂產(chǎn)品進(jìn)行買斷并貼上被許可品牌進(jìn)行銷售；所謂ODM是指其他第三方設(shè)計(jì)出產(chǎn)品后被被許可人看中，要求貼上被許可人的品牌來(lái)進(jìn)行生產(chǎn)和銷售。針對(duì)上述OEM、ODM以及第三方貼標(biāo)的產(chǎn)品是否屬于被許可產(chǎn)品，專利許可合同應(yīng)該予以明確約定。本文傾向認(rèn)為，對(duì)于貼有被許可人品牌的OEM以及ODM產(chǎn)品可以直接被定義為被許可產(chǎn)品，而對(duì)于第三方貼標(biāo)產(chǎn)品則不便于將其定義為被許可產(chǎn)品，這也是與通過(guò)被許可方的品牌來(lái)限定被許可產(chǎn)品的實(shí)踐做法是相吻合的。

實(shí)踐中，專利許可合同除了對(duì)以上術(shù)語(yǔ)進(jìn)行特別定義以外，通常還會(huì)對(duì)“品牌”“生效日”“銷售”“轉(zhuǎn)讓”“許可地域”等術(shù)語(yǔ)進(jìn)行定義，本文在此將不再贅述。

二、專利許可類型

專利許可類型一般包括：獨(dú)占實(shí)施許可、排他實(shí)施許可、普通實(shí)施許可以及交叉許可。嚴(yán)格來(lái)講，交叉許可并非是一種相對(duì)獨(dú)立的專利許可方式，其實(shí)質(zhì)仍是獨(dú)占實(shí)施許可、排他實(shí)施許可、普通實(shí)施許可中的一種，只不過(guò)作為許可合同的每一方當(dāng)事人在是許可人的同時(shí)又是被許可人。

專利許可合同的雙方當(dāng)事人應(yīng)該在合同中就許可類型進(jìn)行明確約定。一般而言，許可人更希望許可出去的是普通實(shí)施許可，因?yàn)槠胀▽?shí)施許可的潛在被許可人較多，可期待的綜合許可收益更大，同時(shí)，通過(guò)廣泛招集潛在被許可人的加盟，還可以達(dá)到擴(kuò)大技術(shù)同盟軍的效果，進(jìn)而增大被許可技術(shù)在同類技術(shù)市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；而對(duì)于被許可人而言，其可能更希望獲得的是獨(dú)占實(shí)施許可或者排他實(shí)施許可，這兩種許可方式能夠使被許可人直接獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并且可能會(huì)給其創(chuàng)造更多的價(jià)值，但是，與此同時(shí)，被許可人則需要支付更高的許可費(fèi)。[1]此外，專利許可人可以考慮將許可類型與地理區(qū)域、行業(yè)類型、銷售渠道、時(shí)間周期等因素結(jié)合起來(lái)，授權(quán)被許可人在某一特定的地理區(qū)域、特定的行業(yè)、特定的銷售渠道以及特定的時(shí)間范圍內(nèi)享有獨(dú)占實(shí)施許可、排他實(shí)施許可或者普通實(shí)施許可，從而可以最大化地實(shí)現(xiàn)其專利價(jià)值。

三、專利許可權(quán)能

發(fā)明專利權(quán)和實(shí)用新型專利權(quán)的權(quán)能包括：制造權(quán)、使用權(quán)、許諾銷售權(quán)、銷售權(quán)、進(jìn)口權(quán)；而外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的權(quán)能則包括：制造權(quán)、許諾銷售權(quán)、銷售權(quán)、進(jìn)口權(quán)。專利權(quán)人可以根據(jù)自己的許可策略以及被許可人的許可需求、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍等情況，在許可合同中就被許可人可享有的具體權(quán)能進(jìn)行明確約定。雖然表面上看上述的各項(xiàng)權(quán)能之間是相互獨(dú)立的，被許可人只能享有專利權(quán)人明確授予的某一項(xiàng)或某幾項(xiàng)權(quán)能，無(wú)權(quán)享有其他未明確授予的權(quán)能，但是，司法實(shí)踐表明情況可能并非如此，專利權(quán)人在授予某一項(xiàng)權(quán)能的時(shí)候，可能也同時(shí)將其他權(quán)能一并授予了出去。一般而言，如無(wú)特別約定，授予被許可人享有“銷售權(quán)”，可能會(huì)暗含被許可人同時(shí)享有“許諾銷售權(quán)” 和“使用權(quán)”；對(duì)于方法發(fā)明專利權(quán)而言，授予被許可人享有“使用權(quán)”，可能會(huì)暗含被許可人同時(shí)享有“制造權(quán)”，也就是說(shuō)，專利許可中會(huì)存在著默示許可的情況，因此，專利權(quán)人在對(duì)被許可人授予特定的權(quán)能時(shí)，需要對(duì)可能存在的默示許可情況有一定的預(yù)見(jiàn)能力。

此外，在專利許可中尤其需要注意“專利權(quán)用盡原則”。在過(guò)去的一些專利許可實(shí)踐中，專利權(quán)人往往將專利權(quán)授權(quán)給特定產(chǎn)品供應(yīng)鏈中的一個(gè)實(shí)體，但同時(shí)保留了起訴供應(yīng)鏈中其他實(shí)體的權(quán)利。而相關(guān)的一些案例表明，這種保留權(quán)利往往是無(wú)效的，如果授權(quán)給產(chǎn)業(yè)鏈中的一個(gè)實(shí)體，就應(yīng)該授權(quán)給供應(yīng)鏈中被許可方的下游實(shí)體。[1]

四、專利許可標(biāo)的

專利許可的許可標(biāo)的指的是通常所說(shuō)的“專利包”或“專利組合”。一般而言，單個(gè)專利或者有限的幾個(gè)專利，并不能夠形成必要的專利壁壘，無(wú)法對(duì)潛在被許可人形成吸引力，因此，專利權(quán)人往往會(huì)針對(duì)某一特定的技術(shù)領(lǐng)域形成一個(gè)特定的包，將與該特定技術(shù)領(lǐng)域相關(guān)的內(nèi)外圍專利、基礎(chǔ)專利、衍生專利進(jìn)行捆綁打包，為了使專利包能夠形成一個(gè)內(nèi)閉的專利鏈，有時(shí)專利權(quán)人還需要從其他第三方手中購(gòu)買專利鏈中所缺少的一件或者幾件必要專利，從而增大其專利包的價(jià)值。

有經(jīng)驗(yàn)的專利權(quán)人在整合專利包之前，還會(huì)對(duì)其將要進(jìn)行許可的技術(shù)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行調(diào)查，從而分析出其潛在的被許可人，并將潛在的被許可人進(jìn)行分類，針對(duì)不同類的被許可人形成不同的專利包，并制定和實(shí)行不同的許可策略。例如，專利權(quán)人許可的技術(shù)領(lǐng)域是移動(dòng)通信技術(shù)，而在這一技術(shù)領(lǐng)域中至少可以劃分出三類潛在的被許可人，分別是：移動(dòng)通信終端廠商、基站廠商以及移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商，針對(duì)移動(dòng)通信終端廠商，專利權(quán)人可以將與移動(dòng)通信接收端技術(shù)整合成一個(gè)專利包，而針對(duì)基站廠商，專利權(quán)人可以將與移動(dòng)通信發(fā)射端技術(shù)整合成另一個(gè)專利包。這樣做的目的在于，專利權(quán)人針對(duì)上下游廠商中的某一層面廠商的許可，并不會(huì)必然導(dǎo)致其他層面的廠商也自然獲得許可，也就是并不必然導(dǎo)致專利權(quán)用盡，從而可最大化實(shí)現(xiàn)其專利價(jià)值。

五、專利許可費(fèi)用

專利許可費(fèi)用條款是專利許可合同中最為重要的條款，專利權(quán)人對(duì)外進(jìn)行許可的主要目的可能就是獲得許可費(fèi)收益，許可費(fèi)條款是其目的的最直接體現(xiàn)。專利許可費(fèi)用的支付方式一般包括兩種，一種是一次性付費(fèi)；另一種則是根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)或銷售情況的持續(xù)付費(fèi)。

一次性付費(fèi)方式需要被許可人能夠一次性地將許可費(fèi)結(jié)清，這對(duì)被許可人的資金支付能力要求比較高，但是，該種方式對(duì)被許可人也有有利的一面，體現(xiàn)在：被許可人無(wú)需定期對(duì)其生產(chǎn)或銷售情況向許可人進(jìn)行報(bào)告，同時(shí)，也減少了因提交專利使用情況報(bào)告而帶來(lái)的額外開(kāi)支以及因許可人入場(chǎng)進(jìn)行生產(chǎn)或銷售情況審計(jì)而對(duì)其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所帶來(lái)的不利影響。但是，一般只有在小規(guī)模的專利許可項(xiàng)目中，或者是一次性付費(fèi)方式相對(duì)于根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)或銷售情況的持續(xù)付費(fèi)方式明顯更經(jīng)濟(jì)的許可項(xiàng)目中才會(huì)采用一次性付費(fèi)，實(shí)踐中發(fā)生更多的則是根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)或銷售情況的持續(xù)付費(fèi)。

根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)或銷售情況的持續(xù)付費(fèi)方式又存在兩種類型，其一是被許可人周期性地（通常是按季度）向許可人報(bào)告專利使用情況，并根據(jù)產(chǎn)品的實(shí)際生產(chǎn)或銷售情況以銷售額的一定比例或者固定許可單價(jià)向許可人支付許可費(fèi)，必要時(shí)，許可人會(huì)委派專業(yè)的會(huì)計(jì)審計(jì)機(jī)構(gòu)入場(chǎng)進(jìn)行審計(jì)，即滑動(dòng)持續(xù)付費(fèi)；另一種則是許可人與被許可人約定，被許可人按照某一確定的生產(chǎn)或銷售數(shù)量以銷售額的一定比例或者固定許可單價(jià)周期性地（通常是按季度）向許可人支付許可費(fèi)，即固定持續(xù)付續(xù)；一般情況下，許可人和被許可人會(huì)以許可合同簽訂之前被許可人某一特定時(shí)期（通常是許可合同簽訂之前的前一個(gè)會(huì)計(jì)年）實(shí)際發(fā)生的生產(chǎn)或銷售數(shù)量為準(zhǔn)，被許可人只需要在許可合同有效期內(nèi)（比較常見(jiàn)的是3年或者5年）按照這一生產(chǎn)或銷售數(shù)量向許可人支付許可費(fèi)即可。這種方式避免了后續(xù)的專利使用情況報(bào)告以及會(huì)計(jì)審計(jì)工作，對(duì)于許可人和被許可人都比較有利。實(shí)踐中，如果被許可人的生產(chǎn)或銷售情況存在逐漸向好的預(yù)期時(shí)，被許可人往往喜歡選擇這種方式，同時(shí)，許可人也傾向于以這種方式吸引被許可人盡快與其達(dá)成許可合同。

關(guān)于專利許可費(fèi)率，許多專利權(quán)人尤其是國(guó)外專利權(quán)人認(rèn)為向被許可人收取產(chǎn)品銷售價(jià)格的2%或者3%甚至是5%的許可費(fèi)是合理的；也有國(guó)外專利權(quán)人固執(zhí)地以向其他國(guó)外被許可廠商同樣的許可費(fèi)單價(jià)向國(guó)內(nèi)廠商收取許可費(fèi)，不管按照哪種方式向中國(guó)國(guó)內(nèi)廠商進(jìn)行許可收費(fèi)，對(duì)于中國(guó)的產(chǎn)品制造商而言，這個(gè)許可費(fèi)可能已經(jīng)達(dá)到甚至超過(guò)了其產(chǎn)品的利潤(rùn)額，比如對(duì)于中國(guó)的彩電廠商，其產(chǎn)品的市場(chǎng)售價(jià)只相當(dāng)于國(guó)外廠商的一半或者多一些，售價(jià)幾千元的智能電視，其利潤(rùn)只有幾十元，若收費(fèi)3%或者5%甚至是2%的許可費(fèi)，都已經(jīng)超過(guò)了其產(chǎn)品利潤(rùn)。實(shí)踐中，也出現(xiàn)過(guò)許多由于許可人出價(jià)太高，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)被許可人的承受能力，而導(dǎo)致許可談判破裂的情況。因此，許可人在制訂許可費(fèi)率的時(shí)候，需要獲得許可產(chǎn)品的銷售價(jià)格以及成本數(shù)據(jù)，從而決定其邊際利潤(rùn)；預(yù)測(cè)如果被許可人單獨(dú)進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，可能需要投入的時(shí)間、人力和資金等成本；如果發(fā)生訴訟被許可方可能支出的侵權(quán)賠償金，但是專利許可費(fèi)又不同于侵權(quán)賠償金，因?yàn)榻?jīng)過(guò)實(shí)際協(xié)商而達(dá)成的許可費(fèi)體現(xiàn)了由于專利有效性和侵權(quán)問(wèn)題的不確定性而產(chǎn)生的一定的折扣；[2]此外，許可人還需要考慮被許可人是否還存在向其他許可人支付許可費(fèi)的可能，并根據(jù)這些調(diào)查情況，制訂合理的許可費(fèi)率。

六、專利許可使用情況報(bào)告及會(huì)計(jì)審計(jì)

如果專利許可合同約定許可費(fèi)的支付方式是根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)或銷售情況的持續(xù)付費(fèi)，那么，許可方就有必要在許可合同中加入要求被許可方按時(shí)提交專利使用情況報(bào)告并允許許可人委派專業(yè)會(huì)計(jì)審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)駐被許可方場(chǎng)地對(duì)專利使用情況進(jìn)行會(huì)計(jì)審計(jì)工作的條款內(nèi)容；雙方需要在許可合同中明確約定，被許可方提交專利使用情況報(bào)告的時(shí)間、內(nèi)容及方式；許可人對(duì)被許可人使用專利情況進(jìn)行會(huì)計(jì)審計(jì)的時(shí)間、方式、場(chǎng)所、執(zhí)行機(jī)構(gòu)等；還需要約定對(duì)專利使用情況報(bào)告進(jìn)行會(huì)計(jì)審計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)，如果審計(jì)結(jié)果與被許可人出具的專利使用情況報(bào)告不符合，還需要約定在審計(jì)不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況下的處理方式。一般而言，被許可人提交專利使用情況報(bào)告以及許可人進(jìn)行會(huì)計(jì)審計(jì)工作按季度進(jìn)行為佳，具體時(shí)間，可以考慮安排在被許可人整理完季度財(cái)務(wù)報(bào)表之后。

七、分許可

專利許可合同需要就被許可人是否享有分許可的權(quán)利做出明確約定。在大部分的專利許可合同中都會(huì)規(guī)定，在未經(jīng)許可人書面同意的情況下，被許可人不得將其許可再次轉(zhuǎn)許可給其他第三人或者在合同中直接約定被許可人不享有分許可的權(quán)利。這是因?yàn)?，?duì)于許可人而言，其對(duì)專利許可項(xiàng)目需要有一個(gè)統(tǒng)一的戰(zhàn)略部署，其將專利許可給誰(shuí)、如何進(jìn)行許可、收取多少許可費(fèi)、許可戰(zhàn)略如何分步實(shí)施等，都需要進(jìn)行統(tǒng)一的統(tǒng)籌和安排。如果允許被許可人享有分許可的權(quán)利，那么，就有可能會(huì)打亂許可人的統(tǒng)一戰(zhàn)略部署，并且有可能會(huì)對(duì)其他許可項(xiàng)目產(chǎn)生不良影響。如果授權(quán)許可為排他性許可且合同并沒(méi)有提及分許可，合同有時(shí)可能會(huì)被解釋為暗含了對(duì)分許可的授權(quán)。[2]

如果許可人允許被許可人享有分許可的權(quán)利，那么，許可協(xié)議中就需要明確：被許可人可行使分許可權(quán)的具體范圍，包括分許可權(quán)能、分許可地域范圍、分許可時(shí)間、分許可渠道等；被許可人在簽訂分許可合同前，是否需要獲得許可人的確認(rèn)；對(duì)于被許可人通過(guò)分許可而收取的許可收益，許可人是否有權(quán)進(jìn)行分享，如何進(jìn)行分享；許可人與被許可人之間的許可合同終止、解除或者到期后，分許可合同的效力應(yīng)該如何認(rèn)定。

八、后續(xù)改進(jìn)技術(shù)

專利許可合同簽訂后，許可方與被許可方都有可能對(duì)許可的專利技術(shù)作出改進(jìn)，從而形成新的改進(jìn)技術(shù)。對(duì)于何為改進(jìn)，技術(shù)改進(jìn)一方可能傾向于用比較寬泛的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)定義，而另一方則可能正好相反，因此，專利許可合同應(yīng)該就后續(xù)的改進(jìn)技術(shù)進(jìn)行明確定義。同時(shí)，在簽訂專利許可合同時(shí)，還需要考慮：如果該改進(jìn)技術(shù)是由許可方做出的，那么，針對(duì)該改進(jìn)技術(shù)，被許可人是否可依許可合同自動(dòng)獲得許可并無(wú)需支付額外的許可費(fèi)用，如果不能，那么，在許可合同中是否可針對(duì)該后續(xù)改進(jìn)技術(shù)的許可費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)定；如果該改進(jìn)技術(shù)是由被許可方做出的，那么，許可方是否有必要通過(guò)許可合同提前獲得該后續(xù)改進(jìn)技術(shù)的所有權(quán)或者使用權(quán)，從而可以將該改進(jìn)技術(shù)充實(shí)到其專利包中，進(jìn)而增加其專利包的價(jià)值。

九、侵權(quán)責(zé)任

在簽訂專利許可合同之后，可能存在著被許可方因?yàn)閷?shí)施許可方的專利而遭受第三方專利權(quán)人起訴的情況，或者存在著未經(jīng)專利許可人授權(quán)的第三方擅自使用許可人專利的情況；對(duì)于前一種情況，第三方專利權(quán)人的起訴行為直接對(duì)被許可人依專利許可合同實(shí)施專利的行為進(jìn)行了挑戰(zhàn)，給被許可人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成了直接影響；而后一種情況，未經(jīng)授權(quán)的第三方擅自使用許可人專利的行為雖然沒(méi)有給被許可人造成直接影響，但是間接變相抬高了合法授權(quán)之被許可人的產(chǎn)品成本價(jià)格、并可能會(huì)對(duì)被許可人的產(chǎn)品市場(chǎng)份額造成沖擊，進(jìn)而影響被許可人的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。對(duì)于專利被許可人而言，在與許可人簽訂專利許可合同時(shí)，應(yīng)就這兩種情況下，雙方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)進(jìn)行明確約定。

由于許可人的專利可能是其他第三方專利權(quán)人已有專利的衍生專利，也有可能由于專利審查存在問(wèn)題從而導(dǎo)致許可人的專利被重復(fù)授權(quán)，存在著雖然被許可人實(shí)施的是許可人的專利但仍然侵犯了其他第三方專利權(quán)人所擁有專利的情形。對(duì)于這種情況，許可合同應(yīng)該就應(yīng)對(duì)第三方專利訴訟的主體、訴訟費(fèi)用承擔(dān)、敗訴時(shí)侵權(quán)損害賠償責(zé)任的承擔(dān)以及敗訴是否對(duì)許可合同的效力產(chǎn)生影響等做出明確規(guī)定。但是這種情況應(yīng)當(dāng)僅以許可人的專利是第三方專利權(quán)人的專利的衍生專利或者與第三方專利權(quán)人的專利的保護(hù)范圍構(gòu)成實(shí)質(zhì)相同為限。

實(shí)踐中發(fā)生更多的是第二種情形，即未經(jīng)專利許可人授權(quán)的第三方擅自使用許可人專利的情況，由于這種情形對(duì)許可人和被許可人的利益都產(chǎn)生了不利影響，因此，需要在專利許可合同中就雙方在針對(duì)該第三人的專利訴訟中的權(quán)利義務(wù)進(jìn)行明確約定。關(guān)于在此種情況下，許可人與被許可人誰(shuí)擁有針對(duì)該第三人的起訴權(quán)，不同的許可方式其結(jié)果也是不一樣的。

《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第四條第二款規(guī)定，“在發(fā)生注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)被侵害時(shí)，獨(dú)占使用許可合同的被許可人可以向人民法院提起訴訟；排他使用許可合同的被許可人可以和商標(biāo)注冊(cè)人共同起訴，也可以在商標(biāo)注冊(cè)人不起訴的情況下，自行提起訴訟；普通使用許可合同的被許可人經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人明確授權(quán)，可以提起訴訟”，雖然現(xiàn)在尚不存在針對(duì)專利權(quán)的上述司法解釋，但在實(shí)際司法實(shí)踐中，則是參考上述司法解釋來(lái)執(zhí)行的。這也就是說(shuō)，對(duì)于許可人而言，如果其是以獨(dú)占使用許可方式進(jìn)行許可的，那么，其在以這種方式進(jìn)行許可的同時(shí)還把在發(fā)生專利侵權(quán)糾紛時(shí)對(duì)侵權(quán)人的起訴權(quán)也讓渡給了被許可人。當(dāng)獨(dú)占使用許可被許可人發(fā)現(xiàn)他人侵犯專利權(quán)時(shí)，其可以不再經(jīng)過(guò)專利權(quán)人的同意，而直接以獨(dú)占使用許可被許可人的身份直接提起訴訟。此外，排他使用許可合同的被許可人可以和專利權(quán)人共同起訴，也可以在專利權(quán)人不起訴的情況下，自行提起訴訟；普通使用許可合同的被許可人經(jīng)專利權(quán)人明確授權(quán)后，也可以提起訴訟。因此，專利許可合同的雙方當(dāng)事人需要就針對(duì)未授權(quán)第三人的起訴權(quán)做出明確規(guī)定，同時(shí)，還應(yīng)就訴訟費(fèi)用承擔(dān)、從第三方獲得的侵權(quán)損害賠償金的利益分配做出明確約定。

十、違約責(zé)任

被許可人在履行專利許可合同時(shí)，可能會(huì)存在著未按合同約定支付許可費(fèi)或者未按合同規(guī)定的數(shù)量生產(chǎn)或銷售產(chǎn)品等違約行為，針對(duì)被許可人的此類違約行為，許可人可以在合同中設(shè)置違約條款，要求被許可人停止生產(chǎn)或銷售產(chǎn)品，支付一定數(shù)額的違約金，并且亦可規(guī)定許可人此種情況下享有終止合同的權(quán)利；對(duì)于被許可人而言，此類違約行為的發(fā)生可能并非其有意為之，如果因此而需要停止生產(chǎn)或銷售產(chǎn)品，對(duì)其可能會(huì)造成難以彌補(bǔ)的損失，比如，對(duì)于與第三方簽訂的產(chǎn)品銷售合同無(wú)法按時(shí)完成交貨、對(duì)于已經(jīng)生產(chǎn)出來(lái)的庫(kù)存商品無(wú)法進(jìn)行銷售等，因此，被許可人在合同談判過(guò)程中，可以向許可方爭(zhēng)取一個(gè)違約通知期，要求許可人在此種情況下應(yīng)當(dāng)向被許可人進(jìn)行通知，并允許被許可人進(jìn)行補(bǔ)救，只有被許可人在通知期限內(nèi)未采取任何補(bǔ)救行為的情況下，許可方才可以行使終止合同等權(quán)利。

雖然實(shí)踐中的專利許可合同的合同條款可能多達(dá)數(shù)十項(xiàng)，但其主要內(nèi)容都體現(xiàn)在了本文所述及的這十項(xiàng)條款中，如果在起草或者審核專利許可合同時(shí)，能夠?qū)⑸鲜鍪?xiàng)條款的內(nèi)容規(guī)定清楚、明確，那么，就會(huì)明顯降低整個(gè)專利許可合同的合同風(fēng)險(xiǎn)，并能夠確保合同的質(zhì)量。（作者系南京大學(xué)法學(xué)博士，中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究會(huì)網(wǎng)絡(luò)分會(huì)委員、秘書處執(zhí)行副主任）

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專利許可合同主要條款的起草與審核

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