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目前，在專利申請的實質(zhì)審查期間，在對技術(shù)方案的創(chuàng)造性進行評價時，越來越多的審查意見中將所涉技術(shù)方案和現(xiàn)有技術(shù)的一個或多個區(qū)別技術(shù)特征直接認(rèn)定為“本領(lǐng)域公知常識”并由此評價該技術(shù)方案不具備創(chuàng)造性。現(xiàn)行專利法以及相關(guān)審查指南中均沒有對“公知常識”給予明確定義，而申請人或代理人與審查員對創(chuàng)造性評價中“公知常識”的認(rèn)定和/或評價也往往各執(zhí)己見、爭論不休，已經(jīng)發(fā)現(xiàn)，在答復(fù)審查意見中并不明顯有效的抗辯往往還容易造成審查周期延長。
首先，需要了解對于“公知常識”的規(guī)定。
對于“公知常識”的概念，專利法及其實施細(xì)則都沒有進行明確定義，在《專利審查指南》（下文簡稱《指南》）中也僅僅以舉例的方式做了解釋?！吨改稀返诙糠值谒恼碌?.2.1節(jié)中關(guān)于創(chuàng)造性判斷“三步法”的第三步“判斷要求保護的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見”有所提及，即，所述區(qū)別特征為公知常識，例如，本領(lǐng)域中解決該重新確定的技術(shù)問題的慣用手段，或教科書或者工具書等中披露的解決該重新確定的技術(shù)問題的技術(shù)手段。此外，例如，《指南》第4部分復(fù)審與無效請求的審查第4.3節(jié)關(guān)于證據(jù)的認(rèn)定也有所提及，即，對駁回決定和前置審查意見中主張的公知常識補充相應(yīng)的技術(shù)詞典、技術(shù)手冊、教科書等所屬技術(shù)領(lǐng)域中的公知常識性證據(jù)。為了便于讀者理解，筆者結(jié)合相關(guān)示例進行說明。
從《指南》的記載可以理解，公知常識通常為本領(lǐng)域中的慣用手段、教科書、工具書（技術(shù)詞典或技術(shù)手冊）等中披露的解決技術(shù)問題的技術(shù)手段等。公知常識是經(jīng)過長期科研、生產(chǎn)、使用或者生活積累而成，已經(jīng)獲得了非常廣泛的認(rèn)可，并為相關(guān)領(lǐng)域所有技術(shù)人員所知或者應(yīng)該獲知。因此，基于這種特性，一旦某個技術(shù)特征被認(rèn)定為公知常識，則必然地，通過其獲得的技術(shù)效果也被默認(rèn)為是公知的，那么以此技術(shù)特征為區(qū)別特征的技術(shù)方案也必然是顯而易見的。
其次，需要了解對于“公知常識舉證責(zé)任”的規(guī)定。
對于申請人而言，“公知常識”的認(rèn)定牽涉到專利申請是否能夠獲得授權(quán)，因此一般地，申請人在答復(fù)審查意見通知書時經(jīng)常以審查員未能對所認(rèn)定的公知常識進行舉證為由進行抗辯。但是《指南》第二部分第八章第4.10.2.2規(guī)定：審查員在審查意見通知書中引用的公知常識應(yīng)當(dāng)是確鑿的，如果申請人對審查員引用的公知常識提出異議，審查員應(yīng)當(dāng)能夠說明理由或提供相應(yīng)的證據(jù)予以證明。由此可見，《指南》對于“公知常識”的認(rèn)定并未要求必須提供文獻(xiàn)證據(jù)，而是可以通過說明理由來證明。當(dāng)前，在絕大部分的審查意見中，關(guān)于“公知常識”的認(rèn)定都是沒有提供任何證據(jù)加以證明的。
由于專利法及其相關(guān)法律規(guī)定對于“公知常識”并沒有明確定義而且審查過程中對于“公知常識”的認(rèn)定也沒有要求必須舉證，因此，如何針對“公知常識”有目的地進行合理且有效的爭辯，對于申請人和代理人而言是非常重要的。下面，筆者根據(jù)代理工作中對于創(chuàng)造性答辯的經(jīng)驗總結(jié)提供幾種方式以供探討和參考。
對重新確定的技術(shù)問題與公知常識的效果進行比對
《指南》第二部分第四章第3.2.1節(jié)關(guān)于創(chuàng)造性判斷“三步法”的第三步“判斷要求保護的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見”中關(guān)于公知常識是這樣解釋的，即，例如，本領(lǐng)域中解決該重新確定的技術(shù)問題的慣用手段或教科書或者工具書等中披露的解決該重新確定的技術(shù)問題的技術(shù)手段。據(jù)此可知，要確定一項區(qū)別技術(shù)特征是否確實屬于公知常識，除了判斷該區(qū)別技術(shù)特征是否是本領(lǐng)域公知的之外，還必須要判斷該區(qū)別技術(shù)特征在本發(fā)明中所起的作用或所獲得的技術(shù)效果是否與所認(rèn)定的公知常識的公知的作用或所獲得的技術(shù)效果是相同的。
示例一
要求保護的發(fā)明涉及一種模塊化連接結(jié)構(gòu)，其中，單個連接結(jié)構(gòu)具有正六邊形截面。一份對比文件公開了類似的連接結(jié)構(gòu)，其中單個連接結(jié)構(gòu)具有圓形截面。審查意見通知書中認(rèn)為，將一個具有圓形截面的結(jié)構(gòu)根據(jù)需要修改為正六邊形截面的結(jié)構(gòu)是本領(lǐng)域的公知常識，因而否定該要求保護的發(fā)明的創(chuàng)造性。
在該示例中，通過發(fā)明的整個說明書及附圖的記載可知，該正六邊形截面所要解決的技術(shù)問題是使得能夠?qū)⒔Y(jié)構(gòu)模塊化，且多個模塊化結(jié)構(gòu)能夠容易地彼此鄰接，從而節(jié)省存放空間。筆者認(rèn)為，雖然圓形、正六邊形屬于常見幾何形狀，但是具體到該發(fā)明的技術(shù)方案中，采用正六邊形截面時，各個連接結(jié)構(gòu)能夠在六個側(cè)面處與其他連接結(jié)構(gòu)鄰接，從而節(jié)省存儲空間，而顯然在脫離該發(fā)明的整體技術(shù)方案而單獨考慮正六邊形截面的結(jié)構(gòu)時并不能得到這樣的作用或技術(shù)效果。也就是說，即便一種結(jié)構(gòu)采用“正六邊形截面”是公知常識，但該公知常識并不具有與本發(fā)明中的上述效果類似的公知作用或效果。因此，審查意見通知書中對于公知常識的認(rèn)定以及所涉及權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性的評價是不合理的。
結(jié)合創(chuàng)造性判斷的“三步法”原則
為了避免審查員在進行創(chuàng)造性評價時的主觀性，《指南》第二部分第四章第3.2.1節(jié)規(guī)定了通常適用的關(guān)于創(chuàng)造性判斷的“三步法”，對于第三步，通常將下列情況認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)中存在上述技術(shù)啟示，即，（1）所述區(qū)別技術(shù)特征為公知常識；（2）所述區(qū)別特征為與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相關(guān)的技術(shù)手段，該技術(shù)手段在該其他部分所起的作用與該區(qū)別特征在要求保護的發(fā)明中為解決該重新確定的技術(shù)問題所起的作用相同；（3）所述區(qū)別特征為另一份對比文件中披露的相關(guān)技術(shù)手段，該技術(shù)手段在該對比文件中所起的作用與該區(qū)別特征在要求保護的發(fā)明中為解決該重新確定的技術(shù)問題所起的作用相同。
從“三步法”且尤其是第三步的上述規(guī)定中可以理解，當(dāng)判斷某一區(qū)別技術(shù)特征為公知常識時應(yīng)該是直接地一步式的判斷，而不應(yīng)當(dāng)存在任何其他的假設(shè)或推論。而筆者發(fā)現(xiàn)，在很多關(guān)于創(chuàng)造性的審查意見中，并非是將直接的區(qū)別技術(shù)特征認(rèn)定為公知常識，而是經(jīng)過了一些假設(shè)或?qū)Σ糠謪^(qū)別技術(shù)特征做了一次第三步的判斷之后又在此基礎(chǔ)上對相關(guān)聯(lián)的其他特征作出公知常識的認(rèn)定。
示例二
要求保護的發(fā)明涉及一種夾具結(jié)構(gòu)，其中夾具結(jié)構(gòu)具有引導(dǎo)面，所述引導(dǎo)面為平坦的連續(xù)平面，且在所述連續(xù)平面的中間區(qū)域設(shè)置有凹凸的紋理結(jié)構(gòu)。一份對比文件中公開了一種夾具結(jié)構(gòu)，其中夾具結(jié)構(gòu)具有中空的引導(dǎo)面。審查意見通知書中認(rèn)為，根據(jù)需要將中空的引導(dǎo)面替換為呈平坦連續(xù)平面的引導(dǎo)面是本領(lǐng)域的公知常識，并且在此基礎(chǔ)上在呈平坦連續(xù)平面的引導(dǎo)面上進一步設(shè)置凹凸的紋理結(jié)構(gòu)是本領(lǐng)域技術(shù)人員在解決“穩(wěn)定地保持所夾持的元件”時很容易想到的慣用技術(shù)手段（公知常識的一種表現(xiàn)形式）。因此否定該發(fā)明具備創(chuàng)造性。
在該示例中，所涉發(fā)明與對比文件的區(qū)別技術(shù)特征為“引導(dǎo)面為平坦的連續(xù)平面”，且“在連續(xù)平面的中間區(qū)域設(shè)置有凹凸的紋理結(jié)構(gòu)”。這里需要注意的是，前半部分區(qū)別技術(shù)特征和后半部分區(qū)別技術(shù)特征并非是并列式的，而且，后半部分區(qū)別技術(shù)特征實質(zhì)上是對前半部分區(qū)別技術(shù)特征的進一步限定。也就是說，這兩部分區(qū)別技術(shù)特征是相關(guān)聯(lián)的。而該審查意見通知書中，對于整體區(qū)別技術(shù)特征采用了兩步推斷，即先認(rèn)定前半部分特征屬于公知常識（這是判斷整個技術(shù)方案是否具備創(chuàng)造性時的第三步），然后又在假設(shè)第三步成立的基礎(chǔ)上做了進一步的判斷。筆者認(rèn)為，這種評價方式違背了創(chuàng)造性“三步法”的判斷原則，由此得出發(fā)明不具備創(chuàng)造性的審查意見是不合理的。
合理利用檢索報告中的檢索結(jié)果
盡管審查過程中審查員可以不對公知常識的認(rèn)定進行舉證，但是作為通常對于本領(lǐng)域普通的技術(shù)知識了解比較深刻的申請人或其代理人而言，也可以考慮采用對公知常識進行充分例證的方式來進行答辯，以爭取審查員的重新考慮。這種方式下可以利用審查過程期間做出的檢索報告。
申請人或代理人可以根據(jù)審查意見中所給出的現(xiàn)有技術(shù)，即檢索報告中出現(xiàn)的A類文件、X類文件以及Y類文件進行分析闡述。檢索報告中出現(xiàn)的這些對比文件和現(xiàn)有技術(shù)代表著目前該技術(shù)領(lǐng)域先進的或具有代表性的技術(shù)（包括目前廣為使用或認(rèn)可的技術(shù)方案）。仔細(xì)閱讀這些對比文件，針對這些對比文件做出相應(yīng)的分析，從而得出對要保護的發(fā)明有利的結(jié)論。
為了得到相應(yīng)的結(jié)論，需要進行以下幾點的分析：
第一，需要分析檢索報告中的這些文件中是否公開有或暗示有審查意見中所針對的區(qū)別技術(shù)特征。一般情況，如果在審查員所檢索到的文件有所記載的話，審查意見中往往會提及，因此，通常這些文件中都沒有關(guān)于相應(yīng)區(qū)別技術(shù)特征的記載。
第二，通過分析來確定這些現(xiàn)有技術(shù)所記載的技術(shù)方案構(gòu)思是否大體相同，如果相同，那么這些現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)所記載的技術(shù)特征很可能是本技術(shù)領(lǐng)域的慣用技術(shù)手段，從而可以確認(rèn)為本領(lǐng)域的公知常識。在此，筆者認(rèn)為其中一兩篇現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)方案相同不足以說明該技術(shù)方案是公知常識，因為公知常識應(yīng)該是已經(jīng)獲得了非常廣泛的認(rèn)可的技術(shù)方案，并為相關(guān)領(lǐng)域所有技術(shù)人員所知或者應(yīng)該獲知的，而不能僅憑一兩篇所公開的專利文獻(xiàn)就認(rèn)定該技術(shù)方案是本領(lǐng)域的公知常識。因此，為了明確確定上述所記載的技術(shù)特征是否為本領(lǐng)域的公知常識，有必要對上述現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)中所記載的相同技術(shù)特征進一步檢索，以最終確定上述現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)所記載的技術(shù)特征是否為本技術(shù)領(lǐng)域的慣用技術(shù)手段。如果確定上述現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)所記載的技術(shù)特征是公知常識，那么就可以從正面論述該發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征并不是上面通過分析論證的所獲得的本領(lǐng)域的公知常識。如果無法明確確定這些現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)所記載的技術(shù)特征是本領(lǐng)域的公知常識的話，可以接著進行以下分析。
第三, 如果這些現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)所記載的技術(shù)方案或進一步檢索到的現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)均不相同或大部分不相同，即，無法確定本領(lǐng)域的公知常識，那么可以進一步論述說明本領(lǐng)域中關(guān)于相關(guān)技術(shù)問題有許多不同的技術(shù)方案來實現(xiàn)。而目前被認(rèn)為是本領(lǐng)域公知常識的區(qū)別技術(shù)特征也是實現(xiàn)上述相關(guān)技術(shù)問題的一種解決方案，從而以論證的方式證明審查意見中被認(rèn)為為公知常識的區(qū)別技術(shù)特征是目前所尋求解決相應(yīng)技術(shù)問題所采用的不同技術(shù)方案，從而獲得審查意見所認(rèn)同的區(qū)別技術(shù)特征不是本領(lǐng)域的公知常識的結(jié)論。
《指南》第二部分第四章第2.4節(jié)記載，發(fā)明是否具備創(chuàng)造性，應(yīng)當(dāng)基于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員的知識和能力進行評價。所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員，也可稱為本領(lǐng)域的技術(shù)人員，是指一種假設(shè)的“人”，假定他知曉申請日或者優(yōu)先權(quán)日之前發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域所有的普通技術(shù)知識，能夠獲知該領(lǐng)域中所有的現(xiàn)有技術(shù)，并且具有應(yīng)用該日期之前常規(guī)實驗手段的能力，但他不具有創(chuàng)造能力。設(shè)定這一概念的目的，在于統(tǒng)一審查標(biāo)準(zhǔn)，盡量避免審查員主觀因素的影響。而實際上，申請人、代理人或審查員作為發(fā)明是否具備創(chuàng)造性的評價主體，往往都很容易受發(fā)明所公開內(nèi)容的影響而作出或高或低的判斷，此時把握好創(chuàng)造性評價時的三步法判斷原則，對于公知常識的認(rèn)定或者進而創(chuàng)造性的評價是非常關(guān)鍵的。
以上僅是筆者對于評判創(chuàng)造性時關(guān)于公知常識的分析和探討，希望能夠?qū)ι暾埲思?a href='http://jupyterflow.com/search_zhuanlidaili.html' target='_blank'>專利代理人在答復(fù)審查意見過程中有所幫助。
來源：康信知識產(chǎn)權(quán)
作者：房嶺梅 李靜
編輯：IPRdaily.cn趙珍
校對：IPRdaily.cn 縱橫君
本文來自康信知識產(chǎn)權(quán)并經(jīng)IPRdaily.cn編輯。轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)權(quán)利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場，如若轉(zhuǎn)載，請注明出處：“http://jupyterflow.com/”
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