注冊商標“撤三”標準：從“不確定”中尋求“相對確定”

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規(guī)范連續(xù)使用注冊商標是商標注冊人負有的法定義務，注冊商標連續(xù)三年不使用任何人均可以主張撤銷，此即為“撤三”制度。撤三制度在整個商標法體系中具有舉足輕重的地位，其不僅有利于“倒逼注冊人真實使用商標”，“督促商標符號資源重返公有”，而且還“影響商標侵權和刑事責任的認定”，對其進行研究不僅具有較高理論價值還具有較強實踐意義。

一、撤三規(guī)定的歷史考察

“撤三”的規(guī)定最早體現(xiàn)在1982年商標法第三十條“注冊商標連續(xù)三年停止使用的，由商標局責令限期改正或者撤銷其注冊商標”之規(guī)定。2002年商標法實施條例在第三十九條第二款又規(guī)定“有商標法第四十四條第（四）項行為的，任何人可以向商標局申請撤銷該注冊商標，并說明有關情況”，該款實際上對商標法第三十條規(guī)定的“責令限期改正”進行了修正。2013年修正的商標法在第四十八條、第四十九條第二款、第六十四條第一款、第五十五條第二款對撤三規(guī)定進行五個方面的修改：一是明確何為“商標的使用”，二是刪除“責令限期改正”的法律后果，第三是將“沒有正當理由”寫入法條，四是建立“未使用不賠償”制度，五是明確“撤銷裁決的溯及時間”，基于商標法的修訂，商標法實施條例、商標審查標準、商標審理標準、商標評審規(guī)則等都進行了調整。新商標法施行后，撤三案件及相應復審案件的審限要求提高，撤三案件總量大幅上升，但因撤三處理往往涉及商標局、商標評審委員會、北京知識產權法院（之前北京市第一中級人民法院）、北京市高級人民法院、最高人民法院等眾多機構諸多程序，各部門之間并未因為新商標法的施行而就撤三標準問題達成共識，僅商標評審委員會曾披露2015年撤三案件敗訴比從2014年的2%上升至6%，且研究發(fā)現(xiàn)近6年的撤三標準中的正當理由抗辯適用較低、效果欠佳。因此，研習相關案例，熟悉流程，探索相對確定的撤三標準，增加商標確權行為可預期性，具有理論和實踐雙重意義，本文就是以小霸王商標案為例進行的一個嘗試。

二、樣本案例的簡要分析

1、案情介紹

2003年3月11日戴春友向商標局申請第3482505號“小霸王XIAOBAWANG”商標，2004年9月14日予以核準注冊，核定使用商品為燙發(fā)用鐵夾、燙發(fā)鉗、卷發(fā)用手工具（非電）、個人理發(fā)推子（電動和非電動）等。小霸王公司以該商標連續(xù)三年停止使用為由向商標局提出撤銷申請，商標局以戴春友在規(guī)定期限內未向其提交使用“小霸王XIAOBAWANG”商標的證據材料作出撤銷申請的決定。戴春友不服申請復審，商標評審委員會認為戴春友提交的證據可以證明“小霸王XIAOBAWANG”商標在2007年6月7日至2010年6月6日期間進行了公開、真實的商業(yè)使用。小霸王公司不服提起訴訟，一審法院認為戴春友在商標撤銷復審階段提交的證據無法證明“小霸王XIAOBAWANG”商標在涉案三年期間實際進行了使用行為，遂撤銷復審決定。戴春友不服一審判決提起上訴，二審法院認為戴春友沒有證據證明印刷的包裝已經在涉案期間內投入到市場中，并經消費者確切地接觸到此商標的使用，其補充提交的證據亦不能證明“小霸王XIAOBAWANG”商標在涉案三年期間實際進行了使用行為，遂駁回上訴維持原判。戴春友不服二審判決申請再審, 最高人民法院認為一審、二審法院對商標使用的證據形式要求過高，不符合商標法設置“連續(xù)三年停止使用的商標予以撤銷”制度的本意，遂撤銷一二審判決，維持復審決定。

2、程序問題評析

（1）關于舉證期限效果：雖然商標不存在連續(xù)三年停止使用情形的舉證責任由商標注冊人承擔，但是不同程序中的違反舉證期限的行為效果并不相同。在商標局負責的撤銷申請階段，商標注冊人自收到通知之日起2個月未提交商標使用證據或不使用的正當理由，商標局將會撤銷該商標的注冊。本案中，商標局所做撤銷行為就是此種情形。在商評委負責的撤銷復審階段，當事人提出評審申請或答辯后補充有關證據材料的期限（有聲明的）是自提交申請書或者答辯書之日起三個月內一次性提交（未聲明視為放棄）。但期滿后生成或當事人有其他正當理由未能在期滿前提交的證據經質證后仍可采信。

（2）關于文書送達方式：目前，商評委可通過郵寄、直接遞交、數據電文或其他方式送達；但以數據電文方式需經當事人同意。委托商標代理機構的，文件送達商標代理機構視為送達本人。送達日期德爾確認，郵寄的以收到的郵戳日為準；郵戳日不清晰或者沒有郵戳的，自文件發(fā)出之日起滿十五日，視為送達當事人，但能夠證明實際收到日的除外；直接遞交的，以遞交日為準。以數據電文方式送達的，自文件發(fā)出之日滿十五日視為送達；文件通過上述方式無法送達的，可以通過公告方式送達，自公告發(fā)布之日起滿三十日，該文件視為已經送達。郵寄送達被退回后通過公告送達的，后續(xù)文件均采取公告送達方式，但在公告送達后明確告知通信地址的除外。本案中一審法院認為小霸王公司沒有正當理由拒收商評委向其郵寄送達的相關文件，可以視為已經送達。

（3）關于證據認定方法：認定證據方法的不同，撤三的結果可能也不一樣。本案中，一審法院和二審法院均采用了單個認定的方法，即“分別對不同的證據按照證據的三性經質證后進行分散式的評價”，認為每一類證據都無法證明“小霸王XIAOBAWANG”商標在涉案三年期間實際進行了使用行為。而商評委和最高人民法院卻采用的是綜合認定的方法，即“統(tǒng)合不同的證據進行綜合的整體性蓋然評價”，認為戴春友提交的證據可以證明“小霸王XIAOBAWANG”商標在2007年6月7日至2010年6月6日期間進行了公開、真實的商業(yè)使用。當然，一些法官已經充分認識到了這類撤三案件中證據審查規(guī)則，應當建立整體審查原則，避免進行機械審查；即使某一項具體證據存在瑕疵，如果所有證據能夠形成完整的證據鏈亦應當認定復審商標進行了有效的使用。

（4）關于證據要求高度：證據要求的高度不同，撤三的結果也不一樣。因此有必要考察不同機關對證據要求的高度。本案中一審法院從高要求，認為戴春友僅提供了委托印刷合同、印刷盒的送貨單及收據,雖然此合同的簽訂及送貨收據顯示的日期為涉案期限內，但是并沒有其他足夠的證據可以作證這些印刷的包裝已經在涉案期間內投入到市場中，無法起到使消費者識別來源的作用，不屬于“商標意義上的使用行為”；二審法院也是從嚴處理，認為戴春友在訴訟期間補充提交的證據亦不能證明“小霸王XIAOBAWANG”商標在涉案三年期間實際進行了使用行為。但最高人民法院進行了適度把握，綜合考慮戴春友在商標評審委員會復審期間及二審期間提交的證據，認為上述證據可以形成證據鏈，足以證明戴春友在2007年6月7日至2010年6月6日三年期間實際使用了“小霸王XIAOBAWANG”商標，一審、二審法院對商標使用的證據形式要求過高。

（5）關于二審補交證據：在二審程序，除新證據情形外，一般不允許再行提交證據，但在具體適用時不宜簡單和機械。如本案最高人民法院所做評析，由于商標評審委員會認可戴春友申請復審期間提交證據的證明力，而一審法院予以否認，戴春友在二審期間補充提交證據具有合理性，二審法院全部未予考慮和支持，于法無據，有欠妥當。實踐中，對于當事人在撤三訴訟程序中所提交的證據，法院原則上都會進行考慮，特別是對案件實體結果有根本性影響的證據。此點足以引起實務工作者重視，在后續(xù)程序中應根據案件的不同發(fā)展，適時引入新的證據材料來支撐自己的觀點。

三、撤三標準的考察

1、合法使用：從“不限于商標法規(guī)”到“限于商標法律規(guī)定”

商標審理標準規(guī)定，用以證明系爭商標不存在連續(xù)三年停止使用的情形的證據材料，應當能夠證明系爭商標在商業(yè)活動中公開、真實、合法地使用。最高人民法院雖然認可撤三制度中的“使用”應該是在商業(yè)活動中對商標進行公開、真實、合法的使用，但是對于判斷商標使用行為合法與否的法律依據究竟是什么也經歷了“不限于商標法及其配套法規(guī)”到“限于商標法律規(guī)定”的變化過程。最高人民法院最早在云南滇虹藥業(yè)集團股份有限公司與汕頭市康王精細化工實業(yè)有限公司、國家工商行政管理總局商標評審委員會商標行政糾紛申請再審案【（2007）行監(jiān)字第184－1號】駁回再審申請通知中指出判斷商標使用行為合法與否的法律依據，不限于商標法及其配套法規(guī)。經營者在違反法律法規(guī)強制性、禁止性規(guī)定的經營活動中使用商標的行為，不能認定為商標法規(guī)定的使用行為；商標法第四十四條規(guī)定的責令限期改正的處理辦法，不適用于第（四）項規(guī)定的連續(xù)3年停止使用行為，他人向商標局申請撤銷該注冊商標后，如果注冊人沒有使用的證據材料或者證據材料無效，并且沒有不使用的正當理由的，應該撤銷其注冊商標。后來又在李道之“卡斯特”商標撤銷復審行政糾紛案【(2010)知行字第55號】中明確只要在商業(yè)活動中公開、真實地使用了注冊商標，且注冊商標的使用行為本身沒有違反商標法律規(guī)定，則注冊商標權利人已經盡到法律規(guī)定的使用義務；有關注冊商標使用的其他經營活動中是否違反進口、銷售等方面的法律規(guī)定，并非商標法第四十四條第（四）項所要規(guī)范和調整的問題。在上述司法案例變遷過程中，學者也統(tǒng)一了認識，如李揚教授認為違反行政法的商標使用應當視為該制度中的"商標使用"，田曉玲副教授也認為生產的商品違反行政法規(guī)如未取得生產許可證或衛(wèi)生許可證,不影響商標使用的效力。商標審查部門也有了統(tǒng)一認識，如徐琳認為“只要注冊商標所有人具有真實的使用意圖并使該商標在市場上發(fā)揮了區(qū)別商品或者服務來源功能，其行為即使存在違反其他法律法規(guī)強制性規(guī)定的瑕疵，亦不構成《商標法》第四十四條第(四)項規(guī)定的情形，不得撤銷該注冊商標”。指導案例的公布、學者的研究以及審查部門實踐都有助于深化了合法使用的界定標準統(tǒng)一，但實踐中，案件案情復雜多樣，經辦人員能力參差不齊，個案中的認定仍需要統(tǒng)一的思想，“把合法的界定作為一種事實的確認，而非使用事實以外的其他因素”是否正確也值得進一步考證。

2、真實使用：從使用形式到使用意圖

商標審理標準中分別列舉了“商標使用”在指定商品和指定服務上的具體表現(xiàn)形式，如使用在商品銷售合同、發(fā)票、票據、收據、商品進出口檢驗檢疫證明、報關單據等上，并提出了證明材料的要求標準，如能夠顯示系爭商標標識、能夠顯示使用日期等。有學者從否定角度歸納了不構成注冊商標連續(xù)3年不使用撤銷制度中的"商標使用"的情形，如單純在商品包裝上的使用；在零部件上的使用等，上述規(guī)定和研究成果在一定程度上規(guī)范和指導了商標使用的認定。但也有學者有不同意見，認為應反思過去注重商標使用形式的弊端,樹立使用意圖的核心地位，區(qū)分有效使用意圖與不停止使用意圖，考量使用程度、衡定證明標準等因素。實務中，究竟如何拿捏，確實不好掌握。如本案中一審法院就認為，消費者無法接觸到的商標的使用行為(如商標交易文書中使用商標的行為、商標標識的加工行為等)，因無法起到使消費者識別來源的作用，不屬于《商標法》第四十四條第(四)項中所規(guī)定“商標意義上的使用行為”。而二審法院對于戴某補充提交的百度搜索的關于“小霸王”美發(fā)產品的報道等證據，認為該報道的內容不能全面直接地反映復審商標的使用情況，因此在沒有其他證據佐證的情況下，不能證明戴某對復審商標進行了真實、合法、有效的使用。但最高人民法院則認為，綜合考慮戴春友在商標評審委員會復審期間及二審期間提交的證據，可以形成證據鏈，足以證實際使用了“小霸王”商標。其實，在撤三案件中，僅有使用形式和使用行為也可能因達不到一定規(guī)模和數量而被認定為“象征性使用”，使用意圖對于認定“商標使用”意義重大，但商標使用的真實意圖需要通過外在的使用形式來判斷，其不僅要考慮使用數量、范圍和頻率，還要考慮行業(yè)習慣，以及商標作用、商品性質、市場屬性等，而非主觀臆斷。當然，“商標使用的真實意圖”強調的是主觀意圖，而非客觀效果，即只要權利人主觀上誠實地將商標作為區(qū)分商品來源來使用即可，其不苛求客觀上已具有區(qū)分效果。另外，商標使用合法與否并不影響對使用意圖的認定。2015年商標評審訴訟中，法院撤銷評審決定，改“商標使用”認定為“象征性使用”較多。且最高人民法院（2015）知行字第181號案中，也明確在注冊商標連續(xù)三年停止使用的復審案件中，判斷復審商標是否進行了實際使用，需要考察商標注冊人是否具有真實的使用意圖和使用行為，僅為維持復審商標存在而進行的象征性使用，不構成商標的實際使用行為。

3、自主使用：不違背商標權人意志的認定

商標審理標準規(guī)定，能夠顯示出系爭商標的使用人，既包括商標注冊人自己,也包括商標注冊人許可的他人；如許可他人使用的，應當能夠證明許可使用關系的存在。最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見也規(guī)定，商標權人自行使用、許可他人使用以及其他不違背商標權人意志的使用，均可認定屬于實際使用的行為?？梢?，無論是商標注冊人自行使用，還是許可他人使用，只有在不違反商標權人意志的前提下的使用行為方能阻斷注冊商標被撤銷的命運。但究竟如何認定不違背商標權人的意志，確實不好拿捏。最早涉及不違背權利者意志的案例是“索愛”商標爭議行政案【（2010）知行字第48號】，最高人民法院在該案中提到了主張權利者使用爭議標志的意圖、行為和效果對其受法律保護的影響，即爭議商標“索愛”，無論是作為未注冊商標的簡稱，還是作為企業(yè)名稱或知名商品特有名稱的簡稱，其受法律保護的前提是，對該標識主張權利的人必須有實際使用該標識的行為，且該標識已能夠識別其商品來源；在爭議商標申請日前，索尼愛立信公司并無將爭議商標作為其商業(yè)標識的意圖和行為，相關媒體對其手機產品的相關報道不能為該公司創(chuàng)設受法律保護的民事權益。該案件影響深遠，在本案中似有表現(xiàn)，如本案二審承辦法官即認為“戴某向法院補充提交的百度搜索的關于小霸王美發(fā)產品的報道（小霸王、康夫、美發(fā)寶等美容美發(fā)器具抽檢不合格）等證據是典型的非商標權人的使用行為，不是基于注冊商標專用人的意愿進行的使用。最新的喬丹商標案，最高人民法院所做判決也體現(xiàn)了對“是否違反權利人意愿或意志”的認定標準，即“我國相關公眾、新聞媒體普遍以中文喬丹指代再審申請人，而再審申請人、耐克公司則主要使用邁克爾喬丹。但不論是邁克爾喬丹還是中文喬丹，在相關公眾中均具有較高的知名度，均被相關公眾普遍用于指代再審申請人，且再審申請人并未提出異議或者反對。故商標評審委員會、喬丹公司關于再審申請人、耐克公司未主動使用中文喬丹，再審申請人對中文喬丹不享有姓名權的主張，本院不予支持”。在羅琦品牌公司與商評委案件中［（2015）京知行初字第3146號］，北京知識產權法院認為，在涉案的2009年7月16日至2012年7月15日期間，訴爭商標的權利主體仍為福州江龍公司，羅琦公司作為銷售主體產生的發(fā)票，并不能視為福州江龍公司對訴爭商標的商業(yè)使用?！拔唇浽S可授權,其他主體對訴爭商標的使用并不能視為對訴爭商標的使用，即使事后經過核準轉讓，該‘其他主體’成為訴爭商標的權利人。否則,撤三制度將會輕易地被規(guī)避，無疑會加劇商標注冊過程中‘圈地運動’,沖擊商標注冊制度,還有可能損害其他在先申請人的利益。”此案似乎意味著事后的授權許可極可能不會被認定為撤三制度中的“商標使用”，進而難以阻卻商標被撤銷的命運。當然，該結論是否成立或者是否妥當，有待今后類似裁判文書的進一步觀察。筆者認為，在撤三案件中，注冊人未能控制的使用不具備阻卻撤銷注冊之效力，但在其能夠控制范圍的使用是否會受到社會公眾的負面評價則不影響權利人使用行為的成立，不應以生活中“不滿意”而推定法律上“違背商標權人意志”。

4、規(guī)范使用：核定商品與核定標識的擴張

考慮市場主體經營活動的靈活性、便利性，實際使用的標識、商品與核定使用的標識、商品之間并不能都做到完全一致。由此，在撤三實踐中需要注意把握：（1）核定商品到關聯(lián)商品：雖然注冊商標連續(xù)三年停止使用制度中的“使用”行為，應以核定使用的商品為限，但商標注冊人或者被許可使用人在指定使用的一種商品上使用注冊商標的，在與該商品相類似的商品上的注冊可予以維持，另外還要區(qū)分關聯(lián)程度對非核定商品上使用商標的行為作出具體認定。（2）核定標識到無實質改變：實際使用的商標與核準注冊的商標雖有細微差別，但未改變其顯著特征的，可以視為注冊商標的使用。在撤三程序中，可參考關于“自行改變注冊商標”中“自行改變”和“新的商標”的界限，劃定注冊商標改變顯著特征的范圍。

5、公開使用：從與商業(yè)使用同義到兼顧非商業(yè)使用

公開使用是指“以相關公眾為參考對象,以其對商標的認知為前提,并為建立商標商譽和促進商標社會的生產力作出貢獻”。公開使用如同一抔沃土“澆灌著商標奇葩的盛開,并孕育著其生命的未來”。商標使用的公開性雖無現(xiàn)行法明確規(guī)定，但一般認為是商標立法應有之義。在實務中公開使用在很大程度上與在流通領域的商業(yè)使用同義。一般認為，在非外公開資料上使用、或者僅發(fā)函主張權利以及聲明享有權利不構成商標使用。有學者也指出，商標使用須以商業(yè)行銷為目的，這樣可以在實務操作中, 將無促銷目的的商標的廣告行為、實際使用商標的商品僅為贈品的所謂使用行為、僅僅為維持商標權的象征性使用行為排除在商標使用之外。該種觀點并不符合我國當前市場經濟實際，“市場經濟是個動態(tài)發(fā)展過程，互聯(lián)網使得競爭更加激烈，折扣、免費都將是爭取交易機會的重要手段，商標作為競爭工具和提升信譽的手段，其商標使用對象的商品不應以對價性和相互交換性為前提。況且，現(xiàn)實中大量的非營利組織使用注冊商標并非是為在商業(yè)活動中使用,也并非為了商業(yè)目的,由此將公開使用等同于商業(yè)使用并不妥當，“公開使用”與“商業(yè)使用”之間存有差距，不宜相互替代。

四、可能之結論

1、立法目的：激活商標

隨著傳播技術日新月異的迅猛發(fā)展和商業(yè)模式推陳出新速度的加快,一個商標在市場上可以很快為相關公眾所熟知,也可能很快被消費者遺忘，撤三制度的立法目的在于促使商標注冊人將其商標進行公開、真實、合法地使用，發(fā)揮其商標的識別功能，避免商標資源的閑置浪費，而非懲罰注冊人，由此決定了撤三中的商標使用應是相對寬松的。

2、適用原則：相對寬松

撤三制度的立法目的決定了相對寬松的適用原則，“注冊商標畢竟是經商標行政管理部門依法核準注冊的商標，我們對于商標權利人的商標使用行為不能過于苛刻，只要進行了連續(xù)性公開、真實、合法的連續(xù)性使用，就不能輕易撤銷一個合法獲得注冊的商標”，但過于寬松則容易造成注冊人懈怠使用和惡意規(guī)避。

3、窮盡程序：或別有洞天

在商標行政機關和司法機關不能達成共識來具體操作撤三制度時，對于當事人或者專業(yè)服務人員，也許只有窮盡商標評審、訴訟確權、再審程序等，方可能有確定之結果。

總之，在具體適用撤三標準時，除了對使用形式和使用意圖的關注以及使用行為使用目的的考察外，我們可選的路徑可能就是窮盡程序，即實務人員如果不能把握撤三標準，那就努力把握程序，將法律救濟進行到底，如此進行堅持也許會別有洞天。

來源：文豐律師

作者：高景賀

編輯：IPRdaily.cn LoCo

校對：IPRdaily.cn 縱橫君

注冊商標“撤三”標準：從“不確定”中尋求“相對確定”

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