如何“直接地、毫無疑義地”確定原始專利申請文件中未明確記載的信息？

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：金星玉  北京華進京聯(lián)知識產(chǎn)權代理有限公司

原標題：如何“直接地、毫無疑義地”確定原始申請文件中未明確記載的信息

專利法第三十三條規(guī)定，申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍。

當我們閱讀一份專利申請文件時，首先看到的是“原始申請文件明確記載的信息”，但專利法第三十三條的適用不能僅僅局限于該明確記載的文字信息，而是要立足于專利法第三十三條的立法本意，客觀地去確定“原說明書和權利要求書記載的范圍”究竟有多大。

除了文字明確記載的信息外，“記載的范圍”還包括本領域技術人員可以“直接地、毫無疑義地”確定的內(nèi)容?！昂翢o疑義地”是指本領域技術人員基于“直接地”判斷步驟確定的技術信息，應當是準確的且唯一的，而不允許是模糊不清、模棱兩可的信息。修改不能超出原始申請文件記載的范圍，是“先申請原則”的要求，即申請日確定之后，就不再允許申請人將申請日之后的成果補充到申請中。

在實際的專利代理工作中，對于沒有明確記載在原始申請文件中，但是根據(jù)說明書中全文引用的文件可以唯一地、毫無疑義地確定的技術內(nèi)容，則應當屬于本領域技術人員能夠直接地、毫無疑義地確定的技術信息。

在最近的一件案件代理過程中，筆者所在團隊成功地通過上述說理，幫助申請人把沒有明確記載在說明書中，但是能夠“直接地、毫無疑義地確定”的信息，增加到權利要求書中。

在發(fā)明專利CN 103764633B的OA答復過程中，申請人在修改權利要求書時，增加了兩條新權利要求，這兩條權利要求中分別包括技術特征“ivacaftor”（依伐卡托，藥品名稱）和“l(fā)umacaftor”（魯馬卡托，藥品名稱），請求保護的技術方案是：一種藥物組合物，其包含藥學上有效量的根據(jù)權利要求1所述的化合物，或其藥學上可接受的鹽及藥學上可接受的載體或賦形劑，其進一步包含“ivacaftor”或“l(fā)umacaftor”。

修改文件提交之后，審查員在下一次審查意見通知書中指出，增加“ivacaftor”和“l(fā)umacaftor”的修改超出原申請記載的范圍，不符合專利法第33條的規(guī)定。經(jīng)過核實，我們確認，這兩個化合物確實沒有在原始說明書中記載。然而，經(jīng)過和客戶的溝通，客戶表示，希望在權利要求中保留這兩個化合物，請我們提出爭辯的建議。

面對這樣一個難題，我們的代理人對申請文件進行了充分的研究。代理人發(fā)現(xiàn)，在申請文件說明書的具體實施方式部分有這樣一段記載：“能夠與本發(fā)明聯(lián)合施用的CFTR活性調(diào)節(jié)化合物包括，但不限于在US 2009/0246137 A1、US 2009/0253736 A1、US 2010/0227888 A1、專利號7,645,789、US 2009/0246820 A1、US 2009/0221597 A1、US 2010/0184739 A1、US 2010/0130547 A1、US 2010/0168094 A1 和已公告的專利 US7,553,855；US 7,772,259 B2、US 7,405,233 B2、US 2009/0203752、US 7,499,570中所描述的化合物?！?/p>

代理人把所有引用的文獻都逐一找到，認真閱讀，終于發(fā)現(xiàn)了解決的思路。在這些文獻中，專利申請US 7,553,855中唯一且具體地公開了包含N-[2,4-二(1,1-二甲基乙基)-5-羥苯基]-1,4-二氫-4-氧喹啉-3-甲酰胺（該化合物的通用名為ivacaftor）的具體的藥物組合物，并記載了該化合物是CFTR調(diào)節(jié)劑。因此，我們認為，本領域技術人員可以直接并毫無疑義地從專利申請US 7,553,855中獲知“ivacaftor”作為CFTR活性調(diào)節(jié)劑，可以與本發(fā)明中的化合物聯(lián)合施用，這一技術特征并未超出原說明書所記載的范圍，符合專利法第33條的規(guī)定。

而另外一個化合物的情況，就和“ivacaftor”有很大區(qū)別。經(jīng)過仔細查找，并沒有發(fā)現(xiàn)直接披露這一具體化合物的文獻，因此，我們建議申請人只保留“ivacaftor”，申請人采納了我們的建議，經(jīng)過答復，該申請已經(jīng)被授權。

可見，專利法第33條的規(guī)定，是指修改不能超出說明書和權利要求書記載的范圍，其中，記載的范圍并非只限于有文字明確記載的范圍，還包括能從說明書中“直接地”、“毫無疑義地”確定的范圍。“毫無疑義地”判斷前提是基于申請人“直接地”表達的技術信息，而非脫離這樣技術信息的字面含義的推導。

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作者：金星玉  北京華進京聯(lián)知識產(chǎn)權代理有限公司

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校對：IPRdaily.cn 縱橫君

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