從兩個(gè)案例淺談技術(shù)效果對(duì)審查結(jié)局的影響

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原標(biāo)題：【原創(chuàng)】從兩個(gè)案例淺談技術(shù)效果對(duì)審查結(jié)局的影響

作為一個(gè)專利代理人，創(chuàng)造性三步法簡(jiǎn)直就是耳熟能詳?shù)拿咳毡匦拚n！而在提起三步法時(shí)，想必每個(gè)代理人腦海里立即浮現(xiàn)出的是《專利審查指南》中描述：“判斷要求保護(hù)的發(fā)明相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見(jiàn)，通?？砂凑找韵氯齻€(gè)步驟進(jìn)行，(1)確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)，blabla……(2)確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題，blabla……(3)判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是否顯而易見(jiàn)，blabla……”。

在實(shí)踐中感受到的是，在三步法的第三步、判斷是否顯而易見(jiàn)的過(guò)程中，經(jīng)常需要考慮的是發(fā)明是否取得預(yù)料不到的技術(shù)效果，如果有這樣的效果，在創(chuàng)造性爭(zhēng)辯過(guò)程中也會(huì)容易不少。相信發(fā)明人從內(nèi)心里應(yīng)當(dāng)也是希望其發(fā)明具有良好的、眾多的技術(shù)效果的吧。然而在審查過(guò)程中，審查員通過(guò)檢索往往會(huì)找到相同技術(shù)領(lǐng)域、并且技術(shù)問(wèn)題與技術(shù)效果接近的對(duì)比文件。當(dāng)說(shuō)明書(shū)中的某些“技術(shù)效果”的記載被對(duì)比文件提及，對(duì)審查過(guò)程結(jié)果會(huì)造成什么樣的影響呢？如果對(duì)比文件“不幸”公開(kāi)了本申請(qǐng)?jiān)谀骋环矫嫒〉玫募夹g(shù)效果，是否會(huì)導(dǎo)致審查員認(rèn)為本申請(qǐng)是“顯而易見(jiàn)”的呢？

下面，讓我們一起來(lái)看兩個(gè)案例：

案例一

本申請(qǐng)

本發(fā)明涉及一種含多孔金屬碎片的人造大理石及其制造方法。所述人造大理石包括由熱固性樹(shù)脂制得的人造大理石基體和具有孔結(jié)構(gòu)的金屬碎片。……根據(jù)本發(fā)明所述的人造大理石包括分散在熱固性樹(shù)脂基體中的帶孔（閉孔或開(kāi)孔）金屬碎片（這里也稱為發(fā)泡金屬碎片）。通過(guò)使用發(fā)泡金屬碎片，可以解決表面碎片剝離的問(wèn)題，可以減少所述人造大理石的重量，并且所述金屬顆?？删鶆虻胤植荚谡麄€(gè)人造大理石中。

對(duì)比文件1：

本申請(qǐng)涉及一種人造石英石，其含有纖維1~25%……金屬片0~5%。……在制造過(guò)程中加入纖維，可以使石英石具有更強(qiáng)的抗斷裂強(qiáng)度、抗壓強(qiáng)度和抗彎曲強(qiáng)度?！景l(fā)明中，金屬片用于使人造石英石具有各種美觀的視覺(jué)效果?！?br/>

對(duì)比文件2：

本申請(qǐng)涉及一種生產(chǎn)可發(fā)泡或發(fā)泡金屬顆粒、部分或板的方法，該方法包括以下步驟……本發(fā)明的方法可以用于生產(chǎn)航空發(fā)動(dòng)機(jī)、機(jī)器、汽車和飛行器等的部件和結(jié)構(gòu)元件的多孔金屬體，在這些應(yīng)用中需要高比強(qiáng)度和剛性、能量吸收、熱絕緣……減輕重量……以及完全的環(huán)境相容性等?！?br/>

審查員認(rèn)為權(quán)利要求1與對(duì)比文件1的區(qū)別在于：權(quán)利要求1所述的金屬碎片具有多孔結(jié)構(gòu)，關(guān)于該區(qū)別，審查員認(rèn)為對(duì)比文件2公開(kāi)了將多孔金屬碎片用于降低制品重量的技術(shù)特征，并且該特征在對(duì)比文件2中所起的作用與其在本發(fā)明中為解決其技術(shù)問(wèn)題所起的作用相同。因此，審查員認(rèn)為在對(duì)比文件1的基礎(chǔ)上結(jié)合對(duì)比文件2以獲得本申請(qǐng)的權(quán)利要求1所要求保護(hù)的技術(shù)方案是顯而易見(jiàn)的。經(jīng)過(guò)兩次OA之后實(shí)審審查員駁回了本申請(qǐng)。

復(fù)審過(guò)程中，合議組認(rèn)為，對(duì)比文件1清楚地公開(kāi)了將纖維加入材料改善了抗斷裂強(qiáng)度、抗壓強(qiáng)度和抗彎曲強(qiáng)度，將碎片添加至組合物是為了獲得改善的美學(xué)視覺(jué)效果。并未記載需要解決與產(chǎn)品重量相關(guān)的技術(shù)問(wèn)題。并且，對(duì)本文文件1的幾個(gè)制造實(shí)施例都公開(kāi)了其制備工藝包括真空振動(dòng)壓制等步驟，以制得成品高密度超硬人造石英石板。對(duì)比文件1并不存在駁回決定中所述如何降低制品重量的技術(shù)問(wèn)題。對(duì)比文件2公開(kāi)的多孔金屬體可以減輕制品重量，然而對(duì)比文件2并未提及所述多孔金屬體可以用作人造石的組分。在人造石中加入多孔金屬體也并非本領(lǐng)域公知常識(shí)，因此，本申請(qǐng)相對(duì)于對(duì)比文件1和2的組合具備創(chuàng)造性。

最后結(jié)果

本申請(qǐng)獲得專利權(quán)

案例二

本申請(qǐng)

本發(fā)明提供一種具有無(wú)定形圖案的人造大理石，人造大理石包括基質(zhì)部分和圖案部分……用于形成圖案部分的這些樹(shù)脂在硬化過(guò)程期間會(huì)比基質(zhì)進(jìn)行更多的收縮，并且，作為結(jié)果，可能發(fā)生如上所述的中凹現(xiàn)象。此外，圖案部分的比重低于基質(zhì)的比重，以至于圖案部分在硬化過(guò)程期間將遷移至人造大理石的上方部分或區(qū)域。……形成圖案部分的樹(shù)脂組合物還可以包括無(wú)機(jī)填料。添加所述無(wú)機(jī)填料有助于提高圖案部分的比重，減少固化時(shí)的收縮率使得接近基質(zhì)。但是需要在不影響透明度的基礎(chǔ)上添加最少量。根據(jù)本發(fā)明的所述具有透明無(wú)定形圖案的人造大理石不會(huì)出現(xiàn)圖案部分低于表面的現(xiàn)象從而平滑度相同，不會(huì)出現(xiàn)在圖案部分和基質(zhì)部分的界面處發(fā)生裂紋的中凹現(xiàn)象，并且具有更加自然的三維立體圖案。

對(duì)比文件1：

本申請(qǐng)公開(kāi)了一種具有無(wú)定形團(tuán)的人造大理石，包括基質(zhì)和大理石碎片形成的圖案部分的比重為1.50-1.67?！?br/>

審查員認(rèn)為權(quán)利要求1與對(duì)比文件1的區(qū)別在于，權(quán)利要求1公開(kāi)了樹(shù)脂組合物還包括無(wú)機(jī)填料，基于該區(qū)別技術(shù)特征，本申請(qǐng)實(shí)際上要解決的技術(shù)問(wèn)題是：提高圖案部分的比重并保持良好的透明度。而對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員而言，通過(guò)添加無(wú)機(jī)填料提高圖案部分的比重是本領(lǐng)域的慣用手段。因此，審查員認(rèn)為在對(duì)比文件1的基礎(chǔ)上結(jié)合公知常識(shí)以獲得本申請(qǐng)的權(quán)利要求1所要求保護(hù)的技術(shù)方案是顯而易見(jiàn)的。經(jīng)過(guò)一次OA之后實(shí)審審查員駁回了本申請(qǐng)。

復(fù)審過(guò)程中，合議組引用了書(shū)籍作為公知常識(shí)認(rèn)為本領(lǐng)域技術(shù)人員公知“人造大理石的制備方法很多，主要組成是膠黏劑和填料等，……人造大理石的填料主要是無(wú)機(jī)填料，改造大理石的性能，可以通過(guò)采用新的填料、改變填料比例、填料細(xì)度、和改進(jìn)顆粒表面狀態(tài)……”。因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員可以根據(jù)需要使用無(wú)機(jī)填料作為制備原料。此外，對(duì)比文件1頁(yè)記載了“為了將大理石碎片的比重提高到基質(zhì)的比重，可以向制備大理石碎片的配制物中加入無(wú)機(jī)填料，然而這樣的填料會(huì)帶來(lái)一些問(wèn)題，例如其透明度會(huì)降低”。因此，合議組認(rèn)為，盡管透明度會(huì)降低，但是對(duì)比文件1仍然啟示本領(lǐng)域技術(shù)人員添加無(wú)機(jī)填料，而為了避免所提及的問(wèn)題，本領(lǐng)域技術(shù)人員會(huì)通過(guò)有限實(shí)驗(yàn)對(duì)用量進(jìn)行調(diào)整。因此，本申請(qǐng)相對(duì)于對(duì)比文件1和公知常識(shí)的組合不具備創(chuàng)造性。

最后結(jié)果

申請(qǐng)人放棄了本申請(qǐng)

對(duì)以上案例進(jìn)行小結(jié)：

可見(jiàn)，無(wú)論案例一還是案例二，都有被對(duì)比文件提及的技術(shù)效果，并且，在實(shí)審階段，都“不幸”地導(dǎo)致審查員認(rèn)為本申請(qǐng)是“顯而易見(jiàn)”的。然而，最終是什么導(dǎo)致兩個(gè)案件走向不同的結(jié)局呢？

細(xì)心的讀者不難發(fā)現(xiàn)，在兩個(gè)案件的復(fù)審過(guò)程中，合議組最重視的還是在現(xiàn)有技術(shù)中是否存在啟示使得本領(lǐng)域技術(shù)人員將區(qū)別特征應(yīng)用到最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問(wèn)題。在案例1中，審查員認(rèn)為對(duì)比文件1并不涉及需要解決與產(chǎn)品重量相關(guān)的技術(shù)問(wèn)題。更進(jìn)一步，對(duì)比文件1強(qiáng)調(diào)其制得的產(chǎn)品具有高密度，這甚至可以理解為是“減輕重量”的相反教導(dǎo)，因此，可以認(rèn)為案例1的現(xiàn)有技術(shù)并未啟示對(duì)比文件1和對(duì)比文件2的結(jié)合。而在案例2中，由于對(duì)比文件1提及為了提高比重而添加無(wú)機(jī)填料，因此，即使對(duì)比文件1指出添加無(wú)機(jī)填料可能是有問(wèn)題的，但仍然認(rèn)為案例2的現(xiàn)有技術(shù)明確啟示了對(duì)比文件1和公知常識(shí)的結(jié)合。用一句順口溜來(lái)總結(jié)以上案例就是“效果多，有風(fēng)險(xiǎn)，但啟示，更重要”。

以上案例也對(duì)專利撰寫(xiě)和審查意見(jiàn)答復(fù)的工作給出了一點(diǎn)小小的啟示：

在申請(qǐng)撰寫(xiě)時(shí)，最重要的是找準(zhǔn)申請(qǐng)相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)的創(chuàng)新點(diǎn)所在，以此為基礎(chǔ)羅列合適的技術(shù)效果，不能因?yàn)樽非罂此乒怩r的申請(qǐng)文件而羅列眾多的技術(shù)效果，但也不能因?yàn)楹ε驴赡鼙粚?duì)比文件提及就減少應(yīng)有的技術(shù)效果。在撰寫(xiě)時(shí)最好檢索一下相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)會(huì)很有幫助哦，了解現(xiàn)有技術(shù)從而才能夠更有針對(duì)性的突出本發(fā)明的技術(shù)優(yōu)勢(shì)所在，畢竟有一句話叫做“知己知彼，百戰(zhàn)不殆”嘛！在這里隆重推薦康信華源的檢索服務(wù)哦，如果有興趣可以跟小編聯(lián)系~

在答復(fù)審查意見(jiàn)時(shí)，要認(rèn)真分析審查意見(jiàn)，找準(zhǔn)審查員所評(píng)價(jià)的“技術(shù)效果”和“技術(shù)問(wèn)題”之間的關(guān)系。當(dāng)今科學(xué)技術(shù)發(fā)展速度很快，審查員可能也無(wú)法時(shí)時(shí)保持站在本領(lǐng)域科學(xué)發(fā)展的前沿，因此，很多審查員的審查意見(jiàn)并非定論，他們只是提出自己的觀點(diǎn)（或猜測(cè)）并希望申請(qǐng)人對(duì)自己的發(fā)明進(jìn)行澄清和解釋，從而辨明自己的審查意見(jiàn)是否正確。申請(qǐng)人要抓住這個(gè)機(jī)會(huì)，盡量將本申請(qǐng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)展現(xiàn)在審查員的面前，合理分析現(xiàn)有技術(shù)是否存在獲得本申請(qǐng)所要求保護(hù)的技術(shù)方案的“啟示”。要正視審查員的一些“后見(jiàn)之明”的意見(jiàn)，這是人之常情，畢竟審查員是看到本發(fā)明之后再做出判斷，不容易完全站在沒(méi)有創(chuàng)造力的“本領(lǐng)域技術(shù)人員”的角度客觀地進(jìn)行判斷。在這樣的情況下更要進(jìn)行充分的解釋，使審查員意識(shí)到本發(fā)明的創(chuàng)造性所在。此外，針對(duì)審查員的一些“屬于公知常識(shí)/慣用技術(shù)手段”以及一些“通過(guò)有限次實(shí)驗(yàn)可以獲得”的審查意見(jiàn)，也可以考慮提供一些公知常識(shí)類以及一些補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的舉證，以證明現(xiàn)有技術(shù)無(wú)法“啟示”本領(lǐng)域技術(shù)人員獲得本申請(qǐng)。

當(dāng)然，在審查過(guò)程中，必要時(shí)也需要對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行適當(dāng)修改，此時(shí)要注意禁止反悔原則[即，專利權(quán)人如果在專利審批（包括專利申請(qǐng)的審查過(guò)程或者專利授權(quán)后的無(wú)效、異議、再審程序）過(guò)程中，為了滿足法定授權(quán)要求而對(duì)權(quán)利要求的范圍進(jìn)行了限縮（如限制性的修改或解釋），則在主張專利權(quán)時(shí)，不得將通過(guò)該限縮而放棄的內(nèi)容納入專利權(quán)的保護(hù)范圍]，為自己爭(zhēng)取最大利益。最后，要相信officers的公正判斷哦！

來(lái)源：康信知識(shí)產(chǎn)權(quán)

作者：陳知宇北京康信知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司

編輯：IPRdaily.cn LoCo

校對(duì)：IPRdaily.cn 縱橫君

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