如何撰寫一份專業(yè)的專利侵權(quán)分析報(bào)告?

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作者：劉興彬

原標(biāo)題：如何撰寫一份專業(yè)的專利侵權(quán)分析報(bào)告

專利侵權(quán)分析報(bào)告是專利侵權(quán)分析內(nèi)容的表現(xiàn)形式，撰寫一份比較完善的報(bào)告體現(xiàn)了分析者的專業(yè)水平，本人將結(jié)合以往工作中專利侵權(quán)分析的經(jīng)驗(yàn)，以報(bào)告所應(yīng)包括的幾部分內(nèi)容按順序逐項(xiàng)進(jìn)行介紹，以供批評(píng)或參考。

伴隨著專利申請(qǐng)量的逐年猛增，我國(guó)授權(quán)專利保有量也是水漲船高，權(quán)利人專利保護(hù)意識(shí)的提高導(dǎo)致專利侵權(quán)糾紛案件大幅增長(zhǎng)。由于專利侵權(quán)糾紛案件既涉及法律問(wèn)題，也事關(guān)技術(shù)問(wèn)題，而法庭上的技術(shù)比對(duì)環(huán)節(jié)往往會(huì)成為案件輸贏的關(guān)鍵，所以，無(wú)論是原告還是被告，在遇到專利侵權(quán)糾紛時(shí)請(qǐng)專利律師做一下專利侵權(quán)分析以制定合理的訴訟策略還是很有必要的。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，專利侵權(quán)分析就是判斷一下對(duì)象產(chǎn)品（或方法）所采用的技術(shù)（或設(shè)計(jì)）方案是否落入目標(biāo)專利權(quán)的保護(hù)范圍，進(jìn)而是否有可能構(gòu)成專利侵權(quán)。

專利侵權(quán)分析報(bào)告（下稱“報(bào)告”）是專利侵權(quán)分析內(nèi)容的表現(xiàn)形式，撰寫一份比較完善的報(bào)告體現(xiàn)了分析者的專業(yè)水平，本人將結(jié)合以往工作中專利侵權(quán)分析的經(jīng)驗(yàn)，以報(bào)告所應(yīng)包括的幾部分內(nèi)容按順序逐項(xiàng)進(jìn)行介紹，以供批評(píng)或參考。

一、封面封底

專利侵權(quán)分析作為一款知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)產(chǎn)品，這封面和封底就是產(chǎn)品的包裝，包裝的質(zhì)量是制作人對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量在主觀態(tài)度上的表達(dá)，如果面子上的事兒都搞不好，委托人也有理由懷疑你的產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量。

封面信息的設(shè)置應(yīng)簡(jiǎn)潔美觀，一般應(yīng)體現(xiàn)報(bào)告編號(hào)、報(bào)告名稱、委托人（或單位）、受托人（或單位）、目標(biāo)專利名稱、對(duì)象產(chǎn)品名稱、報(bào)告定稿時(shí)間等，有時(shí)還可添加受托單位的標(biāo)識(shí)或委托單位的標(biāo)識(shí)，也可根據(jù)委托單位的保密需求做上保密標(biāo)識(shí)，如委托單位經(jīng)定密程序確定的保密編碼、密級(jí)和保密期限等。

封底可設(shè)置受托單位簡(jiǎn)介、報(bào)告完成團(tuán)隊(duì)介紹、聯(lián)系方式及二維碼等內(nèi)容信息。

二、目錄

為了使報(bào)告總體結(jié)構(gòu)、主要內(nèi)容一目了然，也為了便于使用者查閱、檢索特定報(bào)告信息，給報(bào)告制作一個(gè)索引目錄是很必要的。關(guān)于目錄的制作，就無(wú)需在此贅述了。

三、分析結(jié)論

專利侵權(quán)分析的結(jié)論是制作整個(gè)報(bào)告的目的，也是委托人委托的原因，將該部分放在報(bào)告的最前面就是為了讓委托人無(wú)需查找便可方便地看到他最關(guān)心的部分，如此能體現(xiàn)報(bào)告的易用性。

結(jié)論部分應(yīng)是對(duì)委托事項(xiàng)的簡(jiǎn)潔回應(yīng)，通常包括對(duì)象產(chǎn)品是否落入目標(biāo)專利權(quán)的保護(hù)范圍，并說(shuō)明具體落入了哪項(xiàng)或哪幾項(xiàng)權(quán)利要求的保護(hù)范圍，以及在落入保護(hù)范圍的前提下是否有進(jìn)行規(guī)避設(shè)計(jì)的可能性乃至規(guī)避設(shè)計(jì)的建議方向等信息。

四、委托信息

委托信息應(yīng)包括委托人信息、目標(biāo)專利信息、對(duì)象產(chǎn)品信息和委托分析事項(xiàng)等幾部分，最主要目的就是要界定受委托人的工作范圍。

委托人信息一般是指委托人的名稱、住址和聯(lián)系方式等（例如：聯(lián)系人、聯(lián)系電話和電子郵箱等），這涉及到所做分析報(bào)告應(yīng)向誰(shuí)負(fù)責(zé)以及由誰(shuí)使用的問(wèn)題。

目標(biāo)專利信息一般包括專利申請(qǐng)?zhí)枴?a href='http://jupyterflow.com/search_zhuanli.html' target='_blank'>專利名稱、專利申請(qǐng)日、公開(kāi)（公告）日、專利權(quán)人/專利申請(qǐng)人、發(fā)明人、專利分類號(hào)以及專利法律狀態(tài)和法律狀態(tài)變更情況等。一份分析報(bào)告可針對(duì)一件或多件有關(guān)同一產(chǎn)品的目標(biāo)專利作出。

對(duì)象產(chǎn)品（包括方法，下同）信息應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)和產(chǎn)品介紹（或步驟、工藝流程等），其中產(chǎn)品介紹可以是產(chǎn)品說(shuō)明書，可以是產(chǎn)品相關(guān)圖片或照片，也可以是向委托人了解的產(chǎn)品技術(shù)調(diào)查信息（可以通過(guò)問(wèn)答形式確定需要了解的產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)問(wèn)題）。一份分析報(bào)告中通常只針對(duì)一款特定的產(chǎn)品或在功能結(jié)構(gòu)上相近似的某個(gè)系列產(chǎn)品作出。

委托事項(xiàng)一般是判斷對(duì)象產(chǎn)品是否落入目標(biāo)專利的保護(hù)范圍，如果落入保護(hù)范圍，是以什么形式落入哪些項(xiàng)權(quán)利要求的保護(hù)范圍以及有針對(duì)性做規(guī)避設(shè)計(jì)的可能性等。

五、具體技術(shù)分析

該部分是整個(gè)報(bào)告的核心部分，包括目標(biāo)專利調(diào)查，權(quán)利要求技術(shù)特征劃分，保護(hù)范圍的確定，對(duì)象產(chǎn)品相應(yīng)技術(shù)特征的確定和標(biāo)識(shí)，侵權(quán)比對(duì)分析等幾部分。

1.目標(biāo)專利調(diào)查

了解著錄項(xiàng)目?jī)?nèi)容，比如是否要求了優(yōu)先權(quán)、是否有分案關(guān)系、是否存在同族專利等，有時(shí)候這些細(xì)節(jié)會(huì)影響到侵權(quán)判斷的結(jié)論。

熟讀目標(biāo)專利說(shuō)明書是對(duì)目標(biāo)專利調(diào)查的最基本要求，應(yīng)從中掌握所涉技術(shù)方案所屬的技術(shù)領(lǐng)域，所要解決的技術(shù)問(wèn)題和所描述的技術(shù)效果，以及對(duì)特定術(shù)語(yǔ)的解釋和具體實(shí)施方式中具體實(shí)施例的情況等。

2.權(quán)利要求技術(shù)特征劃分

對(duì)權(quán)利要求書的研讀應(yīng)是重中之重，除了將所有權(quán)項(xiàng)在報(bào)告中一一列出外，還要分析權(quán)利要求的類型以及各權(quán)項(xiàng)之間的關(guān)系，最重要的是還需要針對(duì)權(quán)利要求劃分技術(shù)特征，將劃分出的技術(shù)特征進(jìn)行編號(hào)，以利于后續(xù)的技術(shù)比對(duì)。

3. 確定專利權(quán)的保護(hù)范圍

專利權(quán)的保護(hù)范圍客觀上是確定的，但是在實(shí)際工作中又往往體現(xiàn)出其動(dòng)態(tài)的不確定性，這是因?yàn)槊總€(gè)人所掌握的信息量是不同的，由此形成了對(duì)專利權(quán)保護(hù)范圍確定的局限，隨著所掌握信息量的變化，以此為基礎(chǔ)所確定的專利權(quán)保護(hù)范圍也有可能會(huì)隨之變化。

即使如此，確定專利權(quán)的保護(hù)范圍也是必須得要做的工作，因?yàn)槿绻麤](méi)有確定的保護(hù)范圍，就無(wú)法判斷是否落入保護(hù)范圍。

本人認(rèn)為確定專利權(quán)的保護(hù)范圍至少應(yīng)從以下幾個(gè)方面入手：

第一，通過(guò)對(duì)目標(biāo)專利公開(kāi)文檔中背景技術(shù)、說(shuō)明書及附圖的掌握解釋權(quán)利要求中特定技術(shù)特征的具體含義；

第二，調(diào)取目標(biāo)專利的審查檔案（包括審查意見(jiàn)通知書、申請(qǐng)人對(duì)通知書的答復(fù)意見(jiàn)、專利復(fù)審檔案、無(wú)效請(qǐng)求書、無(wú)效決定書以及專利權(quán)評(píng)價(jià)報(bào)告等），研究在目標(biāo)專利授權(quán)或無(wú)效過(guò)程中申請(qǐng)人或權(quán)利人所做的答復(fù)文件，以確定是否對(duì)現(xiàn)存有效權(quán)項(xiàng)的保護(hù)范圍構(gòu)成影響，這是禁止反悔原則可能被適用以限縮專利權(quán)保護(hù)范圍的機(jī)會(huì)；

第三，調(diào)查目標(biāo)專利是否有維權(quán)記錄，比如看是否存在過(guò)侵權(quán)訴訟或投訴的歷史，可根據(jù)公開(kāi)可查的決定書、判決書或裁定書等為線索，調(diào)查權(quán)利人在以往維權(quán)過(guò)程中對(duì)目標(biāo)專利權(quán)利要求技術(shù)特征所做過(guò)的解釋，以確定是否有禁止反悔原則適用的空間；

第四，研讀目標(biāo)專利說(shuō)明書中的各實(shí)施例，分析所有實(shí)施例分別與權(quán)利要求之間的關(guān)系，看是否有捐獻(xiàn)原則適用的空間；

第五，針對(duì)權(quán)利要求所保護(hù)的技術(shù)方案做現(xiàn)有技術(shù)\設(shè)計(jì)檢索，以進(jìn)一步確定專利權(quán)的保護(hù)范圍。

4.確定對(duì)象產(chǎn)品的相應(yīng)技術(shù)特征

結(jié)合對(duì)象產(chǎn)品說(shuō)明書、圖片/照片或技術(shù)調(diào)查等資料，確定對(duì)象產(chǎn)品上所具有的與目標(biāo)專利所劃分的技術(shù)特征相對(duì)應(yīng)的技術(shù)特征，并作出標(biāo)識(shí)或進(jìn)行對(duì)應(yīng)編號(hào)，以方便后續(xù)的技術(shù)比對(duì)。

5.侵權(quán)比對(duì)分析

在專利侵權(quán)糾紛案件中，庭審（或口審、聽(tīng)證）中的一個(gè)最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)就是技術(shù)特征的侵權(quán)比對(duì)了，這也是最能體現(xiàn)代理律師專業(yè)水平的時(shí)刻，不懂技術(shù)的代理人是很難掌控或應(yīng)付這一環(huán)節(jié)的。

為了使技術(shù)特征的比對(duì)清晰明了，建議以列表的方式分別將目標(biāo)專利和對(duì)象產(chǎn)品的技術(shù)特征一一對(duì)應(yīng)地列入表中，在每對(duì)技術(shù)特征的后面設(shè)置比對(duì)結(jié)論和備注欄，將每對(duì)相應(yīng)技術(shù)特征的比對(duì)結(jié)論及簡(jiǎn)要理由錄入表中。

最后，根據(jù)上述各相應(yīng)技術(shù)特征的比對(duì)結(jié)論，綜合分析對(duì)象產(chǎn)品是否落入目標(biāo)專利的保護(hù)范圍。

六、侵權(quán)性分析

如果在上述分析步驟中得出對(duì)象產(chǎn)品未落入目標(biāo)專利權(quán)保護(hù)范圍的結(jié)論，則一般不構(gòu)成專利侵權(quán)（某些情況下也有構(gòu)成專利侵權(quán)的可能性，具體情況不在此論述）。

反過(guò)來(lái)，如果分析結(jié)論為落入專利權(quán)保護(hù)范圍，則是否構(gòu)成專利侵權(quán)還必須考慮是否具有以下例外因素：

1.是否可適用“權(quán)利用盡原則”；

2.是否具有先用權(quán)；

3.是否屬于臨時(shí)過(guò)境；

4.是否屬于非經(jīng)營(yíng)目的；

5.是否屬于現(xiàn)有技術(shù)/設(shè)計(jì)；

6.是否僅用于科學(xué)研究或?qū)嶒?yàn)；

7.是否僅用于藥品、醫(yī)療器械的行政審批（Bolar例外）；

8.是否只是外觀設(shè)計(jì)的使用；

9.其他例外情況。

在綜合考慮法律規(guī)定的各侵權(quán)構(gòu)成的例外后，可結(jié)合技術(shù)特征的總體比對(duì)結(jié)論得出是否構(gòu)成專利侵權(quán)的結(jié)論。

如果結(jié)論為構(gòu)成專利侵權(quán)，則應(yīng)給委托人提供應(yīng)對(duì)侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的一些建議。

七、主要法律依據(jù)

法律規(guī)定是專利侵權(quán)分析的大前提，將分析過(guò)程中所涉主要法律條款分別列出，以方便使用者查閱或?qū)φ?，這也是分析結(jié)論的作出依據(jù)和效力來(lái)源。

例如可列出的主要相關(guān)法律規(guī)定可以是：專利法第十一條關(guān)于專利侵權(quán)的基本規(guī)定；專利法第五十九條關(guān)于專利權(quán)保護(hù)范圍的規(guī)定；最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律問(wèn)題的解釋（最高院解釋一）第七條關(guān)于全面覆蓋原則的規(guī)定，第五條關(guān)于捐獻(xiàn)原則的規(guī)定，第六條關(guān)于禁止反悔原則的規(guī)定；最高院解釋二第二十一條關(guān)于間接侵權(quán)的規(guī)定等。

八、聲明事項(xiàng)

根據(jù)本人以往工作經(jīng)驗(yàn)，覺(jué)得在報(bào)告中添加上有關(guān)報(bào)告使用方面的聲明事項(xiàng)也是非常必要的，這樣既可以防止對(duì)報(bào)告的濫用，也會(huì)避免后續(xù)一些不必要的解釋和可能的糾紛。

關(guān)于聲明事項(xiàng)的內(nèi)容，受托人可根據(jù)不同的需要進(jìn)行撰寫，比如：

1.本報(bào)告之分析結(jié)論僅代表本律師（團(tuán)隊(duì)或單位）的專業(yè)分析意見(jiàn)，不是行政機(jī)關(guān)的行政決定或司法機(jī)關(guān)的判決、裁定。

2.本報(bào)告的分析結(jié)論僅對(duì)委托人出示給受托人用于分析評(píng)價(jià)的對(duì)象產(chǎn)品負(fù)責(zé)，不當(dāng)然及于受委托人未曾對(duì)照分析過(guò)的其他類似產(chǎn)品。

3.本報(bào)告的使用者應(yīng)為委托人，若將本報(bào)告做委托事項(xiàng)外之用途，建議事先征求受委托人意見(jiàn)。

九、附件

將報(bào)告所涉及的一些重要材料作為附件列在報(bào)告中，一方面體現(xiàn)出報(bào)告的完整性，另一方面也是為了方便報(bào)告使用者查閱。

個(gè)人認(rèn)為，以下附件應(yīng)該列在報(bào)告中：

1.目標(biāo)專利公開(kāi)\授權(quán)文本；

2.目標(biāo)專利授權(quán)/確權(quán)審查檔案；

3.目標(biāo)專利涉訴糾紛案卷；

4.現(xiàn)有技術(shù)/設(shè)計(jì)檢索報(bào)告；

5.對(duì)象產(chǎn)品說(shuō)明書；

6.對(duì)象產(chǎn)品照片/圖片；

7.對(duì)象產(chǎn)品技術(shù)調(diào)查記錄；

8.委托協(xié)議。

專利侵權(quán)分析不僅適用于涉及專利侵權(quán)糾紛的司法訴訟、行政投訴之中，還廣泛應(yīng)用于網(wǎng)上電商專利侵權(quán)投訴、知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛仲裁、新產(chǎn)品專利侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估以及專利權(quán)價(jià)值評(píng)估等多個(gè)領(lǐng)域。

準(zhǔn)備一份專業(yè)的專利侵權(quán)分析報(bào)告應(yīng)能滿足對(duì)專利侵權(quán)分析的所有需求了。