中、美專利制度中「重復(fù)授權(quán)問題」的對比！

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：王巖 北京品源專利代理有限公司

原標(biāo)題：關(guān)于中美專利制度中重復(fù)授權(quán)問題的一點(diǎn)認(rèn)識

在專利實(shí)務(wù)工作中，代理人有時(shí)會(huì)碰到有關(guān)重復(fù)授權(quán)問題的審查意見。雖然這種審查意見并不是特別常見，但作為一名合格的代理人，需要對其進(jìn)行一定的了解。中國和美國專利制度中均存在“重復(fù)授權(quán)”的問題。雖然名稱一致，但其內(nèi)涵卻大為不同。以下，筆者將基于自己的理解和經(jīng)驗(yàn)對中美專利制度中的“重復(fù)授權(quán)”問題進(jìn)行簡單介紹和對比。

一、中國專利制度中對重復(fù)授權(quán)的規(guī)定

中國專利法第九條規(guī)定：同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)。這一規(guī)定是“禁止重復(fù)授權(quán)”原則的法律依據(jù)。那如何判斷“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”呢？

在專利實(shí)踐中一般認(rèn)為，當(dāng)兩個(gè)權(quán)利要求限定的保護(hù)范圍相同時(shí)，就認(rèn)為這兩個(gè)權(quán)利要求限定的是同樣的發(fā)明創(chuàng)造。在審查過程中，如果審查員發(fā)現(xiàn)兩個(gè)權(quán)利要求限定的技術(shù)方案相同，就會(huì)根據(jù)中國專利法第九條的規(guī)定發(fā)出審查意見。

在中國專利實(shí)踐中，當(dāng)收到有關(guān)“重復(fù)授權(quán)”的審查意見時(shí)，申請人首先應(yīng)該對審查意見所針對的兩項(xiàng)權(quán)利要求的技術(shù)方案進(jìn)行對比，分析兩者的保護(hù)范圍是否完全一致，如果不是完全一致，可以爭辯這兩項(xiàng)權(quán)利要求的保護(hù)范圍不相同。如果發(fā)現(xiàn)確實(shí)一致，可以通過修改其中一個(gè)申請的權(quán)利要求，使其保護(hù)范圍不同于另一個(gè)申請的權(quán)利要求。值得注意的是，為了使申請人的利益最大化，應(yīng)盡可能小地修改權(quán)利要求的保護(hù)范圍。

當(dāng)然，中國專利法第九條也同時(shí)規(guī)定了：同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實(shí)用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實(shí)用新型專利權(quán)尚未終止，且申請人聲明放棄該實(shí)用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)。

二、美國專利制度中對重復(fù)授權(quán)的規(guī)定

在美國專利實(shí)踐中，存在兩種類型的“重復(fù)授權(quán)”的情況：一種是“法定重復(fù)授權(quán)（statutory double patenting）”，另一種是“非法定重復(fù)授權(quán)（non-statutory double patenting）。

法定重復(fù)授權(quán)也被稱為同樣發(fā)明重復(fù)授權(quán)（Same Invention Double Patenting），這與中國專利法第九條中禁止重復(fù)授權(quán)規(guī)定的“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)”的含義相同。即申請人針對單一發(fā)明，提出兩項(xiàng)不同的專利申請，且兩項(xiàng)專利申請存在至少一項(xiàng)權(quán)利要求保護(hù)范圍相同時(shí)，即權(quán)利要求實(shí)質(zhì)相同，則構(gòu)成同樣發(fā)明重復(fù)授權(quán)。這種相同并不要求具有完全相同的文字或術(shù)語。雖然權(quán)利要求的表述不同，但實(shí)質(zhì)仍然是相同的同一主題。

非法定重復(fù)授權(quán)是指一項(xiàng)申請的權(quán)利要求相對于一項(xiàng)專利的權(quán)利要求之間存在專利性區(qū)別，也就是說，申請的權(quán)利要求與專利的權(quán)利要求之間存在除實(shí)質(zhì)相同之外的新穎性或者創(chuàng)造性問題。

通常情況下，針對“非法定重復(fù)授權(quán)”的審查意見，如果申請人不認(rèn)同審查員的判斷，可以在答復(fù)意見中進(jìn)行爭辯，從而克服該審查意見中指出的缺陷；或者，申請人也可以選擇修改兩個(gè)權(quán)利要求中的一個(gè)權(quán)利要求的保護(hù)范圍，使得兩個(gè)權(quán)利要求限定的不是相同的發(fā)明創(chuàng)造。

當(dāng)兩個(gè)專利申請屬于相同的申請人時(shí)，也可以通過提交一份“終止聲明（Terminal Disclaimer）”而克服審查意見中的問題。申請人在“終止聲明”中聲明，涉及“重復(fù)授權(quán)”的兩個(gè)專利申請中的較晚授權(quán)的專利將在較早授權(quán)的專利的失效之日起自行失效。當(dāng)提交了“終止聲明”后，審查員會(huì)繼續(xù)審查該申請。另外，后獲得專利權(quán)的有效期應(yīng)該從之前獲得授權(quán)的專利申請的有效申請日起計(jì)算。

筆者在實(shí)務(wù)工作中遇到兩次非法定重復(fù)授權(quán)的案件。由于本申請的申請日與在先申請的申請日相差不多，提交“終止聲明（Terminal Disclaimer）”并不會(huì)造成較大損失，而且能夠維持目前的保護(hù)范圍。當(dāng)然，申請人也可以進(jìn)行直接爭辯或者修改后進(jìn)行爭辯，但一方面有可能縮小了保護(hù)范圍，另一方面大大增加了答復(fù)費(fèi)用。最終申請人都選擇了提交“終止聲明”的方式進(jìn)行答復(fù)。

三、結(jié)語

本文就中美專利制度中的“重復(fù)授權(quán)”問題進(jìn)行了闡述，并結(jié)合筆者在實(shí)務(wù)操作過程中的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了思考。在具體操作時(shí)，需要根據(jù)實(shí)際情況靈活處理。隨著中國專利制度的日趨完善，相信對于重復(fù)授權(quán)問題會(huì)有更詳細(xì)、合理的規(guī)定。

以上為筆者在實(shí)踐過程中的一些所見及思考，希望在以后的工作過程中對該問題能有更深入的認(rèn)識。

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作者：王巖 北京品源專利代理有限公司

編輯：IPRdaily 趙珍  /   校對：IPRdaily   縱橫君

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