淺析「授權性設計特征」在外觀侵權中的作用！

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：陳浩  北京品源專利代理有限公司

原標題：淺析“授權性設計特征”在外觀侵權中的作用

專利法第23條第1款和第2款規(guī)定了外觀設計專利授權的重要條件，該兩款也是無效外觀專利的主要條款。其主要規(guī)定了：1）授予專利權的外觀設計，應當不屬于現(xiàn)有技術，也不屬于抵觸申請；2）授予專利權的外觀設計，與現(xiàn)有設計或者現(xiàn)有設計特征的組合相比，應當具有明顯區(qū)別。

上述規(guī)定的具體情況比較多，但實際無效過程中，經(jīng)常用到的還是涉案外觀專利與相同或相近種類的現(xiàn)有設計相比是否具有明顯區(qū)別，也就是說，二者的差別對整體視覺效果是否具有顯著影響，針對該點《專利審查指南》中指出需要著重考慮五項因素，其中的三項是實踐中經(jīng)常考慮的因素，分別是a、使用時，容易看到的部位設計變化對整體視覺效果更具影響；b、相對于慣常設計，其余設計變化對整體視覺效果更具影響；c、區(qū)別僅在于局部細微變化，對整體視覺效果不具有顯著影響。

所謂的慣常設計就是現(xiàn)有設計中一般消費者所熟知的，只要提到產(chǎn)品名稱就能想到的相應設計。對于這三項實踐中應用的把握不僅是影響外觀設計專利是否具備授權條件的重要因素，還是決定外觀專利授權性設計特征的關鍵因素，因為外觀專利授權性設計特征的確定對于產(chǎn)品外觀侵權的判斷顯得尤為重要，所以對于上述三項實踐中應用的把握對產(chǎn)品外觀侵權的判斷同樣具有重要影響。

下面我們來看一下，最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題解釋中對外觀侵權做了怎樣的規(guī)定。其判斷產(chǎn)品外觀是否侵犯外觀設計專利權的標準主要體現(xiàn)在《解釋》第11條：人民法院認定外觀設計是否相同或者近似時，應當根據(jù)授權外觀設計、被訴侵權設計的設計特征，以外觀設計的整體視覺效果進行綜合判斷；對于主要由技術功能決定的設計特征以及對整體視覺效果不產(chǎn)生影響的產(chǎn)品的材料、內(nèi)部結構等特征，應當不予考慮。

下列情形，通常對外觀設計的整體視覺效果更具有影響：（一）產(chǎn)品正常使用時容易被直接觀察到的部位相對于其他部位；（二）授權外觀設計區(qū)別于現(xiàn)有設計的設計特征相對于授權外觀設計的其他設計特征（即：授權性設計特征相對于其他設計特征對外觀設計的整體視覺效果更具影響）。被訴侵權設計與授權外觀設計在整體視覺效果上無差異的，人民法院應當認定兩者相同；在整體視覺效果上無實質性差異的，應當認定兩者近似。當然關于判斷標準，司法解釋二中給出了“設計空間”的概念以及處理方式，本文不作為重點討論。上述條文雖然給出了判斷相同或者近似的最終標準是整體觀察、綜合判斷，但真正具有可操作性的規(guī)定應是上述兩條標準（一）和（二）。

對于第（一）條的規(guī)定容易理解，把握好兩點，一是產(chǎn)品正常使用時，二是不區(qū)分是否是授權性特征（即：單純考慮第（一）條時，不帶入是否是授權性特征這一因素）；對于第（二）條的規(guī)定，其強調了授權性特征在外觀侵權中所起到的重要作用，而授權性特征又是在外觀授權或無效中產(chǎn)生的，因此，其將外觀侵權與外觀授權或無效緊密聯(lián)系起來了。

外觀設計的專利制度立法目的在于保護具有美感的創(chuàng)新性工業(yè)設計方案，一項外觀設計應當具有區(qū)別于現(xiàn)有設計的可識別性創(chuàng)新性設計才能獲得專利權，該創(chuàng)新設計就是授權性設計特征。正是由于外觀設計專利相對于現(xiàn)有設計具有授權性特征，才使其設計具有創(chuàng)造性，從而滿足專利法第23條規(guī)定的實質性授權條件，也正是由于授權性設計特征的存在，一般消費者容易將授權外觀設計區(qū)別于現(xiàn)有設計，因此，其對外觀設計產(chǎn)品的整體視覺效果具有顯著影響。

一般來說，對于滿足實體授權標準的外觀專利，其設計特征包括授權性設計特征和一般性設計特征，根據(jù)目前的相關規(guī)定，授權性設計特征通常是易見的、不屬于慣常設計、也不屬于局部細微變化，如果被訴侵權設計未包含授權外觀設計區(qū)別于現(xiàn)有設計的授權性設計特征，一般來說，被訴侵權設計與授權外觀設計不近似；如果被訴侵權設計包含全部或部分授權性設計特征，是否一定能夠得出被訴侵權設計與授權外觀設計相同或相近似的結論呢？

本人觀點是不一定，還要看其他區(qū)別設計特征對整體視覺效果產(chǎn)生的影響，如果其他區(qū)別技術特征對產(chǎn)品外觀整體視覺效果產(chǎn)生了顯著影響，一般來說，被訴侵權設計與授權外觀設計不相近似，如果其他區(qū)別技術特征對產(chǎn)品外觀整體視覺效果并沒有產(chǎn)生顯著影響，例如：1）其他區(qū)別技術特征不多，且不容易引起一般消費者的注意的；2）其他區(qū)別技術特征屬于該類產(chǎn)品中的慣常設計的；3）其他區(qū)別技術特征屬于產(chǎn)品外觀設計局部細微變化的等等，一般來說，被訴侵權設計與授權外觀設計相近似。由此可見，判斷授權性設計特征對于外觀侵權的判斷具有重要的影響。

縱觀目前地方法院，判斷被控侵權產(chǎn)品和涉案外觀專利是否相似主要還是看視覺效果影響較大的整體形狀，對于所謂的局部細微變化的處理大都是對整體視覺效果不具有顯著影響而導致侵權標準過于放寬，很少的判決中會實質考慮授權性設計特征在外觀侵權中所起的重要作用，即使部分地方法院考慮到授權性設計特征在侵權判斷中所應該發(fā)揮的作用，但是基于法院不具備審查授權性設計特征的能力，大多的授權性設計特征來源于外觀無效階段或專利權評價報告，而問題在于外觀專利不進行實質審查。

因此，沒有專業(yè)人員對其授權性特征給予認定，無效階段專利復審委合議組不進行證據(jù)檢索，其無效決定的依據(jù)均來自于無效請求人自行提出的，鑒于無效請求人的檢索能力受限、對專利法律標準把握能力受限，因此，提供的無效證據(jù)并不全面，所以，目前專利復審委合議組對外觀專利專利權是否穩(wěn)定的判斷僅限于請求人提供的證據(jù)得到的比對結果，其無法全面、準確地給出外觀專利的授權性設計特征，這是導致外觀侵權階段不少地方法院會出現(xiàn)授權性設計特征認定有誤，從而導致侵權判斷結果出現(xiàn)偏差的原因之一。

在外觀侵權的民事訴訟過程中，以往很多當事人，甚至律師或代理人在侵權比對的過程中，僅僅關注涉案專利以及涉案產(chǎn)品之間的關系，糾結在二者之中，導致外觀侵權認定的主觀性很大，而且可操作性也變得較差，難以把握其中的尺度，對是否構成侵權的把握也失去了方向，主要原因是沒有將上述外觀侵權的法律規(guī)定準確適用，如上所述，外觀侵權認定的過程中，不僅僅要進行涉案專利和涉案產(chǎn)品之間的比對，更要引進現(xiàn)有設計，如同發(fā)明和實用新型專利侵權比對一樣，首先要確定專利權的保護范圍，只有引入恰當?shù)默F(xiàn)有技術，才能更好的界定出外觀設計的保護范圍，如果不引入現(xiàn)有設計，在侵權比對過程中就無法將授權性設計特征、慣常設計等因素考慮進去，也就無法將授權性設計特征與其他技術特征對整體視覺效果的影響力進行區(qū)分，從而無法準確適用“授權外觀設計區(qū)別于現(xiàn)有設計的設計特征相對于授權外觀設計的其他設計特征更具影響”的法律規(guī)定，最終導致侵權比對結論出現(xiàn)偏差甚至錯誤。

對于侵權起訴方，為了在侵權訴訟中維護自身權利、占得先機，目前從各級審判判例中可以看到，已經(jīng)有部分當事人在提起侵權訴訟時或者補交證據(jù)時，開始提供現(xiàn)有技術來證明涉案產(chǎn)品的“設計空間”較大，從而有利于被控侵權產(chǎn)品落入專利權的保護范圍內(nèi)。但對于被控侵權產(chǎn)品方如何在侵權訴訟中盡量維護自身利益呢？積極提供證據(jù)證明授權外觀專利的授權性特征是一個較為實用的方式，如上所述，畢竟很多地方法院進行外觀侵權判斷時，主要看視覺效果影響較大的整體形狀，而實際上很多產(chǎn)品，經(jīng)過多年的發(fā)展后，其整體形狀都大同小異，已經(jīng)成為慣常設計，例如：SUV汽車的整體形狀、兒童推車的整體形狀等等。真正的授權性特征，也就是真正讓一般消費者對二者進行區(qū)分的已經(jīng)不是這些所謂的整體形狀，而是設計在這些整體形狀中的所謂的局部變化，所以，提供證據(jù)證明“整體形狀”屬于慣常設計，準確確定授權外觀專利的授權性設計特征對侵權判斷結果就顯得尤為重要。

當大多數(shù)“整體形狀”被證明屬于慣常設計，之前所謂的局部變化，也就不再屬于局部細微變化了，這里可以引用一下“設計空間”理論，也就是隨著時間的推移，產(chǎn)品基本定型，“設計空間”逐步被壓縮，從而使一般消費者對不同設計間的較小區(qū)別也容易關注到，進而上述所謂的局部變化也就被一般消費者加強關注了，使其成為區(qū)分的標準，構成授權性設計特征，這也符合產(chǎn)品設計發(fā)展的一般規(guī)律。

被訴侵權方如何來判斷外觀設計授權性設計特征呢？除了參考上述外觀專利無效以及專利權評價報告中的內(nèi)容外，一般來說就是針對外觀設計進行相關現(xiàn)有技術檢索，根據(jù)《專利審查指南》中外觀專利授權的相關標準進行判斷，尤其是針對上文提到的a-c點進行分析，最后，通過整體觀察、綜合判斷得到涉案外觀設計的授權性設計特征，

通過這樣的工作，可以真正反映出外觀設計專利的創(chuàng)新性設計點，更清楚的界定出專利法賦予其保護的范圍，從而判斷被訴侵權產(chǎn)品是否涵蓋了該些創(chuàng)新性設計點，以及該些創(chuàng)新性設計點在被訴侵權產(chǎn)品中具有影響的大小，進一步確定該涉嫌侵權的產(chǎn)品是否落入了外觀專利的保護范圍，這樣能夠更好的維護自身利益。

綜上所述，在外觀專利侵權的比對分析中，不能簡單的比對涉案專利與涉案產(chǎn)品，應該盡量引入現(xiàn)有技術，明晰慣常設計，并通過應用外觀專利無效的相關規(guī)定，確定涉案外觀專利的授權性設計特征，使準確適用外觀專利侵權的相關法律規(guī)定更具有操作性，從而更好的維護各方當事人合法利益，并能夠進一步使包括法院在內(nèi)的各方對外觀專利侵權的判定趨于一致。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：陳浩  北京品源專利代理有限公司

編輯：IPRdaily 趙珍  /   校對：IPRdaily   縱橫君

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