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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdily.cn）
作者：李可 產(chǎn)業(yè)研究中心 北京集慧智佳知識產(chǎn)權(quán)管理咨詢股份有限公司
原標(biāo)題：西電捷通訴索尼案有關(guān)權(quán)利用盡的美國式法律分析
2017年3月22日，北京知識產(chǎn)權(quán)法院就西電捷通訴索尼專利侵權(quán)一案下達(dá)了一審判決：(2015)京知民初字第1194號（簡稱本案判決）。本案涉及諸多熱點(diǎn)，引起各界廣泛觀注、討論，從學(xué)術(shù)角度就本案判決出現(xiàn)的觀點(diǎn)很多。筆者亦不能免俗，謹(jǐn)發(fā)表管見以拋磚引玉。
背景
2017年3月22日，北京知識產(chǎn)權(quán)法院就西電捷通訴索尼專利侵權(quán)一案下達(dá)了一審判決：(2015)京知民初字第1194號（簡稱本案判決）。本案涉及諸多熱點(diǎn)，引起各界廣泛觀注、討論，從學(xué)術(shù)角度就本案判決出現(xiàn)的觀點(diǎn)很多。筆者亦不能免俗，謹(jǐn)發(fā)表管見以拋磚引玉。
本篇僅就“權(quán)利用盡”問題進(jìn)行討論，并嘗試以美國式的方法專利權(quán)利用盡理論對比驗證本案判決，并進(jìn)一步從默認(rèn)許可的角度探討可能的發(fā)展。
筆者認(rèn)為，本案判決與美式的方法專利權(quán)利用盡理論，盡管思路不同，但結(jié)果實質(zhì)上一致，即權(quán)利用盡不成立。從默認(rèn)許可的角度來看，被告依然處于很不利的位置。
案情
2015年7月，西安西電捷通公司起訴索尼公司侵犯了其“一種無線局域網(wǎng)移動設(shè)備安全接入及數(shù)據(jù)保密通信的方法”的專利（專利號：ZL02139508.X，簡稱本案專利）的專利權(quán)，要求索尼公司停止侵權(quán)并賠償損失。
原告主張被告侵犯了其權(quán)利要求1、2、5、6。出于簡便，本文僅引述權(quán)利要求1：
1、一種無線局域網(wǎng)移動設(shè)備安全接入及數(shù)據(jù)保密通信的方法，其特征在于，接入認(rèn)證過程包括如下步驟：
步驟一，移動終端MT將移動終端MT的證書發(fā)往無線接入點(diǎn)AP提出接入認(rèn)證請求；
步驟二，無線接入點(diǎn)AP將移動終端MT證書與無線接入點(diǎn)AP證書發(fā)往認(rèn)證服務(wù)器AS提出證書認(rèn)證請求；
步驟三，認(rèn)證服務(wù)器AS對無線接入點(diǎn)AP以及移動終端MT的證書進(jìn)行認(rèn)證；
步驟四，認(rèn)證服務(wù)器AS將對無線接入點(diǎn)AP的認(rèn)證結(jié)果以及將對移動終端MT的認(rèn)證結(jié)果通過證書認(rèn)證響應(yīng)發(fā)給無線接入點(diǎn)AP，執(zhí)行
步驟五；若移動終端MT認(rèn)證未通過，無線接入點(diǎn)AP拒絕移動終端MT接入；
步驟六，無線接入點(diǎn)AP將無線接入點(diǎn)AP證書認(rèn)證結(jié)果以及移動終端MT證書認(rèn)證結(jié)果通過接入認(rèn)證響應(yīng)返回給移動終端MT；
步驟七，移動終端MT對接收到的無線接入點(diǎn)AP證書認(rèn)證結(jié)果進(jìn)行判斷；若無線接入點(diǎn)AP認(rèn)證通過，執(zhí)行步驟七；否則，移動終端MT拒絕登錄至無線接入點(diǎn)AP；
步驟八，移動終端MT與無線接入點(diǎn)AP之間的接入認(rèn)證過程完成，雙方開始進(jìn)行通信。
簡言之，權(quán)利要求1保護(hù)一種移動設(shè)備接入局域網(wǎng)時的安全認(rèn)證方法，其中，移動終端MT、無線接入點(diǎn)AP以及認(rèn)證服務(wù)器AS分別執(zhí)行特定操作和交互，以實現(xiàn)移動終端接入局域網(wǎng)時的安全認(rèn)證。
關(guān)于權(quán)利用盡的判決
有關(guān)權(quán)利用盡的討論主要圍繞被告生產(chǎn)過程中產(chǎn)品測試而構(gòu)成的直接侵權(quán)而展開。
被告認(rèn)為其用于WAPI測試的IWN A2410設(shè)備（包含AP和AS的設(shè)備）構(gòu)成實施本專利的專用設(shè)備，該設(shè)備購自原告，因而，被告在使用該設(shè)備進(jìn)行測試時，本專利已經(jīng)權(quán)利用盡。
法院認(rèn)為：專利法第六十九條第一款第（一）項僅規(guī)定了專利產(chǎn)品或者依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品這兩者存在權(quán)利用盡的問題，“使用方法專利”不存在權(quán)利用盡的問題或者沒有規(guī)定權(quán)利用盡的必要，故“使用方法專利”不屬于我國專利法規(guī)定的權(quán)利用盡的范疇。（本案中，本專利為使用方法專利。）據(jù)此，被告主張的IWN A2410設(shè)備為實現(xiàn)涉案專利的專用設(shè)備、由原告合法銷售進(jìn)而原告專利權(quán)用盡等理由均缺乏適用的法律基礎(chǔ)，故原告銷售檢測設(shè)備的行為并不會導(dǎo)致其權(quán)利用盡。
關(guān)于方法專利權(quán)利用盡的美國式討論
討論美國式方法專利權(quán)利用盡，適合的出發(fā)點(diǎn)是美國最高法院在2008年Quanta Computer, Inc. v.LG Electronics, Inc.案的判決。該判決重點(diǎn)針對方法專利權(quán)利用盡問題的一些混亂認(rèn)識做出了梳理和澄清。
……
“Nothing in this Court’s approach to patent exhaustion supports LGE’s argument that method claims, as a category, are never exhaustible.”
“本院對專利權(quán)用盡的認(rèn)識（approach）中，沒有任何內(nèi)容支持LGE的論點(diǎn)：方法權(quán)利要求，作為一個類別，從來不可以用盡?！?br/>
這第一句話已經(jīng)就方法專利權(quán)利用盡問題定了基調(diào)，信息非常豐富。字里行間的意思是：此前，很多人以為凡是方法權(quán)利要求就不可以權(quán)利用盡，這個認(rèn)識是完全不對的，只能說方法權(quán)利要求大部分是不可以權(quán)利用盡的，有一些滿足了特定要求的方法權(quán)利要求是可以權(quán)利用盡的。
美國最高法院在第二句話中按此基調(diào)進(jìn)行了細(xì)致的澄清，并明確了可以權(quán)利用盡的方法權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)滿足的條件：
“A patented method may not be sold in the same way as an article or device, but methods nonetheless may be “embodied” in a product, the sale of which exhausts patent rights.”
“專利保護(hù)的方法可能無法以與物品或裝置相同的方式售賣，然而方法有可能“體現(xiàn)”于產(chǎn)品，此售賣用盡專利權(quán)?！?br/>
美國最高法院的意思是：對于可以“體現(xiàn)”于產(chǎn)品的方法權(quán)利要求，權(quán)利用盡是成立的。于此，美國最高法院引用了一個遵循相同原則的以往判例：Ethyl Gasoline Corp. v. United States。
結(jié)合美國最高法院的判決及對其他案例的研究，筆者認(rèn)為，美國最高法院的意思是：對于形式上是方法權(quán)利要求，而實質(zhì)上可以等價變形成產(chǎn)品權(quán)利要求，并在產(chǎn)品中實質(zhì)上體現(xiàn)技術(shù)方案的方法權(quán)利要求才可以適用權(quán)利用盡。而其他情況下的方法權(quán)利要求是不適用權(quán)利用盡的。
事實上，美國聯(lián)邦巡回上訴法院確認(rèn)了對實施專利方法所用的部件或設(shè)備的售賣不存在權(quán)利用盡，應(yīng)適用默認(rèn)許可原則。1984年Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores, Inc.案在判決中認(rèn)定該案中的方法專利不可以權(quán)利用盡，僅可以適用默認(rèn)許可。Bandag公司主要從事輪胎橡膠方面的業(yè)務(wù)，持有一冷工序輪胎翻新方法的專利。Bolser公司購買了Bandag公司的設(shè)備，并用之實施了Bandag公司專利保護(hù)的冷工序輪胎翻新方法。在該案中，美國聯(lián)邦巡回上訴法院認(rèn)為，當(dāng)方法專利的保護(hù)范圍不包含于授權(quán)人銷售的物品中，權(quán)利用盡原則不適用。在1999年的Glass Equipment Development Inc. v. Besten, Inc.案中，美國聯(lián)邦巡回上訴法院再次確認(rèn)了這一原則。在該案中，所售出的是實施專利方法所用的部件。
美國最高法院在Quanta Computer, Inc. v.LG Electronics, Inc.案的判決未直接提及美國聯(lián)邦巡回上訴法院的上述兩個判例，但美國最高法院在該案的中間意見中提及了這兩個判例。完整地理解美國最高法院的意見，應(yīng)知美國最高法院對美國聯(lián)邦巡回上訴法院的上述兩個判例并未提出異議。
綜合之下，對于方法專利權(quán)利用盡問題的美國式理解是：
方法權(quán)利要求大部分是不可以權(quán)利用盡的，有一些滿足了特定要求的方法權(quán)利要求是可以用盡的。即對于可以“體現(xiàn)”于產(chǎn)品的方法權(quán)利要求，權(quán)利用盡是成立的。此外的方法權(quán)利要求的權(quán)利用盡是不成立的，例如，當(dāng)方法專利的保護(hù)范圍不包含于授權(quán)人銷售的物品中，權(quán)利用盡原則不適用，典型情況就是專利方法之于實施該方法的設(shè)備。對于方法專利不適用權(quán)利用盡的情形，通?？梢赃m用默認(rèn)許可。
筆者的理解是，凡是無法將方法權(quán)利要求“體現(xiàn)”于產(chǎn)品的生產(chǎn)方法專利與實施該方法的生產(chǎn)設(shè)備、測試方法專利與實施該方法的測試設(shè)備等，都不適用于權(quán)利用盡。
方法專利權(quán)利用盡問題本案判決與美國式理解的對比
北京市知產(chǎn)法院在本案判決中指出：“使用方法專利”不屬于我國專利法規(guī)定的權(quán)利用盡的范疇。
看似頗為大膽，實際也引來不少關(guān)注和討論，而在筆者看來，其與美國式思維實無實質(zhì)性區(qū)別。
本案判決與美國式思維的直接差別在于，美國式思維提出：對于可以“體現(xiàn)”于產(chǎn)品的方法權(quán)利要求，權(quán)利用盡是成立的。而考查美國最高法院及歷史判例的本意，筆者認(rèn)為不妨表達(dá)成：有方法權(quán)利要求之形而具產(chǎn)品權(quán)利要求之實的方法權(quán)利要求，權(quán)利用盡應(yīng)當(dāng)成立。以此看來，中美就此問題的認(rèn)識上，從表象上看似不同，實質(zhì)上并不沖突。
就本案具體情況而言，依照中國式的本案判決，權(quán)利用盡不成立。筆者認(rèn)同此結(jié)論。
而依照美國式的思路，其權(quán)利要求從根本上是移動終端MT、無線接入點(diǎn)AP以及認(rèn)證服務(wù)器AS三方所執(zhí)行的方法，而且其本質(zhì)上僅是一種安全認(rèn)證方法，將之化身成移動終端MT、無線接入點(diǎn)AP以及認(rèn)證服務(wù)器AS的產(chǎn)品系統(tǒng)已經(jīng)偏離了“以權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)”的軌道，是有待討論的一個問題了，而將之化身到測試設(shè)備所執(zhí)行的測試方法更有些強(qiáng)人所難了。實際上，依照美國聯(lián)邦巡回上訴法院通過判例確立的原則，此類方法專利明確地不適用權(quán)利用盡。
總之，從法理層面和本案個案層面，中美兩國的思想是統(tǒng)一的：原告方法專利不適用權(quán)利用盡。
關(guān)于默認(rèn)許可
本案不適用權(quán)利用盡。但是，要想徹底解決問題還應(yīng)討論一下默認(rèn)許可這條出路。
默認(rèn)許可與權(quán)利用盡是兩種不同的思路。而默認(rèn)許可適用范圍更寬，一般用作兜底工具。默認(rèn)許可本質(zhì)上基于公平、誠信的基本民事原則來處理問題，通常在立法方面并沒有顆粒度較細(xì)的規(guī)定。
站在被告的立場來看，默認(rèn)許可這個出路可否走通呢？筆者初步分析之下，認(rèn)為困難重重，結(jié)果很不樂觀。
默認(rèn)許可的出發(fā)點(diǎn)在于，基于公平、誠信的基本民事原則，賣家售賣給買家的產(chǎn)品，買家應(yīng)當(dāng)可以放心地合理使用。所以被告的第一關(guān)在于：證明原告的訴求妨害了被告的合理使用。
Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores, Inc.案中，美國聯(lián)邦巡回上訴法院還就默認(rèn)許可的成立確認(rèn)了以下條件：證明所購設(shè)備沒有實質(zhì)性非侵權(quán)用途。在中國，“實質(zhì)性非侵權(quán)用途”這一概念在最高人民法院的法發(fā)〔2011〕18號《關(guān)于充分發(fā)揮知識產(chǎn)權(quán)審判職能作用推動社會主義文化大發(fā)展大繁榮和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)自主協(xié)調(diào)發(fā)展若干問題的意見》中有原則性提及。而我們更為熟悉的概念是“專門用于實施其專利方法的設(shè)備”。“實質(zhì)性非侵權(quán)用途”與“專門用于實施其專利方法的設(shè)備”這兩個概念所能覆蓋的范圍存在重要不同，其可從1951年的Priebe & Sons v. Hunt案中看出來。此案中，法院認(rèn)為，專利權(quán)人所售出的專用備件盡管是專門用于實施相關(guān)專利的，但其是用于對經(jīng)正當(dāng)專利許可后售出的專利設(shè)備來進(jìn)行維修的。此“用于對經(jīng)正當(dāng)專利許可后售出的專利設(shè)備來進(jìn)行維修”即構(gòu)成專用備件的“實質(zhì)性非侵權(quán)用途”。
反觀本案，被告購自原告的用于WAPI測試的IWN A2410設(shè)備顯然還可以應(yīng)用于符合IEEE802_11無線局域網(wǎng)接入標(biāo)準(zhǔn)的手機(jī)產(chǎn)品或獲得了專利許可的手機(jī)進(jìn)行檢測，從而就具有了“實質(zhì)性非侵權(quán)用途”。而據(jù)原告所稱，測試設(shè)備IWN A2410也具有實施其專利方法之外的其他用途，也不屬于“專門用于實施其專利方法的設(shè)備”。這第一關(guān)面前，被告已經(jīng)過不去了。
筆者認(rèn)為，原告所售的測試設(shè)備是否“體現(xiàn)”了該方法專利也是必須要考慮的問題，這又是一關(guān)。筆者選擇采用了在美國最高法院判決及歷史判例中廣泛采用的“體現(xiàn)”一詞，而不是我們更熟悉的“專門用于實施其專利方法的設(shè)備”這一概念。美式“體現(xiàn)”指產(chǎn)品完整地、實質(zhì)性地體現(xiàn)了專利技術(shù)方案，至少要包含了權(quán)利要求中所有具有實質(zhì)性特點(diǎn)即給技術(shù)方案帶來創(chuàng)造性的技術(shù)特征。美式“體現(xiàn)”的要求大大嚴(yán)格于“專門用于實施其專利方法的設(shè)備”。審視本案，被告購自原告的用于WAPI測試的IWN A2410設(shè)備，其僅包含了包含AP和AS二方，未包含MT這一方。深入分析之下，被告也很難過這一關(guān)，即證明上述測試設(shè)備“體現(xiàn)”了本發(fā)明。
此外，筆者認(rèn)為，被告還有一關(guān)要過。既然是基于公平原則來談許可，本案中，測試設(shè)備用于對數(shù)量巨大的涉及專利技術(shù)方案的手機(jī)產(chǎn)品來進(jìn)行測試，而不是如我們以上提及案例的多種場景中，專利權(quán)人售出的每件產(chǎn)品僅只一次體現(xiàn)了涉案專利的作用。區(qū)別的關(guān)鍵在于，那些對于涉案專利而言屬一次性體現(xiàn)專利價值的產(chǎn)品，專利的價值和專利權(quán)人應(yīng)得的收益可能已經(jīng)合理地體現(xiàn)在每一件產(chǎn)品的銷售收入中；而本案的場景則有所不同，專利權(quán)人對每一件被測的涉及專利技術(shù)方案的手機(jī)產(chǎn)品取得一定專利費(fèi)收益是否合理呢？這種收益是否已經(jīng)公平的體現(xiàn)在測試設(shè)備的銷售額中了呢？答案顯然是否定的。因此，被告也很難過這一關(guān)。
總結(jié)
綜上，筆者認(rèn)為：北京知識產(chǎn)權(quán)法院就西電捷通訴索尼專利侵權(quán)一案的判決，與美式的方法專利權(quán)利用盡理論的結(jié)果實質(zhì)上一致，即權(quán)利用盡不成立。并且從默認(rèn)許可的角度來看，被告依然處于很不利的位置。
附：判決書
來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）
作者：李可 產(chǎn)業(yè)研究中心 北京集慧智佳知識產(chǎn)權(quán)管理咨詢股份有限公司
編輯：IPRdaily 趙珍 / 校對：IPRdaily 縱橫君
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