「歐洲專利申請」在審查部門進行實質(zhì)審查之前需要滿足的一些要求

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作者：苑軍茹   北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司

原標(biāo)題：針對歐洲專利申請在審查部門進行實質(zhì)審查之前需要滿足的一些要求

考慮到目前國內(nèi)對歐洲申請的申請量越來越多，為使歐洲專利申請的順利進行，避免一些不必要的彎路，本文主要結(jié)合歐洲審查指南的一些規(guī)定針對在對歐洲專利申請進行實質(zhì)審查之前的一些要求進行說明。

一、請求審查

要開始?xì)W洲申請的審查，申請人需要提交審查請求，需要注意的是只有繳納審查費后才被視為提交了審查請求?？梢詮奶峤粴W洲申請日起到歐洲專利公報提到歐洲檢索報告的公布之日后的六個月結(jié)束期間提交審查請求。如果在這段時間內(nèi)沒有提交審查請求，申請將被視為撤回。然而，在這種情況下，申請人可能根據(jù)歐洲專利公約第121條的規(guī)定提交進一步處理的請求。根據(jù)歐洲專利公約細(xì)則70（1）的規(guī)定，審查請求不能被撤回。

即便是有一些例外情況，申請人也必須在上述提交審查請求的期限內(nèi)對檢索意見進行答復(fù)，除非歐專局根據(jù)歐洲專利公約細(xì)則70（2）的規(guī)定請他確認(rèn)早期的審查請求，在這種情況下，他必須在歐洲專利公約細(xì)則70（2）規(guī)定的期限內(nèi)對檢索意見進行答復(fù)。

當(dāng)提交了審查請求時，審查申請的責(zé)任從受理處轉(zhuǎn)移到審查部門。其中有兩種例外情況：

（1）如果在向申請人發(fā)送歐洲檢索報告前申請人已經(jīng)提交了審查請求，審查部門僅從歐專局在根據(jù)歐洲專利公約細(xì)則70（2）發(fā)出邀請后從申請人接收到對該邀請的確認(rèn)后開始負(fù)責(zé)。

（2）如果在向申請人發(fā)送歐洲檢索報告前申請人已經(jīng)提交了審查請求并且已經(jīng)放棄接收根據(jù)歐洲專利公約細(xì)則70（2）的邀請以進行確認(rèn)的權(quán)利，則審查部門僅從向申請人發(fā)送了檢索報告時起開始負(fù)責(zé)。

1.1 確認(rèn)繼續(xù)進行申請的意圖

如果在向申請人發(fā)送檢索報告前申請人已經(jīng)提交了審查請求，EPO將請申請人在六個月的期限內(nèi)確認(rèn)他想繼續(xù)本申請。六個月的期限從提到歐洲檢索報告的公布開始計算。在申請人必須答復(fù)檢索意見的情況下，他必須也在該期限內(nèi)進行答復(fù)。在這些情況下，即便是沒有明確的表示，申請人對檢索報告的答復(fù)也被看作是根據(jù)歐洲專利公約細(xì)則70（2）要求的確認(rèn)。如果申請人沒有在答復(fù)該邀請的期限內(nèi)確認(rèn)他想繼續(xù)申請，該申請將被視為撤回。

1.2 歐洲PCT申請

如果經(jīng)PCT進行申請（歐洲PCT申請），歐洲專利公約細(xì)則70（1）規(guī)定的六個月的期限始于PCT檢索報告的公布或者根據(jù)PCT 17（2）（a）規(guī)定的聲明。然而，如150（2）所規(guī)定的，歐洲PCT案子的請求審查的期限在PCT 22條以及PCT 39條規(guī)定的時間前不會到期（即不會在歐洲專利公約細(xì)則159（1）（f）的時限前到期）。這個時限不受是否需要根據(jù)歐洲專利公約153（7）的規(guī)定進行補充歐洲檢索以及根據(jù)歐洲專利公約153（4）國際申請是否再次被EPO公布的影響。

如果在該時限內(nèi)沒有提交對歐洲PCT申請的審查請求，根據(jù)歐洲專利公約細(xì)則160（1）的規(guī)定該申請將被視為撤回。在這種情況下，申請人還可能根據(jù)歐洲專利公約121條的規(guī)定提交繼續(xù)處理的請求。

在歐洲PCT申請已經(jīng)進行了補充歐洲檢索報告的準(zhǔn)備，一旦該檢索報告向申請人發(fā)出，根據(jù)歐洲專利公約細(xì)則70（2）的規(guī)定向申請人發(fā)送通知書，邀請他在該通知書通知的六個月期限內(nèi)確認(rèn)審查請求。

1.3 將被審查的發(fā)明

應(yīng)該注意，在檢索報告和檢索意見中提到本申請包含缺乏單一性的若干發(fā)明的情況下，申請人可自由選擇本申請中將進行審查的發(fā)明。其他的將因為缺乏單一性而被駁回并且可以根據(jù)歐洲專利公約細(xì)則36條的規(guī)定而提分案。

二、申請的分配

案卷一般將分配到負(fù)責(zé)對執(zhí)行檢索的檢索部門或者ISA劃分的具體申請所屬技術(shù)領(lǐng)域中的申請進行審查的審查部門。一般來講，根據(jù)歐洲專利公約18（2）的規(guī)定對申請進行審查的主審員與準(zhǔn)備（補充）歐洲檢索報告的人是同一個人、或者在EPO是被指定進行補充國際檢索的ISA或者機構(gòu)的情況下，對申請進行審查的主審員與準(zhǔn)備國際檢索報告和WO-ISA或者補充國際檢索報告的人是同一個人。

然而也有例外的情況，例如，即便是母案和分案屬于不同的技術(shù)領(lǐng)域，出于效率上的考慮它們也被分給同一部門處理。

三、在第一審查通知書之前提交的答復(fù)

3.1對檢索意見的答復(fù)

在接收到檢索報告和檢索意見之后并在接收到審查部門發(fā)出的第一次通知書之前，申請人一般情況下要針對檢索意見中提出的反對意見提交對說明書、權(quán)利要求書或者附圖的修改和/或提交意見陳述來對檢索意見進行答復(fù)。為了避免延期，應(yīng)該注意在提交這種修改時應(yīng)符合歐洲專利公約細(xì)則137（4）的要求。根據(jù)歐洲專利公約細(xì)則137（2），申請人自愿做出在該階段提交的任何修改。

審查部門在撰寫第一次通知書時會考慮申請人對檢索意見的答復(fù)或者響應(yīng)于不需要答復(fù)的檢索意見而主動提交的答復(fù)。根據(jù)歐洲專利公約94（4）的規(guī)定，未在規(guī)定期限內(nèi)對該通知書做出答復(fù)將導(dǎo)致該申請被視為撤回。

如果歐洲檢索報告或者補充歐洲檢索報告伴隨著檢索意見但是在2010年4月1日之前作出（從而對檢索意見的答復(fù)不是強制性的），并且申請人沒有對此進行答復(fù)，根據(jù)歐洲專利公約94（3），引用該檢索意見并設(shè)定答復(fù)期限的通知書將作為第一次通知書被發(fā)出。根據(jù)歐洲專利公約94（4），在設(shè)定的期限內(nèi)沒有對該通知書進行答復(fù)將會導(dǎo)致該申請被視為撤回。

上述過程也適用于EPO將為其準(zhǔn)備補充歐洲檢索報告和檢索意見的歐洲PCT申請。

3.2對EPO準(zhǔn)備的PCT行為進行的響應(yīng)

對于EPO作為國際檢索機構(gòu)的歐洲PCT申請，在提交了根據(jù)PCT第31條的要求的話，EPO也作為國際初步審查機構(gòu)或者作為用于進行補充國際檢索的機構(gòu)，申請人將對EPO準(zhǔn)備的否定的WO-ISA、IPER或者補充國際檢索報告進行答復(fù)，除非在2010年4月1日前根據(jù)歐洲專利公約細(xì)則161條發(fā)出通知書。

答復(fù)可包括根據(jù)歐洲專利公約細(xì)則161（1）的通知書提交的修改和/或意見陳述。在此階段申請人可以根據(jù)歐洲專利公約細(xì)則137（2）的規(guī)定自愿進行任何修改。審查部門根據(jù)歐洲專利公約94（3）的規(guī)定撰寫第一次通知書時將考慮該答復(fù)。

3.3根據(jù)歐洲專利公約細(xì)則70a（1）的邀請

根據(jù)歐洲專利公約細(xì)則70a（1），申請人被邀請在歐洲專利公約細(xì)則70（1）規(guī)定的期限內(nèi)或者在歐洲專利公約細(xì)則70（2）規(guī)定的期限內(nèi)對ESOP進行答復(fù)，除非申請人根據(jù)歐洲專利公約細(xì)則70（2）放棄答復(fù)該通知書。

在已經(jīng)向申請人發(fā)送了檢索報告后申請人提交了審查請求（包括支付了審查費）的情況下，申請人必須根據(jù)歐洲專利公約細(xì)則70（1）在規(guī)定的期限內(nèi)對ESOP進行答復(fù)。在這種情況下，根據(jù)歐洲專利公約細(xì)則70a（1）發(fā)出的邀請以單個通知書的方式和根據(jù)歐洲專利公約細(xì)則69（1）的通知書一起發(fā)送。在歐洲專利公報中提到歐洲檢索報告的公布之后立即（一般來講，大約一周后）發(fā)出根據(jù)歐洲專利公約細(xì)則70a（1）和歐洲專利公約細(xì)則69（1）發(fā)出的聯(lián)合通知書。

綜上所述，國內(nèi)申請人可以參考上述內(nèi)容，對歐專局進行實質(zhì)審查之前需要做的一些工作進行了解，從而進行合適的應(yīng)對，以避免造成不必要的損失。

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編輯：IPRdaily 趙珍  /   校對：IPRdaily   縱橫君

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