注冊商標被宣告無效后，能否追究有效期間的侵權(quán)責任？

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：劉東海北京市長安律師事務(wù)所律師合伙人

原標題：注冊商標被宣告無效/撤銷之后的效力及侵權(quán)問題初探

注冊商標因與在先的注冊商標構(gòu)成近似商標或者構(gòu)成對在先馳名注冊商標的復制、模仿、翻譯而在無效宣告/撤銷案件中被宣告無效/撤銷之后，該商標在被宣告無效/撤銷之前的效力狀態(tài)如何進行法律評價，使用行為是否具有可責性，在當前的商標理論研究以及侵權(quán)審判實務(wù)中，較少涉及。本文試對此類問題進行初步探討，拋磚引玉，并期望獲得同行的斧正及探討。

一、《商標法》相關(guān)規(guī)定的立法變化

2014年《商標法》的“注冊商標無效宣告”程序即為2001年《商標法》“注冊商標爭議”程序，2014年《商標法》的商標“宣告無效”即為2001年《商標法》的商標“撤銷”?？紤]到這一立法變化，本文在行文時同時使用“宣告無效”和“撤銷”。

1.注冊商標無效宣告之后的法律后果，規(guī)定于2014年《商標法》第四十七條：

“依照本法第四十四條、第四十五條的規(guī)定宣告的注冊商標，由商標局予以公告，該注冊商標專用權(quán)視為自始即不存在。

宣告注冊商標無效的決定或者裁定，對宣告無效前人民法院做出并已執(zhí)行的商標侵權(quán)案件的判決、裁定、調(diào)解書和工商行政管理部門做出并已執(zhí)行的商標侵權(quán)案件的處理決定以及已經(jīng)履行的商標轉(zhuǎn)讓或者使用許可合同不具有追溯力。但是，因商標注冊人的惡意給他人造成的損失，應(yīng)當給予賠償。

依照前款規(guī)定不返還商標侵權(quán)賠償金、商標轉(zhuǎn)讓費、商標使用費，明顯違反公平原則的，應(yīng)當全部或者部分返還?！?br/>

2.2001《商標法》并未規(guī)定商標被撤銷之后的法律后果。2002年頒布并施行的《商標法實施條例》第三十六條對此問題進行了規(guī)定：“依照商標法第四十一條的規(guī)定撤銷的注冊商標，其商標專用權(quán)視為自始即不存在。有關(guān)撤銷注冊商標的決定或者裁定，對在撤銷前人民法院作出并已執(zhí)行的商標侵權(quán)案件的判決、裁定，工商行政管理部門作出并已執(zhí)行的商標侵權(quán)案件的處理決定，以及已經(jīng)履行的商標轉(zhuǎn)讓或者使用許可合同，不具有追溯力；但是，因商標注冊人惡意給他人造成的損失，應(yīng)當給予賠償?！?br/>

二、商標無效宣告/撤銷結(jié)果的溯及力及例外規(guī)定

1.法律的溯及力，即法律溯及既往的效力，是指法律頒布以后對它生效以前的行為是否適用的問題。如果適用，法律就有溯及力，如果不適用，法律就沒有溯及力。基于法律的指引功能，世界各國普遍承認法不溯及既往原則。我國《立法法》第九十三條規(guī)定：“法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)、自治條例和單行條例、規(guī)章不溯及既往，但為了更好地保護公民、法人和其他組織的權(quán)利和利益而作的特別規(guī)定除外。”

2.商標被宣告無效/撤銷后，對四類民事法律行為不具有溯及力。一是人民法院做出并已執(zhí)行的商標侵權(quán)案件的判決、裁定、調(diào)解書；二是工商行政管理部門做出并已執(zhí)行的商標侵權(quán)案件的處理決定；三是已經(jīng)履行的商標轉(zhuǎn)讓合同；四是已經(jīng)履行的商標使用許可合同。這四類行為，涵蓋司法行為、行政行為以及民事主體之間的法律行為。

商標無效宣告/撤銷結(jié)果的溯及力，嚴格來說并不屬于法律溯及力的問題，但為了保持民事法律關(guān)系的穩(wěn)定性、行政和司法行為的確定性，以及商標無效宣告/撤銷結(jié)果的法律屬性類似于新法頒布，因此，商標無效宣告/撤銷的結(jié)果溯及力問題應(yīng)遵循法律溯及力的一般原則。

3.對比2014年《商標法》與2002年《商標法實施條例》，對溯及力的問題，2014年《商標法》增加了“依照前款規(guī)定不返還商標侵權(quán)賠償金、商標轉(zhuǎn)讓費、商標使用費，明顯違反公平原則的，應(yīng)當全部或者部分返還?！边@實際上是在遵循溯及力一般原則基礎(chǔ)之上的例外規(guī)定。之所以做出例外規(guī)定，是因為立法者認為與溯及力一般原則相比，公平原則在特定情況下的價值高于溯及力一般原則。當出現(xiàn)明顯違反公平原則的情況時，應(yīng)突破溯及力一般原則的適用。

三、注冊商標無效宣告/撤銷之前的商標效力狀態(tài)

1. 2014年《商標法》和2002年《商標法實施條例》都規(guī)定了“注冊商標專用權(quán)視為自始即不存在”。根據(jù)法律的文意解釋原則，宣告注冊商標無效/撤銷，就是認為注冊商標從注冊時起就不存在，即在法律上不承認該注冊商標專用權(quán)的存在或者曾經(jīng)存在。注冊商標無效宣告/撤銷之前的效力狀態(tài)，目前理論界探討較少，可供研究的案例也較少。

2.在福建省高級人民法院審理的上訴人江蘇蘇美達集團有限公司、江蘇蘇美達機電有限公司與被上訴人福安市森威機電有限公司、福建藝林廣告有限公司商標權(quán)侵權(quán)糾紛一案中[（2016）閩民終809號]，福建省高級人民法院認為：雖然涉案注冊號為10307248的“ECFIRMAN”及注冊號為10307234的“SUM”的商標于2014年12月31日被國家商標評審委員會裁定宣告無效，但北京市高級人民法院于2015年11月20方作出上述商標被宣告無效的生效行政判決。在生效判決作出前，上述商標仍屬于有效狀態(tài)。

在江蘇省高級人民法院審理的再審申請人拉法基股份有限公司與被申請人上海拉法基石膏建材有限公司、南京美世達建材有限公司侵害商標權(quán)糾紛再審一案[（2014）蘇知民再終字第0001號]，江蘇省高級人民法院認為：盡管在當時趙強勝取得“拉法基”注冊商標不符合商標法的相關(guān)規(guī)定，但無論在外觀表現(xiàn)上還是基于對公眾認知的合理判斷上，趙強勝持有的“拉法基”注冊商標證在特定時間段是一個合法有效的權(quán)利證明書。

3.從上訴兩份判決書對于注冊商標被宣告無效/撤銷之前的法律狀態(tài)所進行的價值來看，福建省高級人民法院和江蘇省高級人民都承認注冊商標被無效宣告/撤銷之前屬于有效狀態(tài)。筆者認可這種價值判斷。筆者認為，“注冊商標專用權(quán)視為自始即不存在”，是對注冊商標權(quán)利狀態(tài)的一種事后評價，是法律對既往事實進行追認的一個結(jié)果。而注冊商標被宣告無效/撤銷之前的有效期間，是特定時間段的一種客觀事實狀態(tài)。宣告無效/撤銷之前的有效狀態(tài)作為一種曾經(jīng)的客觀事實獨立存在，與之后的宣告無效/撤銷結(jié)果并不矛盾。

四、《商標法》并未對注冊商標有效期間的使用是否侵權(quán)作出規(guī)定

注冊商標因與在先的注冊商標構(gòu)成近似商標或者構(gòu)成對馳名商標的復制、模仿、翻譯而被宣告無效/撤銷之后，該商標在有效期間的使用是否侵害相關(guān)聯(lián)商標行政案件中在先引證商標專用權(quán)，《商標法》未給出明確規(guī)定。

2014年《商標法》第四十七條和2002年《商標法實施條例》第三十六條都有“但是，因商標注冊人的惡意給他人造成的損失，應(yīng)當給予賠償?！钡囊?guī)定。從語法、立法技術(shù)、以及法律條文的邏輯性來看，“但是，因商標注冊人的惡意給他人造成的損失，應(yīng)當給予賠償?！卑才旁跓o效宣告/撤銷結(jié)果不具有溯及力的四類行為之后，應(yīng)當屬于不具有溯及力的四類行為的但書部分，即此規(guī)定中受損失的主體應(yīng)限定為：司法判決、裁定、調(diào)解書的侵權(quán)方；工商行政處理的行政相對人；商標轉(zhuǎn)讓合同的受讓人；商標使用許可合同的被許可使用人。

2014年《商標法》第四十七條和2002年《商標法實施條例》第三十六條圍繞上述四類主體進行立法規(guī)制，無效宣告/撤銷行政案件中在先引證商標注冊人不在規(guī)制的范圍之內(nèi)，即“但是，因商標注冊人的惡意給他人造成的損失，應(yīng)當給予賠償。”條文中“他人”的范圍不包括無效宣告/撤銷行政案件中引證商標注冊人。

五、對“他人”進行擴張解釋下應(yīng)考量的六個因素

雖然單純從《商標法》立法來看，并未對被無效宣告/撤銷結(jié)果之前的商標使用行為是否侵權(quán)作出規(guī)定，但這并不妨礙無效宣告/撤銷行政案件中引證商標所有人提起商標侵權(quán)訴訟。對于此類訴訟，筆者認為，在對受損失主體范圍進行擴張認定的情況下，應(yīng)結(jié)合與《商標法》有關(guān)的相關(guān)法律規(guī)定，考量以下六個因素。

1.商標授權(quán)行政信賴利益的保護因素

商標注冊需要經(jīng)過商標局的行政審查，商標局初步審定并進行公告的行政行為，是商標授權(quán)行政機關(guān)對商標是否具有可注冊性進行的合法性判斷，即商標局認為該商標的注冊合法。如果在三個月的異議期之內(nèi)，沒有人對該商標提出異議申請，則商標局頒發(fā)商標注冊證書。

《行政許可法》第八條規(guī)定：“公民、法人或者其他組織依法取得的行政許可受法律保護”。對于已經(jīng)頒發(fā)的商標注冊證書，商標注冊人有理由相信該商標的注冊經(jīng)過了商標局的認可，具有合法性。行政相對人對于商標行政機關(guān)的行政授權(quán)信賴利益，理應(yīng)獲得法律的認可和保護。

2.無效宣告/撤銷行政案件中引證商標注冊人的過錯因素

商標初步審定并公告之后，有三個月的異議期間，他人如果認為該商標侵害到自己的合法權(quán)益，包括與在先的注冊商標構(gòu)成近似商標或者構(gòu)成對在先馳名注冊商標的復制、模仿、翻譯，可以提出商標異議申請，阻止該商標的注冊。如果在初審公告期間沒有提出異議申請，而是等到商標獲準注冊之后提出無效宣告，則申請人本身就存在一定的過錯。申請人的這種過錯，實際上已經(jīng)破壞了商標的穩(wěn)定性，因此，理應(yīng)由申請人對其過錯承擔一定的責任。

3.司法信賴利益的保護因素

在商標行政訴訟案件中，評審、一審、二審、再審四個階段，對于相同的事實，作出不同的價值判斷的現(xiàn)象非常正常。在高志石與綾致時裝（天津）有限公司關(guān)于第3566908號“VERO MODA”商標行政爭議案件中，商標評審委員會認定爭議商標與引證商標商品不類似，北京市第一中級人民法院認為商品類似，北京市高級人民法院終審判決[（2015）高行（知）終字第4215號]認定商品不類似，注冊商標予以維持，而最高人民法院再審判決[（2016）最高法行再99號]認為商品類似，撤銷了北京市高級人民法院的終審判決。

“VERO MODA”商標終審判決被維持，再審判決被撤銷，那么，針對“VERO MODA”商標有效期間的使用行為，綾致時裝（天津）有限公司是否有權(quán)利主張賠償呢？對此，筆者認為：我國的司法審判制度是兩審終審制，而并非三審終審制。再審并非必經(jīng)程序。當一件商標經(jīng)過司法終審判決得以維持的情況下，商標注冊人有理由對司法終審判決產(chǎn)生信賴，基于此而進行的使用，不具有可責性。如果因終審判決被撤銷而可以事后追究商標注冊人的責任，則無疑會對終審司法判決的權(quán)威性帶來挑戰(zhàn)，讓民事主體無所適從。因此，筆者認為，基于終審司法判決的公信力以及民事主體對終審司法判決的信賴利益，當一件商標經(jīng)過終審判決有效的情況下，尤其不能針對終審判決之后的使用行為主張構(gòu)成侵權(quán)。

4.與連續(xù)三年停止使用撤銷制度相協(xié)調(diào)因素

《商標法》鼓勵商標注冊，尤其鼓勵注冊商標的使用。如果商標獲準注冊后連續(xù)三年停止使用，則會因違反2014年《商標法》第四十九條的規(guī)定而面臨著被撤銷的可能。因此，注冊商標的使用既是《商標法》賦予的權(quán)利，也是商標注冊人所需要履行的義務(wù)。既然使用注冊商標是《商標法》所賦予的權(quán)利以及必須履行的義務(wù)，則該使用行為就不應(yīng)該具有可責性。

5.注冊商標有效期間不具有可訴性因素

最高人民法院2008年制定的《關(guān)于審理注冊商標、企業(yè)名稱與在先權(quán)利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》（以下稱2008年《規(guī)定》）第一條規(guī)定：“原告以他人使用在核定商品上的注冊商標與其在先的注冊商標相同或者近似為由提起訴訟的，人民法院應(yīng)當根據(jù)民事訴訟法第一百一十一條第（三）項的規(guī)定，告知原告向有關(guān)行政主管機關(guān)申請解決?！?br/>

根據(jù)上述規(guī)定，以申請在先的注冊商標為引證商標而對他人在后的注冊商標提起侵權(quán)訴訟，人民法院不予受理。這種制度的設(shè)計，可能有多方面的考量，但司法權(quán)與行政權(quán)的界限問題，必然是考量因素之一。商標由行政機關(guān)授權(quán)，對商標權(quán)的否定，當然應(yīng)當經(jīng)過行政裁決的先決程序，司法裁判審查行政行為的合法性，但不能代替行政機關(guān)作出行政裁定。因此，在注冊商標有效期間，對于并存的兩件注冊商標，司法不宜進行干涉。

注冊商標有效期間，在先注冊商標權(quán)利人可謂并沒有對在后注冊商標提起訴訟的權(quán)利，這實際上也是對在后注冊商標有效期間合法權(quán)利的一種肯定。如果經(jīng)過行政程序之后在后的注冊商標被宣告無效/撤銷，是否在先的注冊商標權(quán)利人就可以當然的恢復其在某一特定時間不具有的訴權(quán)，司法審判應(yīng)予以慎重考量。

6.注冊商標與馳名注冊商標沖突時禁止使用而不賠償原則因素

2009年，最高人民法院制定了《關(guān)于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（以下稱2009年《解釋》），其中第十一條規(guī)定：“被告使用的注冊商標違反商標法第十三條的規(guī)定，復制、摹仿或者翻譯原告馳名商標，構(gòu)成侵犯商標權(quán)的，人民法院應(yīng)當根據(jù)原告的請求，依法判決禁止被告使用該商標?！?br/>

根據(jù)2008年《規(guī)定》，注冊商標之間的沖突問題，司法不能直接接入，但2009年《解釋》對此規(guī)定又有所突破。對于在先注冊商標構(gòu)成馳名商標的情況下，針對已經(jīng)注冊的商標可以提起民事侵權(quán)訴訟。雖然可以提起民事侵權(quán)訴訟，但對于裁判結(jié)果，似乎也有一定的限制。條文的內(nèi)容只是規(guī)定“禁止使用”，而沒有涉及到賠償問題。

之所以作出這種折中的規(guī)定，筆者認為可能的考慮是：注冊商標本身經(jīng)過了行政授權(quán)，商標權(quán)人基于對商標行政授權(quán)行為的信賴使用訴爭商標，本身是合法行為。但為了保護馳名商標，司法解釋作出了價值取舍，以犧牲訴爭商標權(quán)利人對注冊商標的使用權(quán)為代價來換取對馳名注冊商標的保護。在此情況下，法律本來已經(jīng)偏向了馳名商標注冊人，因此需要以訴爭商標權(quán)利人不需要進行賠償進行再一次的利益平衡。如果訴爭商標權(quán)利人在已經(jīng)被限制對注冊商標使用權(quán)的情況下還需要進行賠償，無疑是嚴重破壞了當事人對行政授權(quán)行為的信賴利益，也必然對行政授權(quán)行為的穩(wěn)定性、可預期性、可信賴性帶來挑戰(zhàn)。

六、商標注冊人的惡意應(yīng)指使用惡意

1.對商標注冊人的主觀惡意進行評價，根據(jù)階段的不同，可以劃分為注冊惡意與使用惡意。惡意評價本身屬于對民事主體主觀心態(tài)的一種評價，評價者通常會依據(jù)自己的認知、好惡作出判斷，而并非介入被評價者的內(nèi)心，因此，評價的結(jié)果與被評價主體內(nèi)心真實的想法不同，在所難免?；诖?，對惡意的評價，應(yīng)當慎重。

2.對于注冊階段的惡意評價，不能簡單的以商標是否近似作為判斷的依據(jù)。商標是否近似，雖然有客觀的標識可供比對，但標識是否近似的判斷結(jié)果，卻屬于主觀判斷，因人而異。在每年的商標行政訴訟中，所有被司法改判的行政裁定，平均大概會有40%屬于商標近似理由。由此可以看出，商標近似的判斷主觀性強，不能簡單的以商標近似作為惡意判斷的標準。

3.筆者認為，“但是，因商標注冊人的惡意給他人造成的損失，應(yīng)當給予賠償?！敝械膼阂?，并不指向注冊惡意，而應(yīng)指向使用惡意。

首先，商標注冊行為本身并不具有商標侵權(quán)訴訟的可訴性，因為注冊行為本身并不會導致在先權(quán)利人利益的受損。

其次，標識本身的近似并不能代表商標注冊人的惡意。如果商標注冊人在實際使用注冊商標過程中，走自己的品牌路線，并沒有改變注冊商標標識而故意靠近在先的注冊商標，或者通過登記與在先的注冊商標權(quán)利人相同的企業(yè)名稱而靠近在先注冊商標，或者宣傳與在先的注冊商標具有某種聯(lián)系等行為，而是規(guī)范的使用自己的注冊商標，則不能認定商標注冊人具有惡意。正如法國鱷魚與新加坡鱷魚，一個鱷魚頭朝左，一個鱷魚頭朝右，消費者的混淆在所難免，但他們之所以可以共存，就在于他們都是在走自己的品牌路線，而不是在借助于對方的品牌影響力。

七、總結(jié)

在后注冊商標因與在先注冊商標構(gòu)成近似或者構(gòu)成對在先馳名注冊商標的復制、模仿、翻譯而被宣告無效/撤銷之后，在后商標被宣告無效/撤銷之前的效力狀態(tài)屬于有效。通常情況下，基于商標注冊人對商標行政授權(quán)行為的信賴以及法不溯及既往的一般法律原則，該商標有效期間的使用行為合法，不具有可責性。但當在后商標注冊人不規(guī)范使用注冊商標，刻意借助在先注冊商標的聲譽、傍名牌、搭便車時，事實上就已經(jīng)突破了商標合法、合理使用的界限，所帶來的后果就是為在先商標注冊人對在后商標有效期間的使用行為進行追溯創(chuàng)造了合理理由。