以4個案例談「商標共存協(xié)議」的價值屬性

#文章僅代表作者觀點，不代表IPRdaily立場#

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：劉東海 北京市長安律師事務(wù)所律師 合伙人

原標題：以4個案例談商標共存協(xié)議的價值屬性

在我國當前的司法實務(wù)中，商標共存協(xié)議通常存在于商標駁回復審行政程序及后續(xù)的司法程序中。本文通過4個案例來梳理司法實務(wù)中對共存協(xié)議的不同態(tài)度。

引言

在我國當前的司法實務(wù)中，商標共存協(xié)議通常存在于商標駁回復審行政程序及后續(xù)的司法程序中。對于商標共存協(xié)議是否采納，目前存在三種觀點：第一種觀點認為，商標權(quán)為私權(quán)，是否允許申請商標獲準注冊，應(yīng)當允許在先權(quán)利人自由處分相關(guān)權(quán)益。第二種觀點認為，商標權(quán)雖然是私權(quán)，相同或近似商標的共存會導致消費者產(chǎn)生混淆，從而損害消費者的利益，因此，不應(yīng)當認可商標共存協(xié)議的效力。第三種觀點認為，商標共存協(xié)議可以作為認定申請商標與引證商標是否近似、是否會導致相關(guān)消費者混淆的考量因素。下面通過4個案例來梳理司法實務(wù)中對共存協(xié)議的不同態(tài)度。

案例1：“良子”商標爭議案

1551944號“良子”商標（爭議商標）由山東良子公司于2000年2月17日提出注冊申請，于2001年4月7日被核準注冊。引證商標“良子及圖”由新疆良子健身有限公司于1997年10月31日向商標局提出注冊申請，于1998年12月28日被核準注冊，于2002年2月22日經(jīng)核準轉(zhuǎn)讓給北京良子公司。

2002年12月31日，北京良子公司以爭議商標與引證商標構(gòu)成類似商品上的近似商標，違反了《商標法》第二十八條的規(guī)定為由，向商標評審委員會提出撤銷注冊不當商標申請。商標評審委員會裁定爭議商標在保健、理療服務(wù)上予以撤銷，在其余服務(wù)項目上予以維持。

北京市第一中級人民法院一審判決維持商標評審委員會裁定。北京市高級人民法院二審[1]改判：共存協(xié)議第四條規(guī)定，濟南市歷下區(qū)良子健身總店與新疆良子健身有限公司均放棄對對方帶有“良子”字樣的商標提出異議或注冊不當申請的權(quán)利。由于共存協(xié)議簽訂時，爭議商標已被商標局核準注冊，因此，共存協(xié)議第四條中所指的“良子字樣的商標”包括爭議商標。北京良子公司亦應(yīng)當遵守共存協(xié)議的約定，不應(yīng)對爭議商標提出撤銷注冊不當商標申請。

最高人民法院再審[2]維持北京市高級人民法院二審判決，并進一步闡述：北京良子公司的上述行為，違反了共存協(xié)議的約定和誠實信用原則，而撤銷爭議商標的結(jié)果，顯然打破了共存協(xié)議約定的利益平衡和多年來形成的市場格局，對山東良子公司明顯不公平。

案例2：“真的常想你” 商標駁回復審案

申請商標系第7864619號“真的常想你”商標，由帥龍公司于2009年11月26日提出注冊申請。引證商標系第4879544號“真的好想你”商標，申請日為2005年9月5日。商標評審委員會認定申請商標與引證商標在文字構(gòu)成、呼叫、含義等方面較為接近，整體不易區(qū)分，構(gòu)成近似商標。

2009年9月19日，河南省高級人民法院受最高人民法院的委托，協(xié)調(diào)帥龍公司與好想你公司簽訂調(diào)解協(xié)議（簡稱調(diào)解協(xié)議）。調(diào)解協(xié)議約定：帥龍公司將其所有的“真的好想你”、“想你”、“好想你”商標、商標注冊申請權(quán)轉(zhuǎn)讓給好想你公司。好想你公司保證在經(jīng)營、商業(yè)宣傳中不使用“真的好想你”商標，也不得轉(zhuǎn)讓該商標。同時，好想你公司保證對帥龍公司正在申請注冊的“真的想念你”、“真的喜歡你”、“真的常想你”商標不得提出異議。

北京市第一中級人民法院一審[3]認為：《商標法》既保護商標權(quán)人的利益，也要保護消費者利益。只有在有充分證據(jù)證明商標權(quán)人對自身權(quán)利的處分損害到包括消費者利益在內(nèi)的社會公眾利益的情況下，才可能依據(jù)保護消費者利益的價值取向，對申請商標不予核準注冊。本案申請商標“真的常想你”與引證商標“真的好想你”雖然在文字構(gòu)成上較為近似，但兩商標并非完全相同，尚存在一定區(qū)別。鑒于引證商標原注冊人為帥龍公司，帥龍公司與引證商標現(xiàn)所有人好想你公司已經(jīng)達成調(diào)解協(xié)議，好想你公司受讓但不再使用引證商標，即引證商標在轉(zhuǎn)讓至好想你公司后已不在經(jīng)營中使用，故已不存在消費者將申請商標與引證商標產(chǎn)生實際混淆誤認的可能性。帥龍公司與引證商標所有人好想你公司達成調(diào)解協(xié)議體現(xiàn)了當事人對商標權(quán)的處分，在無證據(jù)證明該協(xié)議對消費者利益造成損害的情況下，應(yīng)當予以尊重。加之上述協(xié)議系最高人民法院委托河南省高級人民法院主持雙方調(diào)解而達成，該調(diào)解協(xié)議應(yīng)為司法機關(guān)所認可，具有較高效力。商標評審委員會未考慮上述調(diào)解協(xié)議而作出第92795號決定存在不當之處，依法應(yīng)予糾正。

北京市高級人民法院二審[4]維持一審判決，但裁判理由不同：商標權(quán)本質(zhì)上是私權(quán)，也是財產(chǎn)權(quán)。在商標授權(quán)確權(quán)審查實務(wù)中雖然要防止相關(guān)公眾的混淆誤認，但更應(yīng)當尊重商標權(quán)的私權(quán)屬性，特別是尊重在先商標權(quán)人的意志。消費者利益并不必然構(gòu)成公共利益，商標法中消費者利益保護優(yōu)先于商標權(quán)人利益保護并不具有必然充分的理由，而包括商標權(quán)在內(nèi)的知識產(chǎn)權(quán)的私權(quán)本質(zhì)屬性決定了商標法更應(yīng)當優(yōu)先尊重商標權(quán)人的意志和保護商標權(quán)人的利益。當防止消費者的混淆誤認與尊重在先商標權(quán)人的意志相沖突時，通常應(yīng)當優(yōu)先尊重在先商標權(quán)人的意志而不是優(yōu)先防止消費者的混淆誤認。

這是因為同時使用在相同或類似商品上的相同或近似商標如果造成相關(guān)公眾的混淆誤認，消費者可以放棄該商標所指向的商品而選擇替代商品，故通常是在先商標權(quán)人而不是消費者首當其沖地遭受損失，同時通常也是在先商標權(quán)人遭受更大的損失。既然在先商標權(quán)人能夠坦然面對其可能遭受的損失而接受商標共存的事實，則消費者因此可能受到的混淆誤認通常應(yīng)當不足以阻礙商標共存的事實，或者此時消費者負有適當容忍混淆誤認的義務(wù)。這就是說，如果相同或近似商標的所有人能夠容忍相同或近似商標同時使用于相同或類似商品或服務(wù)，則相關(guān)公眾或者消費者一般也應(yīng)當給予同樣的容忍，如果其不能給予這種容忍時完全可以選擇“用腳投票”，如選擇其他品牌的商品或服務(wù)。

更進一步講，如果使用在相同或類似商品上的相同或近似商標的所有者通過共存協(xié)議等方式認可了相同或近似商標的共存，特別是這種共存協(xié)議是通過司法裁判中的調(diào)解協(xié)議等方式形成且已經(jīng)得到了實際履行，則在相關(guān)商標授權(quán)確權(quán)審查中應(yīng)當注意尊重該調(diào)解協(xié)議，保護切實履行司法調(diào)解協(xié)議的當事人的合法權(quán)益。還必須指出的是，相同或近似商標在相同或類似商品或服務(wù)上的共存并不以不存在消費者的混淆誤認為適用前提，消除消費者的混淆誤認也不是適用商標共存制度的目標。恰恰相反的是，商標注冊共存制度必須以消費者混淆誤認的實際或可能存在為適用前提，而且相同或近似商標在相同或類似商品或服務(wù)上的共存也并不必然消除消費者的混淆誤認。這是因為如果沒有消費者的混淆和誤認，在先商標當然地不能成為在后商標的注冊障礙，則沒有商標共存制度的適用余地。

因此，是否造成消費者的混淆誤認與在先商標所有人是否許可在后商標申請注冊無關(guān)，或者說無論在先商標權(quán)人是否許可在后商標申請注冊，在后商標與在先商標在相同或類似商品或服務(wù)上的共存均可能“容易導致混淆”，但在后商標即使“容易導致混淆”也可以獲得注冊，這是基于在先商標所有人的同意而不是基于對消費者混淆誤認的消除。因此，應(yīng)當確立的原則是：只要與訴爭商標構(gòu)成使用在相同或類似商品或服務(wù)上的相同或近似商標的在先商標所有人同意訴爭商標注冊的，原則上均不得以訴爭商標與該在先商標構(gòu)成使用在相同或類似商品或服務(wù)上的相同或近似商標為由駁回注冊、不予注冊或者撤銷注冊，或者宣告訴爭商標無效。當然，在這一原則之外可以存在某些例外情形，如危害社會公共利益的商標共存就不應(yīng)當被承認。

本案中，申請商標指定使用的商品與引證商標核定使用的商品已經(jīng)構(gòu)成相同或類似商品，申請商標與引證商標均為文字商標，其文字構(gòu)成、含義基本相同，二者若使用在相同或類似商品上，容易造成消費者的混淆誤認，故申請商標與引證商標已經(jīng)構(gòu)成使用在相同或類似商品上的近似商標。消費者的混淆誤認既包括實際發(fā)生的混淆誤認，也包括可能發(fā)生的混淆誤認，原審法院基于引證商標所有人好想你公司承諾受讓引證商標后放棄在經(jīng)營中使用引證商標，從而認定不存在消費者將申請商標與引證商標產(chǎn)生實際混淆誤認的可能性，并進一步認定申請商標與引證商標未構(gòu)成使用在相同或類似商品上的相同或近似商標，依據(jù)不足，本院依法予以糾正。商標評審委員會有關(guān)申請商標與引證商標已構(gòu)成使用在相同或類似商品上的近似商標的上訴理由成立，本院依法予以支持。

但是，雖然申請商標與引證商標已構(gòu)成使用在相同或類似商品上的近似商標，但引證商標原為申請商標所有人所有。在河南省高級人民法院受最高人民法院的委托于2009年9月19日協(xié)調(diào)帥龍公司與好想你公司簽訂的調(diào)解協(xié)議中明確約定，帥龍公司將其所有的“真的好想你”、“想你”、“好想你”商標注冊申請權(quán)轉(zhuǎn)讓給好想你公司，好想你公司保證對帥龍公司正在申請注冊的“真的想念你”、“真的喜歡你”、“真的常想你”商標不得提出異議。該調(diào)解協(xié)議可以視為申請商標的所有人帥龍公司已經(jīng)同引證商標的現(xiàn)所有人好想你公司就申請商標與引證商標達成了注冊及使用共存協(xié)議，好想你公司已經(jīng)同意申請商標的注冊申請。該調(diào)解協(xié)議生效后帥龍公司已經(jīng)實際履行，引證商標也據(jù)此依法轉(zhuǎn)讓至好想你公司。

因此，即便申請商標與引證商標構(gòu)成使用在相同或類似商品上的相同或近似商標，但鑒于帥龍公司與引證商標所有人就申請商標的注冊申請已經(jīng)達成的調(diào)解協(xié)議體現(xiàn)了當事人對商標權(quán)的處分，且本案沒有證據(jù)證明上述調(diào)解協(xié)議的達成和履行損害了社會公共利益，目前也沒有有效證據(jù)證明申請商標具有其他應(yīng)當駁回注冊申請的法定情形，故該調(diào)解協(xié)議應(yīng)當?shù)玫阶鹬?。況且，引證商標所有人已經(jīng)保證不在經(jīng)營中使用引證商標，表明消費者遭受混淆誤認的可能已經(jīng)被大大降低，其更應(yīng)當容忍申請商標的注冊和使用。商標評審委員會畢竟不是消費者，其應(yīng)當站在消費者的位置而不是取代消費者的位置進行判斷?；谏鲜鍪聦嵑屠碛?，商標評審委員會在作出第92795號決定時未考慮上述調(diào)解協(xié)議確有不當，原審法院認為商標評審委員會應(yīng)當在考慮上述調(diào)解協(xié)議的基礎(chǔ)上重新作出復審決定是正確的。

因此，雖然原審法院對申請商標與引證商標是否構(gòu)成使用在相同或類似商品上的相同或近似商標的認定錯誤，但其判決結(jié)論正確，故本院予以維持。商標評審委員會有關(guān)申請商標與引證商標共存必然導致消費者產(chǎn)生混淆，故申請商標不應(yīng)被核準注冊的上訴理由依據(jù)不足，本院不予支持。

案例3： “STELUX”商標駁回復審案

申請商標為第7522204號“STELUX”商標，其申請日為2009年7月6日，申請人為寶光公司。引證商標為國際注冊第984611號“STELLUX”，其申請日為2008年12月11日，申請人為施華洛世奇股份公司。商標評審委員會駁回申請商標的注冊申請。

北京市第一中級人民法院一審[5]認為：注冊商標專用權(quán)雖為私權(quán)，但其同時亦涉及公眾利益。在申請商標與引證商標構(gòu)成近似商標，從而容易導致消費者混淆誤認的情況下，即便引證商標權(quán)利人許可申請商標的注冊，亦不能否認其可能會對消費者利益造成損害。據(jù)此，引證商標所有人所出具的共存協(xié)議不足以使申請商標具有可注冊性。原告的上述主張不能成立，本院不予支持。

北京市高級人民法院二審[6]改判：從申請商標與引證商標相比可以看出，二者均為英文文字商標，其差別僅在于一個字母不同，二者的標識近似程度較高。但依據(jù)《商標法》第二十八條判斷兩商標是否構(gòu)成同一種商品上的近似商標、類似商品上的相同商標以及類似商品上的近似商標，均必須滿足易導致相關(guān)公眾混淆的要件。在申請商標標志與引證商標標志近似程度較高，但引證商標所有人出具《同意書》同意申請商標注冊的情況下，該《同意書》應(yīng)當作為適用《商標法》第二十八條審查判斷申請商標可否獲準注冊時應(yīng)予考量之因素。

原因在于：

第一，商標申請注冊中，根據(jù)《商標法》第二十八條對于混淆可能性的判斷是商標授權(quán)行政機關(guān)或者人民法院從相關(guān)公眾的角度作出的一種推定，而《同意書》是由與自身具有直接利益關(guān)系的在先商標權(quán)人出具，其對是否可能產(chǎn)生混淆的判斷更加符合市場實際。因此，若無其他明顯因素表明存在混淆的可能性，《同意書》通常是排除混淆可能性的有力證據(jù)。

第二，商標權(quán)是一種民事財產(chǎn)權(quán)利。根據(jù)意思自治的原則，除非涉及重大公共利益，商標權(quán)人可依自己的意志對權(quán)利進行處分?！锻鈺芳礊樵诤笊虡松暾埲私?jīng)與在先商標權(quán)人協(xié)商，由在先商標權(quán)人作出的同意近似標志在相同或類似服務(wù)上共存的意思表示?！锻鈺敷w現(xiàn)了在先商標權(quán)人對其權(quán)利的處分。

第三，《商標法》的直接目的是保護商標權(quán)人的權(quán)利，同時兼顧消費者的利益。只有在有充分證據(jù)證明在先商標權(quán)人簽署的《同意書》侵害了消費者利益的情況下，在先商標權(quán)人對其權(quán)利的處分才應(yīng)當予以否定。

案例4： “NTT”商標駁回復審案

4215925號NTT DATA及圖商標（申請商標）于2004年8月11日申請注冊，“NTT Communications”引證商標1999年9月30日申請注冊，商標專用權(quán)至2020年11月13日。商標評審委員會駁回申請商標的注冊申請。

北京市第一中級人民法院一審[7]維持商標評審委員會決定：株式會社NTT數(shù)據(jù)稱引證商標的所有人是其控股公司，且已出具書面文件同意其注冊和使用申請商標的情況與本案無關(guān)，不是本案申請商標應(yīng)予核準注冊的法定理由。

北京市高級人民法院二審[8]改判：申請商標與引證商標構(gòu)成使用在相同或類似商品上的近似商標。在中國注冊商標雖然需要由商標局進行審查，但是商標局審查的目的，根據(jù)商標法的規(guī)定是防止在后商標的注冊會對在先注冊商標的權(quán)利產(chǎn)生影響，因此，在在先商標注冊人同意在后商標注冊人注冊、使用近似商標的情況下，商標局不應(yīng)再對此加以限制。尤其是在先商標注冊人是在后申請商標注冊人的股東的情況下，在后申請商標應(yīng)當允許注冊。

作者觀點

以上4個案例，都涉及到商標共存協(xié)議在商標混淆案件中的價值判斷。從立法層面上來看，對于可能造成混淆的商標如何規(guī)制，法律規(guī)定是明確的。2001年商標法第二十八條、2014年商標法第三十條完全相同：申請注冊的商標，凡不符合本法有關(guān)規(guī)定或者同他人在同一種商品或者類似商品上已經(jīng)注冊的或者初步審定的商標相同或者近似的，由商標局駁回申請，不予公告。

禁止相同或近似商標獲準注冊的規(guī)定并沒有除外情形，也就是說，并沒有共存協(xié)議適用的法律基礎(chǔ)。從上述4個案例來看，北京高院傾向于認可共存協(xié)議，并且將共存協(xié)議作為是否可能混淆的考量因素。這種認定雖然具有一定合理性，但筆者認為，對于此類問題的處理，應(yīng)當劃清民事意思自治與行政執(zhí)法、司法主動干預的界限。

商標局對申請注冊的商標進行審查并禁止在后相同或近似商標獲準注冊，是行使商標法賦予的行政職權(quán)，是商標局應(yīng)當履行的行政行為。這一行政行為的直接目的，在于從源頭上避免混淆的發(fā)生。其立法背后到底是出于保護在先商標權(quán)人的利益，還是保護公共利益，則見仁見智。在行政執(zhí)法或后續(xù)的司法活動中，如果已經(jīng)認定在后商標與在先商標構(gòu)成相同或近似商標，再以共存協(xié)議作為不會造成混淆的反證，則對共存協(xié)議的采納就不具有合法性。

通常來說，無論是行政機關(guān)，還是司法機關(guān)，應(yīng)當充分尊重當事人的意思自治，對于當事人對自身權(quán)益所做出的處分，亦應(yīng)給予尊重。在“良子”商標爭議案、“真的常想你”商標駁回復審案件中，基于已經(jīng)存在訴爭商標與引證商標權(quán)利人通過行政、司法機關(guān)的主持達成和解的事實，在此基礎(chǔ)之上，在后發(fā)生的爭議，應(yīng)當尊重雙方在先的合意。在后爭議的處理結(jié)果與在先的共存協(xié)議保持一致，是行政、司法一致性原則與當事人意思自治原則的完美統(tǒng)一。

在商標駁回復審案件中，申請商標與引證商標權(quán)利人往往并不存在現(xiàn)實的爭議，而在申請商標被駁回的基礎(chǔ)上達成的共存協(xié)議，雖然是雙方意思自治的體現(xiàn)，但共存協(xié)議中雙方的意思自治，與在先商標權(quán)人對自己商標權(quán)益的處分，并不能劃等號。嚴格來說，允許在后商標獲準注冊，在先商標權(quán)人并沒有處分自己的商標權(quán)。不但不能認定這是在先商標權(quán)人對自身權(quán)益的處分行為，反而應(yīng)當認定這是對行政機關(guān)、司法機關(guān)主動履行行政職責的一種干預行為。

因此，在此類案件中，并不存在行政、司法需要尊重在先商標權(quán)人對自身商標權(quán)這一私權(quán)進行處分的事實，也不存在對在先商標權(quán)人私權(quán)與公共利益進行平衡的問題，而是從根本上講行政機關(guān)要不要履行行政職責的問題。在商標申請階段，行政機關(guān)需要守好混淆的大門，對于具有混淆可能性，尤其是具有混淆必然性的高度近似商標，應(yīng)嚴格限制共存協(xié)議的適用，嚴格執(zhí)法。司法機關(guān)對此應(yīng)給予支持。

注釋：

[1]北京市高級人民法院（2009）高行終字第141號行政判決書

[2]最高人民法院（2011）知行字第50號行政裁定書

[3]北京市第一中級人民法院（2014）一中知行初字第1479號行政判決書

[4]北京市高級人民法院（2014）高行（知）終字第3024號行政判決書

[5]北京市第一中級人民法院（2012）一中知行初字第2305號行政判決書

[6]北京市高級人民法院（2013）高行終字第958號行政判決書

[7]北京市第一中級人民法院（2011）一中知行初字第2040號行政判決書

[8]北京市高級人民法院（2011）高行終字第1717號行政判決書

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：劉東海 北京市長安律師事務(wù)所律師 合伙人

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

推薦閱讀

2017全球區(qū)塊鏈企業(yè)專利排行榜（前100名）

2017年企業(yè)發(fā)明授權(quán)專利排行榜（前100名）

2017全國申請人確權(quán)商標持有量排名（前100名）

“投稿”請投郵箱“iprdaily@163.com”

「關(guān)于IPRdaily」

IPRdaily成立于2014年，是全球影響力的知識產(chǎn)權(quán)媒體+產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺，致力于連接全球知識產(chǎn)權(quán)人，用戶匯聚了中國、美國、德國、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國等15個國家和地區(qū)的高科技公司、成長型科技企業(yè)IP高管、研發(fā)人員、法務(wù)、政府機構(gòu)、律所、事務(wù)所、科研院校等全球近50多萬產(chǎn)業(yè)用戶（國內(nèi)25萬+海外30萬）；同時擁有近百萬條高質(zhì)量的技術(shù)資源+專利資源，通過媒體構(gòu)建全球知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)信息第一入口。2016年獲啟賦資本領(lǐng)投和天使匯跟投的Pre-A輪融資。

（英文官網(wǎng)：iprdaily.com  中文官網(wǎng)：iprdaily.cn） 

本文來自IPRdaily.cn 中文網(wǎng)并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)權(quán)利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場，如若轉(zhuǎn)載，請注明出處：“http://jupyterflow.com/”