漫談日本「新型商標」之「位置商標」

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作者：張建鵬  北京連和連知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司代理人

原標題：漫談日本“新型商標”之“位置商標”

日本“位置商標”是一種非常具有特色的新型商標類型，本文擬就日本“位置商標”進行簡介，以期有助于國內(nèi)企業(yè)在日商標申請，并有助于國內(nèi)對新型商標模式的探索。

近年來，伴隨著科技發(fā)展，在傳統(tǒng)的二維平面商標之物又涌現(xiàn)了“立體商標”、“顏色組合商標”、“聲音商標”等表現(xiàn)形式活潑新穎的新型商標。其中，在商標制度創(chuàng)新方面，日本的步子尤其大，除了上述新型商標之外，日本商標法還確認了“位置商標”、“動態(tài)商標”、“全息商標”等新型商標。本文擬就日本“位置商標”進行簡介，以期有助于國內(nèi)企業(yè)在日商標申請，并有助于國內(nèi)對新型商標模式的探索。

一、何謂“位置商標”

日本商標法實施規(guī)則第四條之七[1]規(guī)定“商標法第五條第二款第五項（包含該法第六十八條第一款中所準用的情況）之經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省令所規(guī)定的商標為位置商標”（日語原文：商標法第五條第二項第五號(同法第六十八條第一項において準用する場合を含む。)の経済産業(yè)省令で定める商標は、位置商標とする。），而日本商標法實施規(guī)則第四條之七所援引的日本商標法第五條第二款第五項則規(guī)定“前述各款所載之外[2]，由經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省令所規(guī)定的商標（原文：前各號に掲げるもののほか、経済産業(yè)省令で定める商標）”?？梢姡拔恢蒙虡恕钡姆秶菢O其廣泛的，難以歸類的商標都可以納入這個范圍內(nèi)。

具體地，日本特許廳對位置商標給出的定義是，“所謂位置商標，是指將在商品等上添附圖案的位置特定的商標”[3]，并且日本“商標審查基準”一書中舉出了如下圖1和2的實例[4]：

二、“位置商標”的“顯著性”判斷標準

缺乏顯著性是大多數(shù)商標申請不能順利獲得授權(quán)的主要因素，也是商標申請人最關(guān)心的問題之一，關(guān)于位置商標的顯著性判斷，日本商標審查基準做出了如下規(guī)定[5]：

(1) 將構(gòu)成位置商標的文字或圖形等標記與添附該標記的位置綜合，作為商標整體來進行考察，判斷是否符合本款各號[6]的規(guī)定；

(2) 構(gòu)成位置商標的文字或圖形等標記不符合本款各號的情況下，不考慮添附標記的位置，原則上判斷為商標整體上不符合本款各號的規(guī)定；

 (3) 構(gòu)成位置商標的文字或圖形等標記為僅由符合本款各號規(guī)定之物構(gòu)成的情況下，原則上判斷為商標整體上符合本款各號的規(guī)定。

也就是說，如上圖1和2所示的兩位置商標示例雖然符合位置商標的形式要求，且審查員在判斷其顯著性時，即使沒有檢索到與這兩個位置商標相同或類似的在先申請商標，但由于藍色圓圈和五角星均為極其常見的形狀與圖案的組合，這兩個商標要獲得授權(quán)也是有一定難度的。

三、“位置商標”與日本顏色商標的區(qū)別

顯而易見，當把商標種類區(qū)分過細之后如果不對商標范圍進行細致限定則可能就會出現(xiàn)某商標申請既可以歸類為A類型商標，也可以歸類為B類商標的情況。具體對于“位置商標”而言，特別容易與顏色商標的范圍發(fā)生混淆。對此，日本特別將“顏色商標”命名為“僅由色彩構(gòu)成的商標（日語原文：色彩のみからなる商標）”，并且日本特許廳指出[7]：

“僅由色彩構(gòu)成的商標”在發(fā)生商標注冊時，其能夠獨占使用該商標的范圍為不與圖案結(jié)合的色彩其本身，因此，對應(yīng)于商品的形狀等，能夠無輪廓地使用色彩。相對于此，“位置商標”情況下，因為在商品等的特定位置上添附圖案等，即使假設(shè)將在圖案等上添附色彩而成之物作為“位置商標”進行商標注冊，其能夠獨占使用的范圍也為“具有特定輪廓的圖案等”。因此，在使用于商品等上時，如果不是必須以具有該輪廓的圖案等形式使用則不能構(gòu)成使用該“位置商標”。另外，位置商標適用于（日本）商標法第70條（關(guān)于與注冊商標類似的商標等的特別條款），所以即使多少改變圖案等色彩，如果其在與注冊商標類似的范圍內(nèi)則被認為處于能夠獨占使用的范圍，而“僅由色彩構(gòu)成的商標”則不能適用于（日本）商標法第70條，所以其所注冊的色彩本身為能夠獨占使用的范圍。

由此可見，在日本，“僅由色彩構(gòu)成的商標”的獨占使用范圍對顏色而非輪廓要求較為嚴格，與此不同，位置商標則可以在色彩上有所出入，但必須與輪廓結(jié)合以確定去獨占使用范圍。顯而易見，日本審查員在判斷這兩類商標的顯著性時也將是對于“僅由色彩構(gòu)成的商標”著眼于色彩本身，而對于位置商標，則必須兼顧色彩與輪廓等的結(jié)合。

四、日本“位置商標”與我國“顏色組合商標”的區(qū)別

我國暫時沒有設(shè)立類似日本的“位置商標”這一類商標，綜合各方面規(guī)定來看，在我國各類商標中與日本位置商標最為接近的商標類型為“顏色組合商標”，兩者的共性主要體現(xiàn)在日本位置商標需要將標記商標的位置特定化，而我國也規(guī)定[8]顏色組合商標在申請時需要“用虛線圖形輪廓表示顏色使用位置并附加商標說明”，但兩者的區(qū)別仍然非常明顯：

1. 我國顏色組合商標規(guī)定為，“顏色組合商標是指由兩種或兩種以上顏色構(gòu)成的商標”，而如以上所引的圖1和2，日本位置商標并沒有限定顏色必須為兩種或兩種以上；

2. 我國顏色組合商標由于顏色商標的本質(zhì)，構(gòu)成要素限于顏色，日本位置商標構(gòu)成要素不僅包括顏色，還包括文字、圖形等；

3. 我國對顏色組合商標的審查較為嚴格，“一般情況下，顏色組合商標需經(jīng)長期使用才能取得顯著特征，商標局可以發(fā)出審查意見書，要求申請人提交使用證據(jù)，并就商標通過使用獲得顯著特征進行說明”，日本無類似規(guī)定；

4. 形式要求不同，如下圖3[9]所示，由于“顏色”組合商標的本身定義，類似于日本“僅由色彩構(gòu)成的商標”，我國要求顏色組合商標的添附顏色位置必須采用虛線表示，而如上圖1和2所示，對于日本位置商標來說，輪廓是一個重要的構(gòu)成要素，所以其所依附的物品以虛線描述，而所要求保護的范圍則以實線描繪。

圖3

綜上，日本“位置商標”是一種非常具有特色的新型商標類型，我國暫無與其特別類似的商標類型，了解該新型商標類型的具體法律規(guī)定和審查基準無疑對于我國商標領(lǐng)域創(chuàng)新可以起到積極的借鑒作用。

注釋：

[1]日本立法，在插入新法條之后原有法條序號不變，插入法條則以某條之某的形式標記，第四條之七即插入原商標法后的第七條法條

[2]前四款規(guī)定了文字、圖案等組合而成的商標、立體商標、顏色商標、聲音商標

[3]日本特許廳網(wǎng)站http://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/new_shouhyou_faq.htm

[4]日本商標審查基準第一部分“商標注冊之要件”第二節(jié)“第三條第一款柱書”

[5]參見日本商標審查基準第一部分“商標注冊之要件”第一節(jié)“第三條第一款整體”

[6]指日本商標法第三條第一款，其規(guī)定了商標顯著性

[7]參見同③

[8]中國“商標審查標準”（2016年12月修改版）第五部分“顏色組合商標的審查”

[9]出處同上

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作者：張建鵬   北京連和連知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司代理人

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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