【觀點(diǎn)爭(zhēng)鳴】專利無(wú)效程序中“權(quán)利要求的進(jìn)一步限定”的理解與適用

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作者：蔡洪貴  永新知識(shí)產(chǎn)權(quán) 律師、專利代理人

原標(biāo)題：【觀點(diǎn)爭(zhēng)辯】專利無(wú)效程序中“權(quán)利要求的進(jìn)一步限定”的理解與適用

在已經(jīng)于2017年4月1日開(kāi)始實(shí)施的最新修改的《專利審查指南》中，有關(guān)專利無(wú)效程序中權(quán)利要求修改方式的規(guī)定相對(duì)于以前的《專利審查指南》發(fā)生了較大的變化，其中，新增加了兩種最重要的修改方式：一是權(quán)利要求的進(jìn)一步限定，二是明顯錯(cuò)誤的修改。

在最新修改的《專利審查指南》之前，盡管專利復(fù)審委員會(huì)通常不允許專利權(quán)人對(duì)明顯錯(cuò)誤進(jìn)行修改，但無(wú)論是專利復(fù)審委員會(huì)還是法院都允許專利權(quán)人對(duì)符合條件的明顯錯(cuò)誤進(jìn)行修正性解釋，例如第21570號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定、（2013）一中知行初字第1096號(hào)行政判決、（2014）高行終字第1811號(hào)行政判決、以及最高人民法院(2011)行提字第13號(hào)行政判決，權(quán)利要求中的明顯錯(cuò)誤對(duì)專利權(quán)人而言并不是無(wú)法挽救的重大失誤。

在最新修改的《專利審查指南》之前，對(duì)權(quán)利要求的一種可能限定只能是權(quán)利要求的合并，合并式修改的最大問(wèn)題是可能顯著不當(dāng)?shù)乜s小權(quán)利要求的保護(hù)范圍，導(dǎo)致專利權(quán)人最終無(wú)法對(duì)其發(fā)明創(chuàng)造獲得所期望的有效保護(hù)。

最新修改的《專利審查指南》將“權(quán)利要求的進(jìn)一步限定”定義為“在權(quán)利要求中補(bǔ)入其他權(quán)利要求中記載的一個(gè)或多個(gè)技術(shù)特征，以縮小保護(hù)范圍”，這意味著在采用“權(quán)利要求的進(jìn)一步限定”修改方式時(shí)專利權(quán)人只需要針對(duì)權(quán)利要求中存在的缺陷補(bǔ)入能夠克服該缺陷的一個(gè)或多個(gè)技術(shù)特征即可，而無(wú)須加入其它不必要的技術(shù)特征。

這將使得權(quán)利要求保持合理的最大保護(hù)范圍，進(jìn)而使得專利權(quán)人可以對(duì)其發(fā)明創(chuàng)造行使強(qiáng)有力的保護(hù)。顯然，相對(duì)于明顯錯(cuò)誤修改方式而言，無(wú)效程序中的權(quán)利要求的進(jìn)一步限定修改方式對(duì)于專利權(quán)人而言意義更為重大。

但是，自最新修改的《專利審查指南》實(shí)施幾個(gè)月以來(lái)，對(duì)于如何理解與適用“權(quán)利要求的進(jìn)一步限定”已經(jīng)在實(shí)踐中引起了較大爭(zhēng)議，導(dǎo)致專利權(quán)人不知道什么樣的“權(quán)利要求的進(jìn)一步限定”能夠被允許，一些合議組審查員也很困惑到底什么樣的“權(quán)利要求的進(jìn)一步限定”應(yīng)該被接受。

近日，有作者提出了一種觀點(diǎn)①認(rèn)為：“權(quán)利要求的進(jìn)一步限定”應(yīng)當(dāng)解釋為“通過(guò)在所要修改的權(quán)利要求中補(bǔ)入原權(quán)利要求書(shū)中其他權(quán)利要求的一個(gè)或多個(gè)技術(shù)特征，形成一個(gè)新的保護(hù)范圍更小的權(quán)利要求，以代替原來(lái)的權(quán)利要求，原來(lái)的權(quán)利要求不再保留；修改后的權(quán)利要求數(shù)量相對(duì)于原權(quán)利要求書(shū)不發(fā)生超出預(yù)期的變化；并且通常不能增加權(quán)利要求或重新撰寫(xiě)權(quán)利要求，從而構(gòu)建出新的權(quán)利要求的層次體系”，并且還詳細(xì)列舉了通常不符合“權(quán)利要求進(jìn)一步限定”要求的三種情形。這種觀點(diǎn)似乎是超出了現(xiàn)行《專利審查指南》相關(guān)規(guī)定的內(nèi)涵。

還是先看看《專利審查指南》中有關(guān)無(wú)效程序中權(quán)利要求修改的具體規(guī)定。

《專利審查指南》第四部分第三章第4.6.1節(jié)規(guī)定了無(wú)效程序中發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠募男薷膬H限于權(quán)利要求書(shū)，其原則是：

1.不得改變?cè)瓩?quán)利要求的主題名稱；

2.與授權(quán)權(quán)利要求相比，不得擴(kuò)大原專利的保護(hù)范圍；

3.不得超出原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)記載的范圍；

4.一般不得增加未包含在授權(quán)權(quán)利要求書(shū)中的技術(shù)特征。

《專利審查指南》第四部分第三章第4.6.1節(jié)規(guī)定了無(wú)效程序中權(quán)利要求的修改方式: 在滿足上述修改原則的前提下，修改權(quán)利要求書(shū)的具體方式一般限于權(quán)利要求的刪除、技術(shù)方案的刪除、權(quán)利要求的進(jìn)一步限定、明顯錯(cuò)誤的修正，并且進(jìn)一步進(jìn)行了定義：權(quán)利要求的進(jìn)一步限定是指在權(quán)利要求中補(bǔ)入其他權(quán)利要求中記載的一個(gè)或者多個(gè)技術(shù)特征，以縮小保護(hù)范圍。

與《專利審查指南》中對(duì)“權(quán)利要求的進(jìn)一步限定”的定義相比，上述對(duì)“權(quán)利要求的進(jìn)一步限定”適用的解釋增加了兩條限制性規(guī)定：修改后的權(quán)利要求數(shù)量相對(duì)于原權(quán)利要求書(shū)不發(fā)生超出預(yù)期的變化；并且通常不能增加權(quán)利要求或重新撰寫(xiě)權(quán)利要求，從而構(gòu)建出新的權(quán)利要求的層次體系。

首先，這兩條限制性規(guī)定完全超出了《專利審查指南》的相關(guān)規(guī)定，于法無(wú)據(jù)。其次，這兩條限制性規(guī)定本身含義模糊不清，在實(shí)踐中不具可操作性。對(duì)于“修改后的權(quán)利要求數(shù)量相對(duì)于原權(quán)利要求書(shū)不發(fā)生超出預(yù)期的變化”，這種預(yù)期是誰(shuí)的預(yù)期？站在不同的立場(chǎng)上，審查員、公眾、專利權(quán)人和無(wú)效請(qǐng)求人對(duì)于修改后的權(quán)利要求數(shù)量的變化預(yù)期可能都是不一樣的。對(duì)于個(gè)案而言，權(quán)利要求書(shū)的撰寫(xiě)類(lèi)型可能是各種各樣的，修改后的權(quán)利要求數(shù)量變化預(yù)期也是千差萬(wàn)別的。對(duì)于“通常不能增加權(quán)利要求或重新撰寫(xiě)權(quán)利要求，從而構(gòu)建出新的權(quán)利要求的層次體系”，什么樣的修改屬于增加權(quán)利要求？什么樣的修改屬于重新撰寫(xiě)權(quán)利要求？什么是權(quán)利要求層次體系？什么又是新的權(quán)利要求層次體系？如何劃分權(quán)利要求層次體系？毫無(wú)疑問(wèn)，審查員、公眾、專利權(quán)人和無(wú)效請(qǐng)求人對(duì)于這些問(wèn)題的理解和答案可能是完全不同的。在實(shí)踐中，無(wú)論對(duì)于審查員還是對(duì)于專利權(quán)人或無(wú)效請(qǐng)求人都很難準(zhǔn)確地理解并把握這兩條限制性規(guī)定的尺度。

為了便于理解這兩條限制性規(guī)定，作者還詳細(xì)列舉了不符合“權(quán)利要求進(jìn)一步限定”要求的通常三種情形：

1、在未對(duì)獨(dú)立權(quán)利要求進(jìn)行修改的情況下，僅增加新的從屬權(quán)利要求；

2、同一獨(dú)立權(quán)利要求中分別加入不同的技術(shù)特征，形成多個(gè)新的獨(dú)立權(quán)利要求；

3、對(duì)原權(quán)利要求的特征進(jìn)行重新組合，增加一組或多組新的權(quán)利要求。

對(duì)于第1種和第3種情形，由于沒(méi)有體現(xiàn)“縮小保護(hù)范圍”的要求，不屬于對(duì)權(quán)利要求的進(jìn)一步限定，這應(yīng)當(dāng)沒(méi)有什么爭(zhēng)議。但是，將第2種情形當(dāng)作“對(duì)權(quán)利要求書(shū)進(jìn)行重新撰寫(xiě)，構(gòu)建新的權(quán)利要求保護(hù)體系，不符合社會(huì)公眾對(duì)修改的預(yù)期”的觀點(diǎn)是值得商榷的。

在實(shí)踐中，專利權(quán)人在無(wú)效程序中對(duì)權(quán)利要求采用上述第2種情形進(jìn)行修改大體因?yàn)橐韵聝煞矫嬖颍?br/>

一、在原權(quán)利要求相對(duì)于引用的對(duì)比文件不具備專利性的情況下，專利權(quán)人對(duì)于在同一獨(dú)立權(quán)利要求中分別加入不同技術(shù)特征形成的不同技術(shù)方案是否具有專利性沒(méi)有把握，同時(shí)又不希望不適當(dāng)?shù)乜s小保護(hù)范圍；

二、在原權(quán)利要求相對(duì)于引用的對(duì)比文件不具備專利性的情況下，專利權(quán)人認(rèn)為在同一獨(dú)立權(quán)利要求中分別加入不同技術(shù)特征形成的不同技術(shù)方案相對(duì)于對(duì)比文件都可能具備專利性。

在同一獨(dú)立權(quán)利要求中分別加入不同的技術(shù)特征形成多個(gè)新獨(dú)立權(quán)利要求，這些新獨(dú)立權(quán)利要求的主題名稱沒(méi)有變化，只是在原獨(dú)立權(quán)利要求中加入某些技術(shù)特征而相對(duì)于原獨(dú)立權(quán)利要求縮小了其保護(hù)范圍，這顯然不能被認(rèn)為是對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行重新撰寫(xiě)，更談不上構(gòu)建新的權(quán)利要求保護(hù)體系。至于對(duì)修改后的權(quán)利要求的預(yù)期，應(yīng)當(dāng)是建立在修改后的《專利審查指南》中對(duì)“權(quán)利要求的進(jìn)一步限定”的定義的基礎(chǔ)上的預(yù)期。換句話說(shuō)，社會(huì)公眾根據(jù)修改后的《專利審查指南》中對(duì)“權(quán)利要求的進(jìn)一步限定”的定義完全可以清楚地預(yù)見(jiàn)專利權(quán)人有可能對(duì)權(quán)利要求采用上述第2種情形的修改方式。

在專利無(wú)效程序中對(duì)權(quán)利要求采用上述第2種情形進(jìn)行修改大體存在三種可能的情況：

一、同一獨(dú)立權(quán)利要求中分別加入來(lái)自同一組權(quán)利要求中不同從屬權(quán)利要求的技術(shù)特征，形成多個(gè)新獨(dú)立權(quán)利要求；

二、同一獨(dú)立權(quán)利要求中分別加入來(lái)自另一組權(quán)利要求中的不同技術(shù)特征，形成多個(gè)新獨(dú)立權(quán)利要求；

三、同一獨(dú)立權(quán)利要求中分別加入來(lái)自同一組權(quán)利要求中不同從屬權(quán)利要求以及來(lái)自另一組權(quán)利要求中的不同技術(shù)特征，形成多個(gè)新獨(dú)立權(quán)利要求。

這三種情況是否能夠被允許的關(guān)鍵還是在于修改后的獨(dú)立權(quán)利要求限定的技術(shù)方案是否符合無(wú)效程序中對(duì)權(quán)利要求書(shū)的修改原則：不得改變?cè)瓩?quán)利要求的主題名稱；與授權(quán)權(quán)利要求相比，不得擴(kuò)大原專利的保護(hù)范圍；不得超出原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)記載的范圍；一般不得增加未包含在授權(quán)權(quán)利要求書(shū)中的技術(shù)特征。在符合這些原則的前提下，上述任何一種情況都是可預(yù)期并且應(yīng)當(dāng)是被允許的。

在專利無(wú)效程序中允許對(duì)權(quán)利要求采用上述第2種情形進(jìn)行修改確實(shí)可能會(huì)導(dǎo)致修改后的權(quán)利要求相對(duì)于授權(quán)權(quán)利要求在數(shù)目上顯著增多，這種權(quán)利要求數(shù)目的增多會(huì)帶來(lái)什么后果呢？

首先，必須承認(rèn)修改后的權(quán)利要求數(shù)目的增多會(huì)或多或少地增加合議組審查員的工作量，這種工作量的增加在個(gè)案中甚至是巨大的。但由于分別加入到同一獨(dú)立權(quán)利要求中的不同技術(shù)特征已經(jīng)包含在授權(quán)權(quán)利要求書(shū)中，這種工作量的增加具有重復(fù)性并且是可以預(yù)期的。對(duì)于這種工作量的增加，專利復(fù)審委員會(huì)一方面可以考慮適當(dāng)加大審理這種案件的審查員的工作系數(shù)，另一方面可以考慮要求專利權(quán)人補(bǔ)交權(quán)利要求數(shù)目增加的費(fèi)用。補(bǔ)交權(quán)利要求數(shù)目增加的費(fèi)用可能涉及專利申請(qǐng)官費(fèi)相關(guān)規(guī)定的修改，因?yàn)楝F(xiàn)行的專利申請(qǐng)與權(quán)利要求相關(guān)的官費(fèi)是基于提交申請(qǐng)時(shí)的原始權(quán)利要求數(shù)目計(jì)算的。

對(duì)于專利無(wú)效請(qǐng)求人而言，由于分別加入到同一獨(dú)立權(quán)利要求中的不同技術(shù)特征已經(jīng)包含在授權(quán)權(quán)利要求書(shū)中，請(qǐng)求人幾乎也不需要針對(duì)修改后的權(quán)利要求進(jìn)行額外的補(bǔ)充檢索。

對(duì)于社會(huì)公眾而言，限定在新獨(dú)立權(quán)利要求中的技術(shù)方案屬于專利權(quán)人的創(chuàng)新成果并且已經(jīng)公示在專利授權(quán)文本中，社會(huì)公眾事先已經(jīng)具備了專利權(quán)人對(duì)這些技術(shù)方案獲得保護(hù)的預(yù)期，因而也沒(méi)有不當(dāng)?shù)負(fù)p害社會(huì)公眾的利益。

對(duì)于專利權(quán)人而言，在與其它專利制度建立較早并且相對(duì)完善的國(guó)家相比授權(quán)后修改途徑和機(jī)會(huì)明顯偏少的情況下，允許上述第2種情形可以減小專利被宣告無(wú)效的風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)發(fā)明創(chuàng)造中的不同發(fā)明點(diǎn)實(shí)現(xiàn)單獨(dú)的有效保護(hù)、并且提高其投入開(kāi)拓創(chuàng)新的積極性。

此外，授權(quán)權(quán)利要求書(shū)中的從屬權(quán)利要求的各個(gè)特征，尤其是同一組權(quán)利要求中的從屬權(quán)利要求的各個(gè)特征的法律地位也是相同的，在專利無(wú)效程序中對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行修改時(shí)它們應(yīng)當(dāng)被平等地對(duì)待。在滿足《專利審查指南》有關(guān)專利無(wú)效程序中權(quán)利要求修改的原則和方式的前提下，專利權(quán)人可以自由地選擇決定哪個(gè)或者那些特征、單獨(dú)或分開(kāi)地被加入到獨(dú)立權(quán)利要求中對(duì)獨(dú)立權(quán)利要求進(jìn)行進(jìn)一步限定。

最后，回到當(dāng)初《專利審查指南》針對(duì)專利無(wú)效程序中權(quán)利要求修改方式進(jìn)行修改的初衷：由于先前的《專利審查指南》對(duì)專利無(wú)效程序中權(quán)利要求修改方式限制的非常嚴(yán)格，這可能會(huì)導(dǎo)致專利權(quán)人無(wú)法做出相應(yīng)合理的修改而面臨專利權(quán)被宣告無(wú)效的風(fēng)險(xiǎn)，特別是在現(xiàn)階段我國(guó)很多專利申請(qǐng)文件撰寫(xiě)質(zhì)量相對(duì)不高的情況下，這方面的問(wèn)題更加突出，不利于保護(hù)真正的發(fā)明創(chuàng)造，會(huì)大大挫傷國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人創(chuàng)新的積極性，因此，才適當(dāng)放寬專利無(wú)效程序中權(quán)利要求修改方式的限制。顯然，上述對(duì)“權(quán)利要求的進(jìn)一步限定”的限制性解釋或規(guī)定是有違當(dāng)初修改《專利審查指南》的初衷。

綜上所述，最新修改的《專利審查指南》對(duì)于專利無(wú)效程序中權(quán)利要求修改的原則和方式已經(jīng)進(jìn)行了明確規(guī)定，這些規(guī)定條理清晰、含義明確、可操作性強(qiáng)，并且能夠?qū)崿F(xiàn)專利權(quán)人與社會(huì)公眾的利益平衡。在這種情況下，不宜對(duì)專利無(wú)效程序中權(quán)利要求修改的原則和方式、尤其是對(duì)“權(quán)利要求的進(jìn)一步限定”再增加任何限制性的解釋或規(guī)定。否則，將會(huì)或多或少不當(dāng)?shù)負(fù)p害專利權(quán)人的合法利益，降低社會(huì)公眾開(kāi)展發(fā)明創(chuàng)造的積極性，阻礙整個(gè)社會(huì)的科技進(jìn)步。

注：①《如何理解與適用對(duì)“權(quán)利要求的進(jìn)一步限定”？》，2017年11月7日《中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào)》

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作者：蔡洪貴  永新知識(shí)產(chǎn)權(quán) 律師、專利代理人

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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