利用專利“敲詐勒索”？專利糾紛應慎用刑法

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：佑斌

供稿：專利分析與布局微信平臺

原標題：利用專利“敲詐勒索”？專利糾紛應慎用刑法

據(jù)證監(jiān)會發(fā)布的《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》第三十條規(guī)定，發(fā)行人不得有下列影響持續(xù)盈利能力的情形：“發(fā)行人在用的商標、專利、專有技術以及特許經(jīng)營權等重要資產(chǎn)或技術的取得或者使用存在重大不利變化的風險”。根據(jù)這一條的規(guī)定，專利侵權訴訟并不會直接導致IPO停滯，而只有專利訴訟帶來巨大風險的情況下，也就是侵權行為極大可能成立時才會影響IPO進程。如果專利侵權明顯不成立，并不會影響上市進程，投資者的眼光也是雪亮的，并不會因為一項子虛烏有的專利侵權訴訟減少投資。

根據(jù)7月21日澎湃新聞發(fā)布了題目為“上海破獲敲詐擬上市公司案：囤數(shù)百“專利”再借訴訟之名勒索”的新聞，主要內(nèi)容如下：

近期上海市公安局經(jīng)偵總隊會同浦東分局，破獲一起以影響企業(yè)上市為要挾、非法索取巨額錢財?shù)那迷p勒索案件。目前本案已進入審查起訴階段。警方透露，這是上海破獲的首例在企業(yè)IPO過程中，以知識產(chǎn)權訴訟為手段進行敲詐勒索的案件。

上海警方介紹，2017年3月至7月期間，犯罪嫌疑人李亮、孫強二人獲悉A公司正處于籌劃股票首次發(fā)行的消息后，合謀利用李、孫二人控制的甲公司，以A公司侵犯甲公司專利權為名，多次惡意發(fā)起訴訟、向證監(jiān)會惡意舉報。與此同時，李亮和孫強又以延遲、拖延和影響上市為要挾，逼迫A公司與其簽定所謂“專利實施許可”協(xié)議，以授權使用專利為名勒索A公司。A公司為確保上市，接受了李亮、孫強的要挾，以人民幣80萬元取得了甲公司所持有或控制的所有專利權和專利申請權的授權許可使用。

2017年7月底，李亮為達到進一步勒索的目的，又虛構了其此前已將甲公司名下另一專利獨家許可給乙公司（法人系高晨，但實際控制人仍是李亮）使用的事實，再次伙同孫強、高晨隱瞞上述真相，惡意向北京知識產(chǎn)權法院對A公司提起專利侵權訴訟，并指使犯罪嫌疑人高晨向中國證券監(jiān)督管理委員會實名舉報，披露乙公司已經(jīng)向A公司提起專利侵權訴訟一事，同時由李亮與A公司面談。A公司又被迫與乙公司達成和解并支付80萬元。

根據(jù)警方調(diào)查，李亮等人手中儲備了六七百項專利，待合適的擬上市企業(yè)出現(xiàn)后，再借專利訴訟之名敲詐勒索。警方稱，其公司沒有任何實體業(yè)務，營收大部分來自訴訟和“和解費”，而其專利大都是模仿其他品牌，技術含量低。

“犯罪分子雖然以專利侵權為名起訴，但在法院終審中從來沒有勝訴過。”承辦此案的民警單斌向記者解釋，該犯罪團伙訴訟目的不在勝訴，只為在目標企業(yè)融資或首次公開發(fā)行股票并上市等關鍵環(huán)節(jié)，以專利侵權訴訟的手段對該企業(yè)進行敲詐。

專利侵權訴訟直接對企業(yè)上市產(chǎn)生影響。據(jù)證監(jiān)會發(fā)布的《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》第三十條規(guī)定，發(fā)行人不得有下列影響持續(xù)盈利能力的情形：“發(fā)行人在用的商標、專利、專有技術以及特許經(jīng)營權等重要資產(chǎn)或技術的取得或者使用存在重大不利變化的風險”。

“涉及專利訴訟，企業(yè)上市的計劃可能被終止，而知識產(chǎn)權案件的司法周期又很長，通常至少需要一年半載。犯罪分子知道企業(yè)在發(fā)展的關鍵時間節(jié)點耗不起，上市時間推遲造成的損失不可估量，利用這種心理和規(guī)則來敲詐勒索?！眴伪笳f，也有個別企業(yè)與李亮等人堅持打官司直到勝訴，但打亂了上市計劃。

單斌稱，與正常專利糾紛案件不同，李亮等人的目的并不是爭奪專利權，而是敲詐勒索。“他們的特點是一邊打官司，一邊對企業(yè)采用威脅、要挾、恫嚇等手段，迫使企業(yè)交出財物，這符合敲詐勒索的罪行特征?！?br/>

據(jù)上海警方調(diào)查，除了A公司在上市前受到李亮等人敲詐勒索以外，全國還有多家企業(yè)曾遭受過這一犯罪團伙的敲詐。

2015年至2016年，李亮同時以十多項專利侵權的名義對B公司發(fā)起訴訟，B公司在明知沒有侵權的情況下，考慮到李亮起訴關聯(lián)的專利過多，應訴成本過高，被迫與李亮簽訂和解協(xié)議，支付和解費用為5萬元人民幣。

2015年至2017年，李亮又在C公司融資階段時，以多項專利侵權的名義發(fā)起20多起訴訟，并向多家網(wǎng)絡購物平臺進行投訴，致使該司產(chǎn)品下架。C公司在明知沒有侵權的情況下，基于擔心訴訟影響融資的原因，被迫與李亮簽訂和解協(xié)議，支付和解費用22.5萬元人民幣。

2017年10月，李亮又在D公司深圳股市主板上市前以三項專利侵權（其中一項專利在起訴時已被國家知識產(chǎn)權局復審委員會宣告無效）的名義在廈門市中級人民法院起訴該公司，并向證監(jiān)會舉報該司侵犯專利權。D公司在明知沒有侵權的情況下，基于擔心訴訟影響上市的原因，與其簽訂和解協(xié)議，被迫支付28.8萬元。

上海警方表示，目前本案已進入審查起訴階段。公安機關將繼續(xù)高度關注此類擾亂資本市場發(fā)審秩序的行為，警方提示廣大擬上市及上市公司，如遇此類敲詐勒索行為可及時向公安機關報案。

這起案件的涉案金額總共只有160萬元，上海市公安局經(jīng)偵總隊會同浦東分局處理，足見警方的重視程度。

根據(jù)公開的信息，甲公司實際控制人李某、孫某二人是夫妻關系，雙方之前一直在上海從事專利代理工作。兩人發(fā)現(xiàn)很多企業(yè)在IPO時會特別在意專利訴訟，于是買下了六七百個專利，然后網(wǎng)上搜索各種IPO的公開信息，找到疑似侵權的公司，索取專利許可費。

甲公司這種操作屬于典型的非專利實體（NPE）的行為，NPE自身并不生產(chǎn)相關產(chǎn)品，利用擁有的專利起訴他人，獲取許可費和賠償。NPE興起于美國，至今美國還活躍著世界上最大數(shù)量的NPE。這些NPE有的是自己研發(fā)技術并申請專利，一般主要是高校和科研院所，2017年美國195所大學獲得的專利許可費約為30億美元，斯坦福大學、威斯康辛大學麥迪遜分校每年收取的許可費都近億美元，這其中大部分都是專利許可費；有的NPE則無研發(fā)機構，而是收購其他個人或公司的專利，以起訴侵權為要挾收取許可費，或者通過起訴侵權獲得賠償金。美國是NPE的樂土，他們動輒索賠數(shù)億美元，微軟、Google、Facebook這些大公司都是他們的目標，不少NPE都成為了上市公司。這些NPE給企業(yè)的經(jīng)營獲得帶來很多煩惱，因此也被蔑稱為“專利流氓”或“專利蟑螂”。但在美國并不存在利用專利進行“敲詐勒索”的說法，專利糾紛都是在民事范圍內(nèi)。

發(fā)達國家之所以允許NPE的存在，主要還是出于保護創(chuàng)新的目的。很多原創(chuàng)性的科研成果都是來自并不生產(chǎn)產(chǎn)品的科研機構和個人，但是這些群體缺乏專利運作經(jīng)驗。NPE能夠收集這些人的專利并最大程度的獲取收益，專利權人能夠從中分成，進而提高了科技創(chuàng)新的積極性。

NPE發(fā)現(xiàn)侵權行為，一般發(fā)警告信或者律師函，也可以直接聯(lián)系侵權人協(xié)商，如果對方認為不構成侵權可以提專利無效或者直接無視。侵權是否成立，最終是由法院決定的。如果被訴侵權人不存在侵權行為，NPE根本不可能“敲詐勒索”成功。

據(jù)證監(jiān)會發(fā)布的《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》第三十條規(guī)定，發(fā)行人不得有下列影響持續(xù)盈利能力的情形：“發(fā)行人在用的商標、專利、專有技術以及特許經(jīng)營權等重要資產(chǎn)或技術的取得或者使用存在重大不利變化的風險”。根據(jù)這一條的規(guī)定，專利侵權訴訟并不會直接導致IPO停滯，而只有專利訴訟帶來巨大風險的情況下，也就是侵權行為極大可能成立時才會影響IPO進程。如果專利侵權明顯不成立，并不會影響上市進程，投資者的眼光也是雪亮的，并不會因為一項子虛烏有的專利侵權訴訟減少投資。

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百七十四條規(guī)定，敲詐勒索罪是指以非法占有為目的，對被害人使用威脅或要挾的方法，強行索要公私財物的行為。敲詐勒索罪的前提必須是非法占有為目的，但以專利侵權為由索要財物并不是非法占有，因為法律規(guī)定專利侵權需要賠償損失。通俗的說，專利被侵權了，就相當于自己的財產(chǎn)被他人拿走了，索要賠償是天經(jīng)地義的，如果被告未侵權，完全不用擔心，法院自會公正判決。而且權利人的專利還可能會被無效，白白花去訴訟費，賠了夫人又折兵。

從警方公布的幾個案例來看，只要甲公司擁有的專利不是捏造的，很難界定為以非法占有為目的。而專利的來源，不論是自身研發(fā)的還是購買的，對專利侵權的正當性并無影響。囤積專利并不違法，起訴他人專利侵犯也不存在“惡意”一說，侵權是否成立以法院的判決為準。如果侵權成立，索要賠償完全合法。在法院未判決前，惡意起訴專利侵權一說并無法律依據(jù)。

在其中的一個案例中，警方稱“虛構了其此前已將甲公司名下另一專利獨家許可給乙公司（法人系高晨，但實際控制人仍是李亮）使用的事實，再次伙同孫強、高晨隱瞞上述真相，惡意向北京知識產(chǎn)權法院對A公司提起專利侵權訴訟，并指使犯罪嫌疑人高晨向中國證券監(jiān)督管理委員會實名舉報”

專利權人的這種做法有可能是以自己的一部分專利起訴A公司，然后另一部分專利獨占許可給乙公司。根據(jù)法律規(guī)定，專利獨占許可人可以起訴侵權人，乙公司用從甲公司獲得獨占許可的專利起訴A公司。專利獨占許可必須要簽訂書面合同，并且應該在國家知識產(chǎn)權局備案登記，否則乙公司也無法拿他人的專利來起訴。

專利獨占許可合同完全是民事合同，只要雙方簽字同意就成立，并無偽造的必要。有可能是專利權人與A公司簽訂的是一攬子專利許可協(xié)議，在協(xié)議中故意留了一些漏洞，未提及專利獨占許可的事情，等A公司簽字之后，發(fā)現(xiàn)甲公司還有些專利是獨占許可給其他公司，其他人依然可以用這些專利來起訴A公司，認為被欺騙了。但這個完全屬于合同糾紛，如果A公司認為簽訂的合同不公平或者引起誤解，應該去法院起訴申請撤銷。當然這個案例的解讀需要更多的信息，從公開的信息來看讓人費解。

專利權人在中國傾向于選擇在IPO時起訴，主要還是因為中國的專利賠償額低，很多公司根本不在乎是否侵犯他人的專利。但在IPO時則不同，IPO進程受阻等于擋了企業(yè)和股東的財路，這相當于給專利侵權的影響加了一個杠桿，放大了專利侵權的效應。如果專利能像其歐美日那樣發(fā)揮效力，相信專利權人也無必要選擇IPO時起訴。

此外，國外眾多的NPE每年在中國收取大量的專利許可費，這些企業(yè)的做法也基本上以在國外起訴為要挾逼企業(yè)就范，與國內(nèi)的NPE做法并無實質(zhì)區(qū)別。美國的很多NPE甚至收購中國企業(yè)的專利來中國收取許可費，這種情況比中國本土的NPE行為嚴重得多。如果警方只打擊中國的NPE，等于是在幫助美國企業(yè)。另一方面，刑法介入到專利侵權糾紛中，非常容易架空專利法，讓中國的專利保護形同虛設。

企業(yè)如果遇到專利糾紛，首先應該想到去找專利律師，有NPE存在，就有對付NPE的機構，這就是市場經(jīng)濟。如果NPE的手段拙劣，自然是自找苦吃。而警方介入專利糾紛，侵權人依靠刑法的屏障，更加不在乎專利侵權，而只在意與公權力的關系。長此以往，企業(yè)更加不愿意創(chuàng)新，國家的知識產(chǎn)權戰(zhàn)略和專利運營也會深受其害。

這個案件的影響將非同一般。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：佑斌

供稿：專利分析與布局微信平臺

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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