打擊虛假商標(biāo)申請(qǐng)！美國(guó)專利及商標(biāo)局推出「兩項(xiàng)新舉措」

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作者：B. Brett Heavner與Hiroki Otsuka   美國(guó)飛翰律師事務(wù)所律師

原標(biāo)題：打擊虛假商標(biāo)申請(qǐng)：美國(guó)專利及商標(biāo)局推出兩項(xiàng)新舉措

截至2018年3月底，美國(guó)專利及商標(biāo)局（USPTO）最新推出兩大商標(biāo)舉措，旨在打擊虛假申請(qǐng)或惡意申請(qǐng)。第一項(xiàng)舉措“隨機(jī)審查計(jì)劃”已經(jīng)于2017年3月21日啟動(dòng)，旨在打擊虛假的持續(xù)使用聲明（提交用于保留或續(xù)展美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)）。第二項(xiàng)舉措“商標(biāo)使用證據(jù)舉報(bào)項(xiàng)目”于2018年3月6日推出，旨在提供一種對(duì)使用數(shù)碼合成、更改或偽造的商標(biāo)樣本注冊(cè)進(jìn)行舉報(bào)的便捷方式。盡管這兩項(xiàng)舉措將顯著提升美國(guó)專利及商標(biāo)局確保所有美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)真正符合注冊(cè)資格的能力，但也可能為不知情的美國(guó)境外商標(biāo)所有人埋下隱患，因?yàn)樗麄兾茨芡耆斫饷绹?guó)法律對(duì)在美國(guó)商業(yè)領(lǐng)域中使用商標(biāo)的規(guī)定法則。如下文具體描述的，這些項(xiàng)目中的涉案的商標(biāo)申請(qǐng)和注冊(cè)很可能被完全或部分撤銷。

背景：理解出現(xiàn)了什么問(wèn)題

絕大多數(shù)國(guó)家并未要求商標(biāo)所有人在獲取或續(xù)展商標(biāo)注冊(cè)時(shí)，提交關(guān)于其商標(biāo)正在使用的證明。因此，絕大多數(shù)地區(qū)允許商標(biāo)所有人在其商標(biāo)申請(qǐng)和注冊(cè)中指定其并未提供（或計(jì)劃提供）的商品和服務(wù)。然而，在美國(guó)，采取的方法卻截然不同。在申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)時(shí)，美國(guó)公民和企業(yè)必須證明其商標(biāo)正用于其申請(qǐng)所列的所有商品和服務(wù)市場(chǎng)中。根據(jù)使用證據(jù)要求，申請(qǐng)人必須提交有關(guān)商標(biāo)正用于所有所列商品和服務(wù)市場(chǎng)的聲明，以及申請(qǐng)用于所列商品或用于宣傳所列服務(wù)的商標(biāo)樣本或樣品。就申請(qǐng)中包含的各尼斯類別的商品和服務(wù)，申請(qǐng)人必須提交一份樣本。盡管《馬德里協(xié)定》和《巴黎公約》允許美國(guó)境外商標(biāo)所有人在無(wú)需證明其商標(biāo)正在使用的前提下獲取美國(guó)注冊(cè)，然而，目前，美國(guó)境外商標(biāo)所有人在美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)之日起第六年以及每次更新美國(guó)商標(biāo)時(shí)，依然需要提交聲明（含樣品），證明商標(biāo)的使用。  

美國(guó)商標(biāo)體制政策旨在確保美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)是對(duì)市場(chǎng)的準(zhǔn)確反應(yīng)。也就是說(shuō)，美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)以美國(guó)消費(fèi)者實(shí)際體驗(yàn)商標(biāo)為前提對(duì)商標(biāo)進(jìn)行保護(hù)，而不是基于所有人選擇的商品或服務(wù)抽象列表對(duì)商標(biāo)進(jìn)行保護(hù)。此外，美國(guó)專利及商標(biāo)局并不希望美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)簿中充斥著未實(shí)際使用的商標(biāo)注冊(cè)。未在美國(guó)商業(yè)領(lǐng)域使用的商標(biāo)，一旦注冊(cè)，只會(huì)占據(jù)美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)簿空間，并對(duì)公眾造成不必要的費(fèi)用。例如，公眾依賴美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)簿確定是否可在美國(guó)使用和注冊(cè)擬議新商標(biāo)。假冒注冊(cè)商標(biāo)可能影響公眾做出此類判斷。  此外，未來(lái)商標(biāo)所有人將需要投入成本，調(diào)查假冒注冊(cè)商標(biāo)的實(shí)際使用情況，提交申請(qǐng)反對(duì)或撤銷注冊(cè)，甚至需要更改所選商標(biāo)，以避免不必要的沖突。

考慮到“使用”在美國(guó)商標(biāo)體系中的獨(dú)特中心地位，所以非美國(guó)商標(biāo)所有人在理解和遵守美國(guó)注冊(cè)后使用要求時(shí)面臨重重困難，也并不奇怪。因此，無(wú)論是出于一無(wú)所知、粗心大意或欺詐意圖，非美國(guó)商標(biāo)所有人常常提交錯(cuò)誤的注冊(cè)后聲明，聲明對(duì)于注冊(cè)所覆蓋的“所有”商品和服務(wù)，其商標(biāo)正在美國(guó)商業(yè)領(lǐng)域得到使用。然而事實(shí)上，該商標(biāo)僅僅正在用于部分所列商品和服務(wù)。在2012年6月21日至2014年6月21日年期間，美國(guó)專利及商標(biāo)局開展了一項(xiàng)為期2年的試驗(yàn)研究，確定了虛假聲明問(wèn)題的嚴(yán)重性。[1]該試驗(yàn)研究隨機(jī)選取約500件已提交注冊(cè)后使用聲明的注冊(cè)。在試驗(yàn)研究期間，美國(guó)專利及商標(biāo)局審查員指定了所列商品和服務(wù)外的其他項(xiàng)目，并要求注冊(cè)人提交關(guān)于該指定項(xiàng)目的使用證據(jù)。在選中的《馬德里協(xié)定》和《巴黎公約》注冊(cè)人中，分別約有73%和65%注冊(cè)人無(wú)法證明指定項(xiàng)目的使用，從而導(dǎo)致注冊(cè)被全部或部分撤銷。

除虛假聲明問(wèn)題外，美國(guó)專利及商標(biāo)局還注意到提交偽造樣本也呈上升之勢(shì)。美國(guó)專利及商標(biāo)局規(guī)定要求：樣本必須向?qū)彶閱T正確表明在正常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，商標(biāo)如何在消費(fèi)者購(gòu)買商品或服務(wù)時(shí)向其進(jìn)行展示。然而，某些商標(biāo)申請(qǐng)人卻向美國(guó)專利及商標(biāo)局提交電腦生成的樣本。這些虛假樣本無(wú)法反映消費(fèi)者如何體驗(yàn)商標(biāo)，因此違反美國(guó)專利及商標(biāo)局規(guī)定。盡管某些“照片合成”樣品易于發(fā)覺(jué)，遺憾的是，有的樣本卻能夠以假亂真。這些虛假樣本通常由不了解美國(guó)專利及商標(biāo)局規(guī)則的美國(guó)境外申請(qǐng)人/注冊(cè)人在未聘請(qǐng)美國(guó)法律代理的情況下提交。他們可能認(rèn)為這些偽造設(shè)計(jì)可展示其在一般情況下如何“使用”。此外，為了避免延遲或者為了獲取涵蓋更廣商品和服務(wù)范圍的注冊(cè)，有的美國(guó)境外商標(biāo)所有人則故意使用虛假樣本。  

隨機(jī)審查計(jì)劃

面對(duì)普遍的虛假注冊(cè)后使用聲明問(wèn)題，美國(guó)專利及商標(biāo)局更改了規(guī)則，為審查員提供查處虛假提交的新工具。特別是，美國(guó)專利及商標(biāo)局新規(guī)要求所有人提交額外必要信息、樣本、展品和聲明，以適當(dāng)審查原先注冊(cè)后使用聲明。[2]

美國(guó)專利及商標(biāo)局計(jì)劃每年隨機(jī)審查約10%注冊(cè)后使用聲明，實(shí)施本新規(guī)。  按照近幾年商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)數(shù)據(jù)推算，2018年美國(guó)專利及商標(biāo)局應(yīng)審計(jì)約9400項(xiàng)注冊(cè)。[3]這并非一個(gè)小數(shù)目。隨機(jī)選取的注冊(cè)必須為（i）涵蓋某一類別中四種或以上商品/服務(wù)的單一類別注冊(cè)；或（ii）至少兩個(gè)類別中，每類別涵蓋兩種或以上商品/服務(wù)的多類別注冊(cè)。下文將舉例說(shuō)明《隨機(jī)審查計(jì)劃》程序如何應(yīng)用于美國(guó)注冊(cè)。[4]

第一步：選擇

El Batel 公司針對(duì)下圖所示商標(biāo)擁有第3313101號(hào)注冊(cè)：

注冊(cè)涵蓋以下三類商品：

第7類：電動(dòng)工具，即鉆孔器、角向磨光機(jī)、圓孔電鋸、圓鋸、線鋸、往復(fù)鋸和砂輪機(jī)；用于圓鋸、線鋸、往復(fù)鋸和孔鋸的電動(dòng)鋸條；用于金屬、砌石、花崗巖、玻璃和木頭鉆孔的鉆頭；磨刀石；瓷磚切割機(jī)；液壓千斤頂以及用于切割和研磨金屬或砌石的電動(dòng)工具切割和磨削磨盤；

第8類：手工具，即修指甲器具和套裝、錘、螺絲刀、扳手、鋸、鉗、美工刀、龍頭、刮刀、泥刀、木頭和塑料饅刀和灰板；手工鋸刀片；用于系放工具帶的工具袋；工具帶；工具帶；工具架。

第9類：量具，即尺、卷尺和木工尺；防護(hù)設(shè)備，即防護(hù)面罩、防護(hù)手套、防護(hù)面罩和護(hù)目鏡。

El Batel 公司及時(shí)提交了續(xù)展聲明，聲稱在所有所列商品上使用了商標(biāo)，并提交顯示在電鉆（第7類）、錘（第8類）和卷尺（第9類）上的商標(biāo)樣本。由于注冊(cè)包含1種以上類別，且每種類別具有2種以上商品，因此符合《隨機(jī)審查計(jì)劃》資格。盡管美國(guó)專利及商標(biāo)局接受了原始商品（即電鉆、錘和卷尺）的使用聲明和樣本，但隨機(jī)選擇了El Batel公司，審查其注冊(cè)所列其余商品。

第二步：第一次審查意見通知書

經(jīng)篩選參與此計(jì)劃后，審查員發(fā)出第一次審查意見通知書，要求El Batel 公司提交相關(guān)使用樣本，證明該商標(biāo)已經(jīng)使用在審查員酌情選擇的額外指定物品上。其中審查員特別要求提供使用第7類“磨銳刀具”和“切割機(jī)”以及第8類“刮刀”和“刀座”的使用商標(biāo)證明。第一次審查意見通知書中還包括一份建議意見，建議El Batel 公司在無(wú)法提交合理使用證據(jù)的情況下，自行刪除指定商品。此外意見還建議，如果El Batel 公司未能提供符合要求的使用證據(jù)，可能收到第二次審查意見通知書，并且若El Batel公司未能在六個(gè)月的截止期限內(nèi)給出回復(fù)，可能導(dǎo)致注冊(cè)完全被撤銷。El Batel 公司針對(duì)第一次審查意見通知書的回應(yīng)，提交了指定商品的使用樣本，同時(shí)聲明在第一次提交時(shí)已經(jīng)在這些商品上使用了該注冊(cè)商標(biāo)。因此El Batel 公司收到了核準(zhǔn)通知書，并成功保持了所有原始商品的注冊(cè)。

第三步：第二次審查意見通知書

若El Batel 公司刪除了審查員在第一次意見通知書中指定的商品，或者提交了無(wú)法被接受的指定商品使用證據(jù)，審查員可能會(huì)發(fā)出第二次審查意見書。在第二次審查意見書中，審查員將要求其提供所屬注冊(cè)項(xiàng)目中剩余所有商品的使用證據(jù)。因此如果出現(xiàn)任何問(wèn)題，El Batel 公司將不得不提交其注冊(cè)項(xiàng)目中所有大約三十種在列商品的使用證據(jù)。

第四步：最終裁定

收到第二次審查意見書的回復(fù)后，審查員將審核所有提交的使用證據(jù)。如果商標(biāo)所有人能夠提交符合規(guī)定的使用證據(jù)，則對(duì)應(yīng)商品和服務(wù)的注冊(cè)將予以保留。而商標(biāo)所有人無(wú)法提供充分符合規(guī)定的使用證據(jù)的商品和服務(wù)將被刪除，并且注冊(cè)將被部分撤銷。如果商標(biāo)所有人無(wú)法提供任何在列商品和服務(wù)的使用證據(jù)，或提交的使用證據(jù)無(wú)一被接受，其整個(gè)注冊(cè)將被撤銷。  

評(píng)注

如果美國(guó)境外商標(biāo)所有人不熟悉美國(guó)“基于使用”的商標(biāo)制度，隨機(jī)審查計(jì)劃可能會(huì)對(duì)他們?cè)斐刹怀杀壤挠绊?。美?guó)境外商標(biāo)所有人所注冊(cè)的商標(biāo)中更可能涵蓋大量商品和服務(wù)，包括實(shí)際上并未真正使用商標(biāo)，甚至不準(zhǔn)備使用商標(biāo)的商品服務(wù)。因此他們受到隨機(jī)審查的風(fēng)險(xiǎn)更高。鑒于證明商標(biāo)額外使用的負(fù)擔(dān)和費(fèi)用增加，美國(guó)境外商標(biāo)所有人應(yīng)在提交商標(biāo)注冊(cè)續(xù)展和更新申請(qǐng)時(shí)，自行刪除并未在美國(guó)上市的商品和服務(wù)，避免簽署包含未在美國(guó)使用商品和服務(wù)的任何聲明書。此外，美國(guó)境外商標(biāo)所有人還應(yīng)考慮提前收集聲明中所列每一項(xiàng)商品和服務(wù)的使用證據(jù)，減少隨機(jī)審查計(jì)劃帶來(lái)的負(fù)擔(dān)。

商標(biāo)使用證據(jù)舉報(bào)項(xiàng)目

由于美國(guó)以外的幾乎所有商標(biāo)制度都沒(méi)有商標(biāo)使用證據(jù)這一要求，因此想要讓美國(guó)境外申請(qǐng)人了解美國(guó)法律下的這項(xiàng)要求特別困難。一般來(lái)說(shuō)，美國(guó)法律要求提交的商品樣本能夠證明商品本身或商品包裝上貼有相應(yīng)商標(biāo)。對(duì)于服務(wù)而言，商標(biāo)使用證據(jù)則是服務(wù)相關(guān)廣告或標(biāo)牌，用于證明所提供服務(wù)的類型。除此之外，所有使用證據(jù)必須與繪圖頁(yè)中的商標(biāo)完全相符，而且必須在美國(guó)境內(nèi)商品或服務(wù)的正常銷售過(guò)程中使用。

對(duì)于不太習(xí)慣如此狹義的合理“商標(biāo)使用”定義的美國(guó)境外商標(biāo)所有人而言，美國(guó)的商標(biāo)使用證據(jù)條例似乎是個(gè)巨大的負(fù)擔(dān)。很遺憾的是，美國(guó)嚴(yán)格的商標(biāo)使用證據(jù)條例有時(shí)迫使美國(guó)境外商標(biāo)所有人生產(chǎn)假證據(jù)以應(yīng)付美國(guó)專利及商標(biāo)局的審查。最常見情況下，美國(guó)境外商標(biāo)所有人在受挫后會(huì)在互聯(lián)網(wǎng)上找到一張某產(chǎn)品的素材圖片（如圖1所示），然后將商標(biāo)插入圖片中（如圖2中YI AUDIO申請(qǐng)的商標(biāo)所有人所為）。  

圖1

圖2

直到最近美國(guó)專利及商標(biāo)局的審查員都很難拒絕提供假證明的注冊(cè)申請(qǐng)，除非證據(jù)造假過(guò)于明顯。而受到假證據(jù)損害的其他商標(biāo)所有人必須提出異議或要求撤銷因欺詐而實(shí)現(xiàn)的商標(biāo)注冊(cè)。然而在美國(guó)，異議和撤銷程序成本很高，這給深受造假商標(biāo)注冊(cè)損害的商標(biāo)所有人帶來(lái)不公平的負(fù)擔(dān)。為了糾正這一狀況，美國(guó)專利及商標(biāo)局在2018年3月3日實(shí)施了一個(gè)新項(xiàng)目，任何人如果擔(dān)心出現(xiàn)商標(biāo)使用證據(jù)造假，可以向美國(guó)專利及商標(biāo)局提交舉報(bào)信。這種舉報(bào)的效果與異議或撤銷相似，只是前者省略了很多繁文縟節(jié)。

如需根據(jù)這個(gè)新項(xiàng)目進(jìn)行舉報(bào)，舉報(bào)方可以向美國(guó)專利及商標(biāo)局特殊舉報(bào)試點(diǎn)項(xiàng)目發(fā)送電子郵件，郵箱地址：TMspecimenprotest@uspto.gov。

舉報(bào)郵件中必須包含下列兩項(xiàng)中的一項(xiàng)：

1、第三方使用相同圖片，但是沒(méi)有相關(guān)商標(biāo)的客觀證據(jù)。例如，可以包含素材圖片所在網(wǎng)站頁(yè)面或者顯示的相同圖片中沒(méi)有相關(guān)商標(biāo)的其他網(wǎng)站。

2、使用相同物品圖片和網(wǎng)站模型，但使用不同商標(biāo)的先前注冊(cè)號(hào)和/或申請(qǐng)?zhí)枴?br/>

這些舉報(bào)郵件必須在公示后三十天之內(nèi)提交到美國(guó)專利及商標(biāo)局。商標(biāo)使用證據(jù)舉報(bào)項(xiàng)目目前僅限于標(biāo)準(zhǔn)的“基于使用”商標(biāo)申請(qǐng)，因?yàn)檫@些申請(qǐng)中必須先提交使用證據(jù)商標(biāo)才會(huì)公布。項(xiàng)目此不適用《馬德里協(xié)定》和《巴黎公約》注冊(cè)人的注冊(cè)后提交的使用聲明書。不幸的是，注冊(cè)后使用聲明書是證據(jù)造假的一個(gè)重災(zāi)區(qū)，但本舉報(bào)項(xiàng)目暫時(shí)不涉及這個(gè)方面。很可能在未來(lái)美國(guó)專利及商標(biāo)局會(huì)擴(kuò)大項(xiàng)目覆蓋范圍，將此類使用說(shuō)明書也納入舉報(bào)范圍。至少商標(biāo)使用證據(jù)舉報(bào)項(xiàng)目會(huì)向所有申請(qǐng)人發(fā)送消息，表示美國(guó)專利及商標(biāo)局已經(jīng)意識(shí)到申請(qǐng)人提交偽造證據(jù)的現(xiàn)象，并表達(dá)絕不容忍此類行為的決心。   

結(jié)論

隨著越來(lái)越多美國(guó)境外商標(biāo)所有人提交商標(biāo)申請(qǐng)，美國(guó)專利及商標(biāo)局意識(shí)到需要為不理解“基于使用”商標(biāo)制度，或者不理解商標(biāo)實(shí)際使用證據(jù)重要性的那部分申請(qǐng)人，進(jìn)行規(guī)則的調(diào)整。隨機(jī)審查計(jì)劃和商標(biāo)使用證據(jù)舉報(bào)項(xiàng)目是保障公平的重要步驟，因此需要證明商標(biāo)使用的申請(qǐng)人必須準(zhǔn)確誠(chéng)信地完成這些步驟。

考慮到問(wèn)題的嚴(yán)重性，對(duì)于美國(guó)專利及商標(biāo)局堅(jiān)持抵制聲明書和使用證據(jù)造假的決定，美國(guó)境外商標(biāo)所有人不應(yīng)該感到驚訝。但是美國(guó)境外商標(biāo)所有人也無(wú)需為此感到擔(dān)心。這些項(xiàng)目不會(huì)對(duì)那些花時(shí)間確保其美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)中所列的商品和服務(wù)準(zhǔn)確反映其在美國(guó)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，而且保留其商標(biāo)在美國(guó)使用證據(jù)的美國(guó)境外商標(biāo)所有人帶來(lái)任何障礙。

注釋：

[1]美國(guó)要求從注冊(cè)日起第5年至第6年間或者在更新時(shí)提交誓言書。

[2]《美國(guó)聯(lián)邦法規(guī)》第37篇第 §2.161(h)節(jié)（37 CFR §2.161(h)）和《美國(guó)聯(lián)邦法規(guī)》第37篇第§737(h)節(jié)（37 CFR §7.37(h)）

[3]https://www .uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTOFY17PAR.pdf

[4]由于根據(jù)《隨機(jī)審查計(jì)劃》發(fā)布的審查意見通知書尚未公開，因此，示例采用的是根據(jù)試驗(yàn)研究發(fā)布的審查意見通知書。然而，由于審查意見通知書詳情大致相同，因此，上述示例依然有用。

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：B. Brett Heavner與Hiroki Otsuka   美國(guó)飛翰律師事務(wù)所律師

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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