實用新型專利申請的「審查意見答復策略」

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來源：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）

作者：徐蘇明 付倩  專利代理人

原標題：淺談實用新型專利申請的審查意見答復策略

國家知識產權局對實用新型的授權率逐漸收緊，審查力度突然加大，種種審查現象讓人不禁覺得這陣風來得有點猛烈，甚至徹骨，筆者將結合一個實際案例談一下實用新型專利申請的審查意見答復策略，以期為讀者提供有益參考。

伴隨著今年三月底國家知識產權局微信公眾號刊發(fā)的這篇看似吹風的文章，《實用新型審查部：細規(guī)劃重落實多舉措顯成效》，國家知識產權局對實用新型的授權率逐漸收緊，審查力度突然加大，種種審查現象讓人不禁覺得這陣風來得有點猛烈，甚至徹骨。

多數于去年九月之后申請的實用新型陸續(xù)收到了第一次審查意見通知書，其中審查意見的內容主要集中于涉及專利法第二十六條第三款的問題。對于專利代理人，這個問題仿佛如鯁在喉。如果答復不妥，部分申請甚至在一通答復提交一周后，便會收到駁回決定。

在專代圈內，不滿情緒在不斷蔓延，因為這直接影響到了代理人的工作量、收入以及代理公司的業(yè)務開展，網上對這種情況的吐槽俯拾皆是。但是，隨后發(fā)生的中美貿易戰(zhàn)中涉及知識產權的問題仿佛又讓人們看到了提高專利質量的必要性。所以筆者還是非常認同上層希望提升中國專利整體質量這一大方向思路的。作為專利代理人，在吐槽之余，也需要認真思考審查意見中的相關問題以及解決這些問題的合理途徑。

必須承認，多方面原因導致部分審查員撰寫的審查意見是值得商榷的。雖然從嚴審查的初衷是為了打擊低質量專利申請，尤其是編寫的系列專利申請，但不能令人信服的審查將損害申請人的合法權益，并直接導致實用新型專利申請的復審率提高，這也從一定程度上造成了對行政司法資源的浪費。

但是面對已經發(fā)出的審查意見通知書，筆者認為消極對待，答非所指，甚至人身攻擊都是不可取的，代理人應該充分發(fā)揮自己的專業(yè)知識，采用合適且合理的方法去逐一反駁審查意見，這樣才能有效維護客戶權益，保護公司聲譽，甚至提升自身能力。

客觀情況是，從專利代理人資格考試開始，多數代理人面對的主要是一套針對發(fā)明專利創(chuàng)造性的答復模板，在面對現階段可謂“五花八門”的實用新型審查意見時，可能確實會顯得有些手足無措。

筆者將結合一個實際案例談一下實用新型專利申請的審查意見答復策略，以期為讀者提供有益參考。

該實用新型專利申請在四月底收到了如下所示的第一次審查意見通知書。

可以看到，審查意見比較簡單，但是筆者之前撰寫的任何類似申請文件均未收到過此類通知。由于已經意識到當時的審查力度在加大，所以筆者并未怠慢，結合申請文件的實際情況，從兩個方面進行了答辯。

該申請的獨權為“一種電力安全警示裝置，包括支撐架和設置在所述支撐架上的警示牌，其特征在于，還包括控制器、光照傳感器、LED陣列、定位裝置和信號收發(fā)器；所述控制器分別與所述光照傳感器、所述LED陣列、所述定位裝置和所述信號收發(fā)器電連接；所述光照傳感器設置于所述警示牌上，所述LED陣列沿所述警示牌上的警示標志設置，所述LED陣列表面設置有防水透光層”。

可以看到，筆者在撰寫時，便已經明確區(qū)分了前序部分和特征部分，而前序部分中的支撐架和警示牌的結構明顯是筆者認定的現有技術。對于審查員指出的說明書缺少必要的結構圖的意見，筆者認為是無法接受的。

所以筆者首先論述了為何進行上述前序部分和特征部分的布局，然后又給出了兩篇可以清楚說明支撐架和警示牌結構的現有技術對比文件。另外，由于該申請屬于機電結合的方案，所以筆者緊接著又基于獨權的表述論述了該技術方案的電學連接關系也是清楚的，并且輔以說明書附圖中的電學連接示意圖進行證明。

基于本案以及筆者遇到的其他案例得出的經驗，對于這種既有機械結構，又有電學結構的實用新型專利申請，筆者建議讀者以后在撰寫時，在說明書附圖部分既提供必要的機械結構示意圖，也提供相應的電學連接示意圖，從而盡量避免收到類似上述審查意見通知書。

專利法第二十六條第三款的內容為：“說明書應當對發(fā)明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術領域的技術人員能夠實現為準；必要的時候，應當有附圖。摘要應當簡要說明發(fā)明或者實用新型的技術要點”。

雖然筆者已對形狀、構造特征進行了相應的論述，但是為了避免一通答復后直接被駁回的情況發(fā)生，筆者基于上述法條內容又從另一方面進行了論述。這其中，筆者的撰寫習慣在此起到了一定的幫助作用。對于背景技術、獨權內容和有益效果部分，筆者遵從的是“三位一體”的撰寫方法，也就是，背景技術中盡量僅出現獨權技術方案所要解決的技術問題，構成獨權技術方案的每項技術特征都是圍繞解決上述技術問題而布局的，有益效果中對獨權中每項技術特征均進行合理擴展與說明，并最終推導出與上述技術問題相應的技術效果。正是基于通過這種方式撰寫的申請文件，筆者結合該申請說明書中有益效果和實施方式中較為詳細的公開內容，進一步論證了該申請中每一項技術特征都是清楚的，為了解決所提出技術問題的技術方案整體上是完整的。最終得出該申請是符合專利法第二十六條第三款規(guī)定的結論。

在五月初遞交了一通答復后，該申請又在六月初收到了如下所示的第二次審查意見通知書。

如果說一通中的審查意見還有些看似勉強的成分，那二通中的審查意見應該就屬于各位最近經?？吹降那闆r了，讓人有種無可奈何的感覺。但是，和答復一通的基本思路一致，在面對二通時，筆者認為依然需要對審查員的觀點各個擊破，并且從法條的角度出發(fā)去進行論述。

通過分析上述二通，筆者按自己所理解的審查意見所表示的嚴重程度將其分為了三個部分，并在意見陳述書中依次從三個部分進行了相應論述。

首先，筆者引用了專利法第二條第三款：“實用新型，是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適于實用的新的技術方案”，論述本實用新型為對電力安全警示裝置這一產品的構造提出的適于實用的新的技術方案。緊接著，又引用了專利審查指南第一部分第二章第6.2.2節(jié)：“產品的構造是指產品的各個組成部分的安排、組織和相互關系。產品的構造可以是機械構造，也可以是線路構造。機械構造是指構成產品的零部件的相對位置關系、連接關系和必要的機械配合關系等；線路構造是指構成產品的元器件之間的確定的連接關系”，并論述道：由于本申請權利要求1已明確記載了“電力警示裝置包括控制器、光照傳感器、LED陣列、定位裝置和信號收發(fā)器；所述控制器分別與所述光照傳感器、所述LED陣列、所述定位裝置和所述信號收發(fā)器電連接”的技術特征，故本實用新型已對電力安全警示裝置這一產品的各個組成部分的安排、組織和相互關系進行了明確的限定，說明書附圖是對各個組成部分的安排、組織和相互關系的輔助示意。由于本實用新型的電力安全警示裝置這一產品包括控制器、光照傳感器、LED陣列、定位裝置和信號收發(fā)器這些元器件，通過權利要求1中的文字描述以及說明書附圖1中的示意，已可以明確表示構成產品的元器件之間的確定的連接關系。

可以看到，筆者將該申請的技術特征有機地與相關法條的內容結合在了一起，進而證明該申請的內容是符合較專利法第二十六條第三款規(guī)定更為細致的相關法條規(guī)定的。

其次，和在一通答復中筆者補充的第二部分內容類似，對于審查員提到的涉及“技術問題”的審查意見，筆者再次引用了該申請說明書中記載的較為詳細的有益效果和實施方式的內容，并明確給出結論性論述：可以看到，通過權利要求1記載的技術特征，根據說明書記載的內容，可以實現在不同天色、天氣條件下，都能突出顯示電力安全警示牌，以降低安全隱患，同時確定警示牌所處位置，也就是電力設施檢修位置，以保護獨自施工的檢修人員的技術效果。

最后，筆者基于自身對專利相關法律法規(guī)以及其他相關法律法規(guī)多年學習的積累，在進行了上述兩部分相對重要的論述之后，基于二通的內容撰寫了這樣一段話：申請人認為審查員的這一觀點“僅根據附圖所示的示意圖無法實現所要達到的技術效果”無法獲得專利法、專利法實施細則及專利審查指南的支持，也就是說，上述相關專利法律法規(guī)并未規(guī)定“僅根據專利申請文件的說明書附圖所示的示意圖就必須實現專利申請所要達到的技術效果”。這段話正是筆者基于對“法無授權不可為”這一法律思想的認識而撰寫的，或許有超出答復審查意見的應有范疇之嫌，故放在了最后一部分。

作為最終的總結，筆者采用了與審查員審查意見原文完全相反的表述，也就是：因此，對所屬領域的技術人員來說，本實用新型的技術手段是清楚的，根據說明書記載的內容可以實現，附圖中已給出可明確指示產品構造的示意圖，說明書及附圖所記載的內容構成一個清楚完整的技術方案，因而符合專利法第二十條第三款的規(guī)定。

經過兩次審查意見答復，該申請于八月初收到了辦理登記手續(xù)通知書和授予實用新型專利權通知書。

通過上述案例，筆者認為現階段答復實用新型的審查意見可以從“各個擊破”和“有法可依”兩方面進行展開。不能說完全將其作為一種模板，但是基于這一思路認真準備的答復文件應該還是具備一定說服力的。

需要注意的是，關于對相關法律法規(guī)的引用，如果說筆者對專利法及其實施細則還算如數家珍的話，那么對于數百頁之厚的專利審查指南，則只能說具有大致印象。在處理本案及其他案件時，所引用的內容基本都是在重新認真閱讀了審查指南有關部分之后才確定的。雖然撰寫是多數專利代理人的主要工作，但是在撰寫之余，筆者也建議大家多去充充電，學習一些典型案例以及法律應用等。

另外，不可否認的是，每一件申請的具體情況都不一樣，筆者也有面對一通進行了自認為準備非常充足的答復后，依然未經二通而被直接駁回的情況，在和發(fā)明人溝通后，已提交或正在準備復審請求文件。

雖然目前的實用新型專利申請的審查也許還存在各種各樣無法讓各方都滿意的問題，但是，筆者相信，審查員在看到代理人針對審查意見認真準備的意見陳述書后，還是愿意相信這是一位有足夠責任心的代理人的辛勤勞動成果，在符合相關法律規(guī)定的情況下，最終還是會做出授權決定的。

在此，筆者也倡議各位專利代理同仁，在滿足客戶、公司要求的前提下，撰寫出更多質量更高的專利申請文件，一同為知識產權事業(yè)做出積極貢獻。

來源：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）

作者：徐蘇明 付倩  專利代理人

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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