《專利法》中三處類似術語的區(qū)別與適用

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：徐蘇明  付倩   專利代理人

原標題：《專利法》中三處類似術語的區(qū)別與適用

《專利法》中有三處涉及“同樣”、“相同”的術語，分別是第九條（A9）中的“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”，第二十二條第二款（A22.2）中的“同樣的發(fā)明或者實用新型”和第二十九條（A29）中的“相同主題”；三條相關規(guī)定雖然是分別針對重復授權、新穎性與優(yōu)先權三個不同的問題，但是因為表述上有些類似，有時候確實不好區(qū)分。筆者基于三者的當前及歷史定義對其進行了研究。

我國自1984年頒布第一部《專利法》以來，分別于1992年、2000年和2008年對其進行了三次修正。與此同時，為了適應形勢發(fā)展，還于不同時間公布了配套的《專利法實施細則》及《專利審查指南》，并分別進行了數(shù)次修訂。

作為專利代理人幾乎每天都要與之打交道的三部專利法律法規(guī)，尤其是《專利法》，從2008年修正至今，已經(jīng)走過了十個年頭。眾所周知，法律在制定過程中，每一字一句通常都是需要經(jīng)過嚴謹推敲的，《專利法》也不例外。筆者在不斷學習《專利法》的過程中，發(fā)現(xiàn)三處在表達上比較類似，但背后的含義卻不盡相同的術語，在此和大家做一個分享。

《專利法》中有三處涉及“同樣”、“相同”的術語，分別是第九條（A9）中的“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”，第二十二條第二款（A22.2）中的“同樣的發(fā)明或者實用新型”和第二十九條（A29）中的“相同主題”。

其中，《專利法》第九條為：

同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權。但是，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發(fā)明專利權。

兩個以上的申請人分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的，專利權授予最先申請的人。

《專利法》第二十二條第二款為：

新穎性，是指該發(fā)明或者實用新型不屬于現(xiàn)有技術；也沒有任何單位或者個人就同樣的發(fā)明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。

《專利法》第二十九條為：

申請人自發(fā)明或者實用新型在外國第一次提出專利申請之日起十二個月內(nèi)，或者自外觀設計在外國第一次提出專利申請之日起六個月內(nèi)，又在中國就相同主題提出專利申請的，依照該外國同中國簽訂的協(xié)議或者共同參加的國際條約，或者依照相互承認優(yōu)先權的原則，可以享有優(yōu)先權。

申請人自發(fā)明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個月內(nèi)，又向國務院專利行政部門就相同主題提出專利申請的，可以享有優(yōu)先權。

可以看到，上述三條相關規(guī)定雖然是分別針對重復授權、新穎性與優(yōu)先權三個不同的問題，但是因為表述上有些類似，有時候確實不好區(qū)分。筆者基于三者的當前及歷史定義對其進行了研究。

關于“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”

《專利審查指南》中第167頁有關《專利法》第九條中對同樣的發(fā)明創(chuàng)造的處理的解釋為：“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”是指兩件或兩件以上申請（專利）中存在的保護范圍相同的權利要求。判斷原則中規(guī)定：兩件專利申請或?qū)＠f明書的內(nèi)容相同，但其權利要求保護范圍不同的，應當認為所要求保護的發(fā)明創(chuàng)造不同。

因此，在實際適用中，應該是通過對比當前專利申請的權利要求書與在先申請（專利）的權利要求書，以進行是否重復授權的判斷。如果二者權利要求不相同，則不構成同樣的發(fā)明創(chuàng)造。

關于“同樣的發(fā)明或者實用新型”

《專利審查指南》中第156至157頁有關新穎性的審查原則、審查基準中規(guī)定：被審查的專利申請與對比文件的相關內(nèi)容相比，如果其技術領域、所解決的技術問題、技術方案、預期效果實質(zhì)上相同，則認為兩者為同樣的發(fā)明或者實用新型。專利申請與對比文件單獨對比，如果屬于同樣的發(fā)明或者實用新型，申請則缺乏新穎性。

需要指出的是，由于“同樣的發(fā)明或者實用新型”和“相同主題”的專利申請是存在一定程度定義重合的，過往很多人也是當成同一個概念在使用。確實，在2001年版的《審查指南》中，對二者的定義也是幾乎相同的。但需要注意的是，判斷新穎性還有上下位概念和數(shù)值范圍重合等考量因素，而判斷優(yōu)先權則是沒有這些因素的。所以在2006年版的《專利審查指南》中將“……相同”的表述修改為了“……實質(zhì)上相同”的表述，以示區(qū)別，并將這一表述沿用至今。

因此，在實際適用中，需要通過對比當前專利申請的權利要求書和對比文件的全文的技術內(nèi)容是否實質(zhì)上相同，以判斷對比文件是否可以構成用于評價當前專利申請新穎性的抵觸申請。其中需要考量的因素還包括：是否可以直接地、毫無疑義地確定技術內(nèi)容，是否具有上下位概念的采用，是否采用慣用手段的直接置換，以及是否有數(shù)值范圍重合等情況。

關于“相同主題”

《專利審查指南》中第162頁有關優(yōu)先權的規(guī)定中對相同主題申請的定義為：《專利法》第二十九條所述的相同主題的發(fā)明或?qū)嵱眯滦?，是指技術領域、所解決的技術問題、技術方案、預期效果相同的發(fā)明或?qū)嵱眯滦汀５珣⒁膺@里所謂的相同，并不意味在文字記載或者敘述方式上完全一致。

通過上述對“同樣的發(fā)明或者實用新型”與“相同主題”間區(qū)別的介紹，可以看到，用于判斷優(yōu)先權的“相同主題”的標準相較更容易一些。

因此，在實際適用中，可通過對比在后申請的權利要求書與在先申請的說明書全文來判斷在后申請是否可以享有優(yōu)先權。

最后，通過下表進行對上述三處術語的總結。

可見，“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”、“同樣的發(fā)明或者實用新型”和“相同主題”三個概念并不完全相同，具體適用時雖然都要考慮技術領域、技術問題、技術方案和技術效果四個方面，但審查的角度、基準不盡相同，不能簡單地將三者看成是一個意思。

相信大家在準確理解了上述三處術語的相應區(qū)別及適用后，在進行客戶咨詢、撰寫申請文件及答復審查意見時，都能更準確地拿捏相關法條。

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作者：徐蘇明  付倩   專利代理人

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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