從法國(guó)知名童嬰品牌Sophie長(zhǎng)頸鹿一案，看外觀設(shè)計(jì)的仿冒行為特征

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作者：BENQUET，Sylvette 圖盧茲商標(biāo)部負(fù)責(zé)人

譯者：宋昕哲 法國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)法博士 IPSIDE研究員

供稿：歐洲IPSIDE知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)所

原標(biāo)題：從法國(guó)知名童嬰品牌Sophie長(zhǎng)頸鹿一案看外觀設(shè)計(jì)的仿冒行為特征

案例導(dǎo)入

判決：鑒于多處相似判定構(gòu)成仿冒行為

巴黎上訴法院，第四庭，2000年7月30日，Sté Hasbro France 訴 Sté Vulli。

“誠(chéng)然，為了讓人聯(lián)想到長(zhǎng)頸鹿，所有長(zhǎng)頸鹿玩具必然有一個(gè)長(zhǎng)脖子，四條腿，一戳鬃毛，一根尾巴，一個(gè)腦袋，腦袋上還長(zhǎng)著兩只耳朵和兩只小角。然而，本案受指控的玩具不僅再現(xiàn)了上述長(zhǎng)頸鹿的尋常特點(diǎn)，還復(fù)制了Sophie長(zhǎng)頸鹿玩具特有的特點(diǎn)”。

“正如一審法院所指出的那樣，將兩個(gè)玩具觀察對(duì)比不難發(fā)現(xiàn)（爭(zhēng)議）Hasbro長(zhǎng)頸鹿玩具有一個(gè)龐大的腦袋（相較于軀體其它部分），明顯地呈橢圓形，長(zhǎng)著鼓起的臉頰。有一張微開的凸起的嘴，讓動(dòng)物看起來有喜悅的神情。玩具的四條腿與軀體其它部分幾乎在同一平面，放置成一個(gè)現(xiàn)實(shí)中無法擺出的姿勢(shì)。此外，不難看出該長(zhǎng)頸鹿玩具腦袋與身體垂直，背上長(zhǎng)著細(xì)長(zhǎng)的鬃毛，尾巴順著左后腿垂下。最后，可以觀察到，爭(zhēng)議長(zhǎng)頸鹿玩具的腿較之身體其它部分相對(duì)較短”。

“縱然存在幾處細(xì)節(jié)差異，比如眼睛形狀，耳朵形狀以及顏色選擇等。但這些細(xì)節(jié)差異不足以讓兩個(gè)外觀設(shè)計(jì)之間的相似處消失，而相似處讓這兩個(gè)設(shè)計(jì)擁有相同的整體外觀。鑒于此，一審法院的判決應(yīng)當(dāng)被維持，原由 MB France公司現(xiàn)由Hasbro公司投放市場(chǎng)的長(zhǎng)頸鹿玩具系屬Sophie長(zhǎng)頸鹿的仿冒產(chǎn)品?！?br/>

定義

1、仿冒行為

仿冒行為的判定：判例法所確立的原則是，仿冒行為應(yīng)根據(jù)相似處來判定，而不應(yīng)根據(jù)差異點(diǎn)來判定。

仿冒行為，即任何侵害知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利人權(quán)利的行為，不管仿冒者獲得的收益，也無論所使用的手段（比如，一個(gè)家具受知識(shí)產(chǎn)權(quán)法保護(hù)，未經(jīng)許可傳播其照片可構(gòu)成仿冒行為）。

巴黎上訴法院在2005年6月29日的一份判決中指出，“當(dāng)兩個(gè)外觀設(shè)計(jì)之間的相似處占主要地位，二者差異點(diǎn)不能消除二者產(chǎn)生的同樣的整體視覺效果，因此有可能導(dǎo)致普通消費(fèi)者在一般注意力的條件下發(fā)生對(duì)來源發(fā)生錯(cuò)誤認(rèn)知，這種情況下構(gòu)成仿冒行為?！?br/>

2、相關(guān)概念：寄生行為

“（寄生行為是指）一個(gè)市場(chǎng)主體緊隨另一主體其后悄然介入的所有行為，企圖不花費(fèi)任何成本利用后者的投入與技術(shù)訣竅?！保ǚ▏?guó)最高法院，1999年1月26日）

（寄生行為的構(gòu)成）需證實(shí)，受寄生的企業(yè)作了大量智力、資金投入，或者該企業(yè)由于歷史或耗資巨大的廣告宣傳活動(dòng)等原因享有聲譽(yù)。該企業(yè)應(yīng)當(dāng)證明它具有特殊經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

寄生行為的構(gòu)成要件包含受寄生企業(yè)所遭受的損失。如果寄生企業(yè)與受寄生企業(yè)之間存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，后者在訴訟中可以客戶流失、營(yíng)業(yè)額下降為理由，理由可以是現(xiàn)實(shí)的，也可以是潛在的。客戶流失的原因在于，前者（寄生企業(yè)）以更低的價(jià)格出售商品，因?yàn)樗?jié)省了一些成本（沒有花費(fèi)資金用于研究，它僅模仿復(fù)制；沒有廣告投入）。如果前者的商品與后者商品質(zhì)量類似，后者（受寄生企業(yè)）則會(huì)丟失營(yíng)業(yè)額。

如果不存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，訴訟中受寄生的企業(yè)可將企業(yè)形象平庸化、產(chǎn)品形象平庸化或品牌形象損失作為理由。寄生行為企圖實(shí)現(xiàn)也必將導(dǎo)致價(jià)值轉(zhuǎn)移、形象濫用甚至創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。

受寄生的企業(yè)應(yīng)當(dāng)證明存在客戶被挖走的現(xiàn)象，也就是說混淆的可能性，或者證明它的產(chǎn)品被平庸化、貶值了。

仿冒者的反擊：外觀設(shè)計(jì)無效抗辯

1、以缺乏新穎性或獨(dú)特性為理由請(qǐng)求宣告外觀設(shè)計(jì)無效

在涉及仿冒行為的訴訟中，外觀設(shè)計(jì)本身無效通常成為被告（仿冒者）的一個(gè)抗辯主張，理由通常是外觀設(shè)計(jì)缺乏新穎性或獨(dú)特性。為使無效抗辯理由成立，被告須證明訴爭(zhēng)外觀設(shè)計(jì)與申請(qǐng)日（申請(qǐng)優(yōu)先權(quán)時(shí)指優(yōu)先權(quán)日）前公開的在先設(shè)計(jì)“相同”或產(chǎn)生相似的整體印象。

根據(jù)歐盟判例法，判斷訴爭(zhēng)外觀設(shè)計(jì)是否具有新穎性或獨(dú)特性，應(yīng)將訴爭(zhēng)設(shè)計(jì)與一個(gè)或多個(gè)的在先設(shè)計(jì)單獨(dú)比較，而不是與多個(gè)在先設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)特征的結(jié)合比較。單獨(dú)比較是指，例如有三個(gè)在先設(shè)計(jì)（A、B和C），應(yīng)將訴爭(zhēng)設(shè)計(jì)與在先設(shè)計(jì)A、B與C分別比較，審查是否相同或是否產(chǎn)生相同的整體印象。結(jié)合比較是指，將先前設(shè)計(jì)A、B與C某些特征結(jié)合在一起（如條文、線條或顏色的組合），再與訴爭(zhēng)設(shè)計(jì)比較。（歐盟法院2014年6月19日判決；歐盟普通法院2010年6月22日判決）

在上述例子中我們可以推斷，一個(gè)將A、B與C某些特征結(jié)合在一起的新設(shè)計(jì)也可作為歐盟外觀設(shè)計(jì)受到保護(hù)，只要該結(jié)合作為一個(gè)整體滿足新穎性與獨(dú)特性要求。

2、新穎性的判斷

判斷爭(zhēng)議外觀設(shè)計(jì)與先前設(shè)計(jì)是否“相同”，重要基準(zhǔn)是先前設(shè)計(jì)是否已包含了組成爭(zhēng)議設(shè)計(jì)的所有元素。如果完全包含，二者則應(yīng)被判定為“相同”。因此，比較范疇可限定在爭(zhēng)議設(shè)計(jì)的元素或特征。先前設(shè)計(jì)是否包含額外元素或特征，這個(gè)問題并不重要。如果一個(gè)爭(zhēng)議外觀設(shè)計(jì)所有特征已被一個(gè)更復(fù)雜的先前設(shè)計(jì)完全囊括，爭(zhēng)議設(shè)計(jì)不能被認(rèn)定為具有新穎性的。（歐盟知識(shí)產(chǎn)權(quán)局2011年10月25日決定）

但是，爭(zhēng)議設(shè)計(jì)如果包含先前設(shè)計(jì)不具備的額外特征或不相似特征，則可被認(rèn)定為是新穎的，除非這些額外或不相似特征太微不足道以至于不能被察覺。

-一個(gè)“微不足道的特征”的例子是，較之先前設(shè)計(jì)，爭(zhēng)議設(shè)計(jì)在色調(diào)搭配上稍有變化。（歐盟知識(shí)產(chǎn)權(quán)局2009年7月28日決定）

-“微不足道細(xì)節(jié)”的另一個(gè)例子，其中一個(gè)外觀設(shè)計(jì)額外有一個(gè)很小的識(shí)別性標(biāo)識(shí)。該標(biāo)識(shí)將不會(huì)被視為影響新穎性判斷的額外特征。（歐盟知識(shí)產(chǎn)權(quán)局2006年11月8日決定）

爭(zhēng)議外觀設(shè)計(jì)n°5260-0001|在先外觀設(shè)計(jì)（虛構(gòu)例子）

3、獨(dú)特性的判斷

“具有獨(dú)特性”，是指對(duì)于一個(gè)“知情的使用者”而言，一個(gè)外觀設(shè)計(jì)得到的整體印象與申請(qǐng)日以前（申請(qǐng)優(yōu)先權(quán)時(shí)指優(yōu)先權(quán)日）已經(jīng)公開的設(shè)計(jì)的整體印象不同。（歐盟外觀設(shè)計(jì)條例第6條第1款）

在判斷獨(dú)特性時(shí)，設(shè)計(jì)人在開發(fā)設(shè)計(jì)時(shí)自由發(fā)揮的程度（設(shè)計(jì)空間）應(yīng)當(dāng)予以考慮。（歐盟外觀設(shè)計(jì)條例第6條第2款）

延伸理解：知情的使用者

“知情的使用者”的概念，應(yīng)理解為一個(gè)虛擬人，既不是商標(biāo)法上面講的不必掌握任何專業(yè)知識(shí)的“普通消費(fèi)者”，也不是精通技術(shù)的專家，而是介于二者之間。既然“知情的使用者”不是設(shè)計(jì)人也不是技術(shù)專家，那么他們并不必然知道設(shè)計(jì)特征中哪些是由技術(shù)功能決定的，哪些是為了感官尤其視覺效果的（歐盟普通法院2013年6月22日判決）。即便如此，“知情的使用者”知悉相關(guān)領(lǐng)域現(xiàn)有的不同外觀設(shè)計(jì)，對(duì)這些外觀設(shè)計(jì)一般由什么要素構(gòu)成這一問題有一定程度的認(rèn)知 。由于相關(guān)產(chǎn)品對(duì)“知情的使用者”的利害關(guān)系，他們給予相對(duì)較高的注意力。（歐盟法院2011年10月20日判決；歐盟普通法院2010年6月22日判決）

換句話說，“知情的使用者”既不是設(shè)計(jì)人也不是技術(shù)專家。因此，“知情的使用者”應(yīng)界定為對(duì)相關(guān)領(lǐng)域現(xiàn)有外觀設(shè)計(jì)有一定認(rèn)知的人，但他們不知道哪些設(shè)計(jì)特征是外表層面哪些是功能層面?！爸榈氖褂谜摺奔炔皇峭庥^設(shè)計(jì)產(chǎn)品的生產(chǎn)商也不是銷售商。

理清判斷主體“知情的使用者”后，我們?cè)賮砜础爸榈氖褂谜摺笔侨绾芜M(jìn)行判斷的。

首先，“知情的使用者”按照產(chǎn)品設(shè)計(jì)用途來使用外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)品。有的設(shè)計(jì)特征作用于較小，這是由于產(chǎn)品使用時(shí)這些特征并不顯而易見。（歐盟普通法院2010年6月22日）

其次，審查兩個(gè)外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)生的整體印象時(shí)，“知情的使用者”不太注重同類產(chǎn)品一般都具有的普遍特征、共性特征。他們的注意力集中在隨意特征或不同于一般的不同特征。（歐盟普通法院2010年3月18日；歐盟知識(shí)產(chǎn)權(quán)局2006年11日28日決定）

再次，當(dāng)設(shè)計(jì)空間有限時(shí)（設(shè)計(jì)自由度受功能、成本因素等因素限制），兩個(gè)外觀設(shè)計(jì)之間的相似點(diǎn)對(duì)整體視覺效果并不具有顯著影響。對(duì)于“知情的使用者”而言，設(shè)計(jì)自由度越小，兩個(gè)外觀設(shè)計(jì)之間較小的差別也越有可能足以產(chǎn)生不同的視覺效果。（歐盟普通法院2010年3月18日）

最后，如果目前存在過多其它在先外觀設(shè)計(jì)導(dǎo)致現(xiàn)有技術(shù)飽和，“知情的使用者”會(huì)更加注意外觀設(shè)計(jì)之間微小的差別，從而它們有可能產(chǎn)生不同的整體印象。（歐盟法院2012年11月13日判決）

爭(zhēng)議外觀設(shè)計(jì)n°1512633-0001 |在先外觀設(shè)計(jì) n°52113-0001

法院認(rèn)為，給“知情的使用者”產(chǎn)生的整體印象應(yīng)結(jié)合產(chǎn)品的使用方式來判斷。因此，應(yīng)當(dāng)考慮兩個(gè)外觀設(shè)計(jì)在座椅靠背傾斜度和扶手椅座位上的不同。一個(gè)傾斜的座椅靠背加上一個(gè)座位所能提供的舒適度不同于一個(gè)垂直的靠背加上一個(gè)座位，“知情的使用者”對(duì)座椅的使用因而可能受到影響。（歐盟普通法院2014年2月4日判決）

然而，在另一個(gè)涉及同一在先外觀設(shè)計(jì)（扶手椅）的案子里，法院卻判定爭(zhēng)議外觀設(shè)計(jì)no1512633-0003不具備獨(dú)特性。法院認(rèn)為，爭(zhēng)議外觀設(shè)計(jì)與在先設(shè)計(jì)之間的共同特征（垂直結(jié)構(gòu)，靠背和座位是平的，座位位置在整個(gè)結(jié)構(gòu)的下部），勝過它們之間的區(qū)別，包括爭(zhēng)議外觀設(shè)計(jì)包含的三個(gè)墊子。（歐盟普通法院2014年2月4日判決）

在第二個(gè)涉及扶手椅的案子里，歐盟普通法院支持了歐盟知識(shí)產(chǎn)權(quán)局上訴委員會(huì)的決定（2012年4月27日決定）。歐盟知識(shí)產(chǎn)權(quán)局認(rèn)為，判斷外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)生的整體印象時(shí)，墊子的重要性不及扶手椅的結(jié)構(gòu)。原因在于：墊子不屬于固定結(jié)構(gòu)，它們很容易從主要產(chǎn)品中分離出來；墊子經(jīng)常與座椅分開銷售與購(gòu)買；與座椅價(jià)格相比墊子的價(jià)格相對(duì)更低?！爸榈氖褂谜摺敝粫?huì)將三個(gè)墊子視為可有可無的附屬品。三個(gè)墊子很難被歸為“外觀設(shè)計(jì)的重要部分”。因此，外觀設(shè)計(jì)整體印象應(yīng)取決于扶手椅的結(jié)構(gòu)，而不應(yīng)取決于三個(gè)墊子。我們可以認(rèn)為這三個(gè)墊子屬于次要要素。（歐盟普通法院2014年2月4日判決）

爭(zhēng)議外觀設(shè)計(jì)n°1512633-0003|在先外觀設(shè)計(jì)n°52113- 0001

4、外觀設(shè)計(jì)無效的其它理由

除了缺乏新穎性或獨(dú)創(chuàng)性之外，外觀設(shè)計(jì)條例還規(guī)定了其它駁回理由。其中之一是，如果一個(gè)外觀設(shè)計(jì)“包含了他人識(shí)別性標(biāo)識(shí)（如商標(biāo)、地理標(biāo)志）”，而依據(jù)歐盟法或歐盟成員國(guó)國(guó)內(nèi)法，相關(guān)權(quán)利人可以禁止使用該標(biāo)識(shí)，該外觀設(shè)計(jì)可被宣告無效。（歐盟外觀設(shè)計(jì)條例第25條第1款第e項(xiàng)）

歐盟外觀設(shè)計(jì)條例第25條規(guī)定的“包含了他人識(shí)別性標(biāo)識(shí)”并不要求完全地、一層不變地將他人識(shí)別性標(biāo)識(shí)使用在外觀設(shè)計(jì)上。事實(shí)上，如果爭(zhēng)議外觀設(shè)計(jì)沒有使用標(biāo)識(shí)的一些元素，或者增加了額外元素，同樣可構(gòu)成“包含了他人識(shí)別性標(biāo)識(shí)”，尤其是當(dāng)棄用或增加的元素僅是次要的，或者是不能為相關(guān)公眾察覺的。

滿足條例25條規(guī)定的無效的理由，只需要外觀設(shè)計(jì)包含的標(biāo)識(shí)與他人識(shí)別性標(biāo)識(shí)相似。（歐盟普通法院2010年5月12日判決）

5、部分無效的可能性

被宣告無效的外觀設(shè)計(jì)可以通過修改得以維持（例如刪除不符合保護(hù)條件的設(shè)計(jì)特征，刪除他人的識(shí)別性標(biāo)識(shí)），但前提是修改后的設(shè)計(jì)滿足歐盟外觀設(shè)計(jì)保護(hù)要件。維持申請(qǐng)由權(quán)利人在書面程序截止前提出。維持申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)附上修改后的設(shè)計(jì)。提交的修改后的設(shè)計(jì)，可以包括一個(gè)已刪除部分特征的外觀設(shè)計(jì)的圖示，或一個(gè)用虛線清楚表明部分特征并非申請(qǐng)保護(hù)的對(duì)象的圖示。維持申請(qǐng)還可附上一份權(quán)利人部分放棄聲明書，不超過100字。

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作者：BENQUET，Sylvette 圖盧茲商標(biāo)部負(fù)責(zé)人

譯者：宋昕哲 法國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)法博士 IPSIDE研究員

供稿：歐洲IPSIDE知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)所

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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