相同或近似商標由不同名義申請人持有可能帶來的隱患

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：汪濤品牌環(huán)球檢索有限公司 Trademark Global Search, LLC.

原標題：淺析相同商標由不同主體持有可能帶來的隱患

企業(yè)在發(fā)展過程中往往會使用多個主體名稱，同一時期按照業(yè)務類型、經(jīng)營區(qū)域劃分也可能會成立多家子公司。在國內(nèi)外商標注冊申請過程中，有時會遇到同一件商標或由此衍生的近似商標以集團公司或旗下的不同主體提出注冊申請，在官方審查過程和使用過程中，遭遇不利法律后果的局面。

通常情況，同一商標在不同國家和地區(qū)應當由同一主體所有，反之將會在今后使用、維權(quán)、投資、估值、交易等方面造成種種隱患。本文將列舉實務中常見的幾種情形并嘗試說明企業(yè)重視這一問題的必要性：

情形一：因前后商標所有人名稱和/或地址不一致，出現(xiàn)“烏龍駁回”問題。

“烏龍駁回”也就是常說的“自己駁回自己”，具體表現(xiàn)為兩種情況，一是具有關(guān)聯(lián)性的公司以各自名義申請了在相同或類似商品上的近似商標；例如：“ABC有限責任公司” 是“ABC集團公司”的一家子公司，如果他們先后將近似商標以各自名義分別提出注冊申請，則可能導致“烏龍駁回”情況發(fā)生；另一種情況是，雖然申請主體實質(zhì)上并未變化，但因未及時辦理申請人名稱和/或地址變更而導致“烏龍駁回”。這兩種“烏龍駁回”在海外商標注冊申請中，都比較常見。

一旦出現(xiàn)上述情況，通常靠商標轉(zhuǎn)讓或變更程序就可以解決。然而，真正的困難之處在于，如果一家企業(yè)先后經(jīng)歷過多次名稱變更和并購，則恐怕難以通過正常的變更、轉(zhuǎn)讓途徑解決“烏龍駁回”問題。特別是對于那些需要辦理《委托書》、《轉(zhuǎn)讓協(xié)議》公證和認證的國家，遇到上述情況，解決起來非常繁瑣。例如：A公司變更為A’公司，后被B公司并購，再變更為B’公司。如果現(xiàn)在以B’公司名義申請的新商標與早先A公司注冊的商標在某個國家官方審查中認定為近似商標，由于A和A’公司事實上已不存在，因此幾乎無法通過正常的變更、轉(zhuǎn)讓途徑予以解決。

情形二：因前后商標所有人名稱和/或地址不一致，出現(xiàn)海關(guān)“烏龍扣押”問題。

在海關(guān)備案程序中，由于各個國家/地區(qū)海關(guān)備案登記的商標所有人信息與當?shù)厣虡俗孕畔⒈３忠恢?，假設(shè)某企業(yè)在中國以其A公司名義出口一批貨物到智利，而在智利海關(guān)登記的該商標所有人信息為該企業(yè)旗下的B公司，則可能會在智利海關(guān)執(zhí)法中，無法確認商標權(quán)人，錯誤扣押等意外情況出現(xiàn)。

遇到這種情況，商標權(quán)人需要向海關(guān)執(zhí)法部門說明實際情況并提供相關(guān)證據(jù)。雖然最終得以解決，但這一過程耗時耗力，有時長達數(shù)周。對于一些季節(jié)性產(chǎn)品，例如空調(diào)、農(nóng)產(chǎn)品等，則可能因為海關(guān)執(zhí)法時間耽擱導致商家遭受損失。

在實務中，“烏龍駁回”與“烏龍扣押”的情況并不少見。申請人在提出商標注冊申請和辦理海關(guān)備案時，應當予以特別留意。

情形三：可能會導致官方文件無法送達商標權(quán)人，漏收文件，錯過期限。

一旦商標注冊成功，有的海外官方會將后續(xù)產(chǎn)生的法律程序通知文件直接郵寄給商標權(quán)人，而不是通過申請注冊階段的代理機構(gòu)。如果商標注冊人信息與國內(nèi)實際接收文件的主體信息不一致，會導致無法及時、順利收到官方文件，或錯過官方期限等不利后果。因此，對于商標所有人而言，無論商標注冊申請階段是否委托過國內(nèi)外代理機構(gòu)，都需要確保商標登記的通訊地址可以順利接收信函。

情形四：影響公司上市時間、資產(chǎn)評估效果、并購目標公司的公司價值等。

在盡職調(diào)查過程中，有時會發(fā)現(xiàn)目標公司旗下的海外商標以不同主體名義出現(xiàn)，并且需要在較短時間內(nèi)統(tǒng)一所有人，以便順利完成上市、并購等業(yè)務。為了完成這一目標，商標所有人往往需要綜合運用變更、轉(zhuǎn)讓、更正、撤回、注銷、提交新申請、駁回復審、懸停審查、加快審查等大量法律程序，并且在海外律師樓與官方的全力配合下完成。可想而知，最終實現(xiàn)所有人名義統(tǒng)一，需要何等高昂的代價。這種情況，并非筆者無中生有、主觀臆造，而是曾經(jīng)辦理的真實案例。

情形五：增加維權(quán)成本和維權(quán)風險。

在各類商標爭議案件中，如果同一件商標在不同國家歸屬于不同所有人，則該商標存在欺瞞消費者關(guān)于商品或服務真實來源之嫌，特別是在采購、加工、貿(mào)易、營銷高度全球化的時代。

另外，一旦出現(xiàn)商標侵權(quán)或糾紛，在舉證階段，由于申請人主體名義在各個國家不一致，一些對案件有利的證據(jù)有可能不被采納；而臨時去辦理申請人名義統(tǒng)一工作，會延誤訴訟案件處理速度、乃至錯過法律期限。這種案例，在國內(nèi)企業(yè)海外商標維權(quán)中并不罕見。

綜上所述，無論申請人名義還是地址，一旦出現(xiàn)變化，需要及時向各個國家和地區(qū)的官方予以備案。

筆者認為：對于企業(yè)商標管理人員，應當定期查閱并整理集團公司、海內(nèi)外子公司、關(guān)聯(lián)公司旗下的全部商標檔案，對商標檔案進行梳理和規(guī)劃，及時采取必要法律行動防止上述幾種不利情況發(fā)生。

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作者：汪濤品牌環(huán)球檢索有限公司 Trademark Global Search, LLC.

編輯：IPRdaily趙珍校對：IPRdaily縱橫君

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