相同或近似商標(biāo)由不同名義申請(qǐng)人持有可能帶來的隱患

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作者：汪濤品牌環(huán)球檢索有限公司 Trademark Global Search, LLC.

原標(biāo)題：淺析相同商標(biāo)由不同主體持有可能帶來的隱患

企業(yè)在發(fā)展過程中往往會(huì)使用多個(gè)主體名稱，同一時(shí)期按照業(yè)務(wù)類型、經(jīng)營區(qū)域劃分也可能會(huì)成立多家子公司。在國內(nèi)外商標(biāo)注冊申請(qǐng)過程中，有時(shí)會(huì)遇到同一件商標(biāo)或由此衍生的近似商標(biāo)以集團(tuán)公司或旗下的不同主體提出注冊申請(qǐng)，在官方審查過程和使用過程中，遭遇不利法律后果的局面。

通常情況，同一商標(biāo)在不同國家和地區(qū)應(yīng)當(dāng)由同一主體所有，反之將會(huì)在今后使用、維權(quán)、投資、估值、交易等方面造成種種隱患。本文將列舉實(shí)務(wù)中常見的幾種情形并嘗試說明企業(yè)重視這一問題的必要性：

情形一：因前后商標(biāo)所有人名稱和/或地址不一致，出現(xiàn)“烏龍駁回”問題。

“烏龍駁回”也就是常說的“自己駁回自己”，具體表現(xiàn)為兩種情況，一是具有關(guān)聯(lián)性的公司以各自名義申請(qǐng)了在相同或類似商品上的近似商標(biāo)；例如：“ABC有限責(zé)任公司” 是“ABC集團(tuán)公司”的一家子公司，如果他們先后將近似商標(biāo)以各自名義分別提出注冊申請(qǐng)，則可能導(dǎo)致“烏龍駁回”情況發(fā)生；另一種情況是，雖然申請(qǐng)主體實(shí)質(zhì)上并未變化，但因未及時(shí)辦理申請(qǐng)人名稱和/或地址變更而導(dǎo)致“烏龍駁回”。這兩種“烏龍駁回”在海外商標(biāo)注冊申請(qǐng)中，都比較常見。

一旦出現(xiàn)上述情況，通?？可虡?biāo)轉(zhuǎn)讓或變更程序就可以解決。然而，真正的困難之處在于，如果一家企業(yè)先后經(jīng)歷過多次名稱變更和并購，則恐怕難以通過正常的變更、轉(zhuǎn)讓途徑解決“烏龍駁回”問題。特別是對(duì)于那些需要辦理《委托書》、《轉(zhuǎn)讓協(xié)議》公證和認(rèn)證的國家，遇到上述情況，解決起來非常繁瑣。例如：A公司變更為A’公司，后被B公司并購，再變更為B’公司。如果現(xiàn)在以B’公司名義申請(qǐng)的新商標(biāo)與早先A公司注冊的商標(biāo)在某個(gè)國家官方審查中認(rèn)定為近似商標(biāo)，由于A和A’公司事實(shí)上已不存在，因此幾乎無法通過正常的變更、轉(zhuǎn)讓途徑予以解決。

情形二：因前后商標(biāo)所有人名稱和/或地址不一致，出現(xiàn)海關(guān)“烏龍扣押”問題。

在海關(guān)備案程序中，由于各個(gè)國家/地區(qū)海關(guān)備案登記的商標(biāo)所有人信息與當(dāng)?shù)厣虡?biāo)注冊信息保持一致，假設(shè)某企業(yè)在中國以其A公司名義出口一批貨物到智利，而在智利海關(guān)登記的該商標(biāo)所有人信息為該企業(yè)旗下的B公司，則可能會(huì)在智利海關(guān)執(zhí)法中，無法確認(rèn)商標(biāo)權(quán)人，錯(cuò)誤扣押等意外情況出現(xiàn)。

遇到這種情況，商標(biāo)權(quán)人需要向海關(guān)執(zhí)法部門說明實(shí)際情況并提供相關(guān)證據(jù)。雖然最終得以解決，但這一過程耗時(shí)耗力，有時(shí)長達(dá)數(shù)周。對(duì)于一些季節(jié)性產(chǎn)品，例如空調(diào)、農(nóng)產(chǎn)品等，則可能因?yàn)楹ｊP(guān)執(zhí)法時(shí)間耽擱導(dǎo)致商家遭受損失。

在實(shí)務(wù)中，“烏龍駁回”與“烏龍扣押”的情況并不少見。申請(qǐng)人在提出商標(biāo)注冊申請(qǐng)和辦理海關(guān)備案時(shí)，應(yīng)當(dāng)予以特別留意。

情形三：可能會(huì)導(dǎo)致官方文件無法送達(dá)商標(biāo)權(quán)人，漏收文件，錯(cuò)過期限。

一旦商標(biāo)注冊成功，有的海外官方會(huì)將后續(xù)產(chǎn)生的法律程序通知文件直接郵寄給商標(biāo)權(quán)人，而不是通過申請(qǐng)注冊階段的代理機(jī)構(gòu)。如果商標(biāo)注冊人信息與國內(nèi)實(shí)際接收文件的主體信息不一致，會(huì)導(dǎo)致無法及時(shí)、順利收到官方文件，或錯(cuò)過官方期限等不利后果。因此，對(duì)于商標(biāo)所有人而言，無論商標(biāo)注冊申請(qǐng)階段是否委托過國內(nèi)外代理機(jī)構(gòu)，都需要確保商標(biāo)登記的通訊地址可以順利接收信函。

情形四：影響公司上市時(shí)間、資產(chǎn)評(píng)估效果、并購目標(biāo)公司的公司價(jià)值等。

在盡職調(diào)查過程中，有時(shí)會(huì)發(fā)現(xiàn)目標(biāo)公司旗下的海外商標(biāo)以不同主體名義出現(xiàn)，并且需要在較短時(shí)間內(nèi)統(tǒng)一所有人，以便順利完成上市、并購等業(yè)務(wù)。為了完成這一目標(biāo)，商標(biāo)所有人往往需要綜合運(yùn)用變更、轉(zhuǎn)讓、更正、撤回、注銷、提交新申請(qǐng)、駁回復(fù)審、懸停審查、加快審查等大量法律程序，并且在海外律師樓與官方的全力配合下完成。可想而知，最終實(shí)現(xiàn)所有人名義統(tǒng)一，需要何等高昂的代價(jià)。這種情況，并非筆者無中生有、主觀臆造，而是曾經(jīng)辦理的真實(shí)案例。

情形五：增加維權(quán)成本和維權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。

在各類商標(biāo)爭議案件中，如果同一件商標(biāo)在不同國家歸屬于不同所有人，則該商標(biāo)存在欺瞞消費(fèi)者關(guān)于商品或服務(wù)真實(shí)來源之嫌，特別是在采購、加工、貿(mào)易、營銷高度全球化的時(shí)代。

另外，一旦出現(xiàn)商標(biāo)侵權(quán)或糾紛，在舉證階段，由于申請(qǐng)人主體名義在各個(gè)國家不一致，一些對(duì)案件有利的證據(jù)有可能不被采納；而臨時(shí)去辦理申請(qǐng)人名義統(tǒng)一工作，會(huì)延誤訴訟案件處理速度、乃至錯(cuò)過法律期限。這種案例，在國內(nèi)企業(yè)海外商標(biāo)維權(quán)中并不罕見。

綜上所述，無論申請(qǐng)人名義還是地址，一旦出現(xiàn)變化，需要及時(shí)向各個(gè)國家和地區(qū)的官方予以備案。

筆者認(rèn)為：對(duì)于企業(yè)商標(biāo)管理人員，應(yīng)當(dāng)定期查閱并整理集團(tuán)公司、海內(nèi)外子公司、關(guān)聯(lián)公司旗下的全部商標(biāo)檔案，對(duì)商標(biāo)檔案進(jìn)行梳理和規(guī)劃，及時(shí)采取必要法律行動(dòng)防止上述幾種不利情況發(fā)生。

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編輯：IPRdaily趙珍校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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