新商標(biāo)法“不以使用為目的的惡意注冊(cè)”，該如何準(zhǔn)確界定？

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作者：區(qū)道明

原標(biāo)題：“不以使用為目的的惡意注冊(cè)”的爭(zhēng)議

2019年4月23日，第十三屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十次會(huì)議通過關(guān)于修改《中華人民共和國商標(biāo)法》的決定，修改條款自2019年11月1日起施行。

其中，第四條增加內(nèi)容：“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)予以駁回?！?/p>

這一條款的修改引起廣泛的爭(zhēng)議：如何認(rèn)定“以使用為目的”以及“惡意”這兩個(gè)主觀條件？以預(yù)防為目的申請(qǐng)的防御商標(biāo)是否屬于“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)”？

 
一 “不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)”的認(rèn)定思路

對(duì)于這一爭(zhēng)議，筆者認(rèn)為需要從以下三個(gè)維度展開分析。

1.“使用”的概念

從字面意思上，防御、囤積、轉(zhuǎn)讓等都是使用商標(biāo)進(jìn)行的行為，似乎都可稱作廣義上的“使用”。那么，防御、囤積、轉(zhuǎn)讓等是否屬于商標(biāo)使用行為？

商標(biāo)法第48條規(guī)定，“本法所稱商標(biāo)的使用，是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告上宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中，用于識(shí)別商品來源的行為”。因此，首先需要明確的是，商標(biāo)使用的核心功能是識(shí)別商品來源，上述防御、囤積、轉(zhuǎn)讓等不屬于商標(biāo)法意義上的使用。

2. “不以使用為目的”的認(rèn)定

既然防御商標(biāo)和囤積商標(biāo)均不屬于商標(biāo)使用，那么以防御商標(biāo)和囤積商標(biāo)為目的進(jìn)行商標(biāo)注冊(cè)，自然均屬于“不以使用為目的”。在本次商標(biāo)法修訂草案的最初版本中，第四條新增規(guī)定的表述為：“不以使用為目的的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)予以駁回”，并無“惡意”的限定，因此，按此邏輯對(duì)防御商標(biāo)必然造成誤傷。經(jīng)全國人大憲法和法律委員會(huì)研究，在最終版本中增加了“惡意”的限定。

但依然存在的問題是：“不以使用為目的”是一個(gè)動(dòng)態(tài)的主觀條件，該如何準(zhǔn)確認(rèn)定？在實(shí)踐中，申請(qǐng)人可能在注冊(cè)時(shí)不具有商標(biāo)使用的目的，而在將來具有，例如目前流行的大企業(yè)的跨界發(fā)展，在跨界之前可能就不具有商標(biāo)使用的目的。

3. “惡意”的認(rèn)定

增加了“惡意”的限定，意指將不以使用為目的再劃分為善意和惡意的，其中，防御商標(biāo)屬于善意的不以使用為目的，而囤積、搶注商標(biāo)等行為屬于惡意的不以使用為目的。同樣的，問題在于：作為主觀條件的善意與惡意如何界定？法律的生命力在于實(shí)施，新商標(biāo)法第四條的適用亟待進(jìn)一步統(tǒng)一且明確的解釋。

實(shí)際上，生活中也有耳熟能詳?shù)囊痪湓挘骸安灰越Y(jié)婚為目的的戀愛都是耍流氓”。這句話的邏輯與新法條頗為相似，如何判斷一個(gè)男生是否以結(jié)婚為目的大概僅僅是一個(gè)自由心證的問題，目的可能隨時(shí)間變化，且真正懷揣惡意的又總有無數(shù)種辦法在行為上假裝表現(xiàn)為善意。

 
二 知識(shí)產(chǎn)權(quán)中的“惡意”現(xiàn)象

商標(biāo)是知識(shí)產(chǎn)權(quán)的一種，站在知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系的角度或有助于對(duì)此問題進(jìn)一步分析。

1.各有各的Troll

有人將惡意囤積、搶注商標(biāo)的行為稱作Trademark Troll（商標(biāo)流氓），Troll的說法最早源自1993年美國將以惡意起訴為盈利模式的NPE（非專利實(shí)施主體）稱作Patent Troll。同樣的，著作權(quán)領(lǐng)域也有Copyright Troll，比如最近熱議的視覺中國事件。

由此可見，“惡意”現(xiàn)象并非商標(biāo)領(lǐng)域所特有，“惡意”的認(rèn)定在專利和著作權(quán)領(lǐng)域亦是爭(zhēng)議頗多的問題。2018年7月上海破獲首例在企業(yè)IPO過程中囤積數(shù)百專利的NPE以知識(shí)產(chǎn)權(quán)惡意訴訟為手段進(jìn)行敲詐勒索的刑事案件，引發(fā)了對(duì)NPE的惡意如何認(rèn)定以及NPE的法律適用的熱議。

2. 商標(biāo)與專利的非正常申請(qǐng)可相互借鑒嗎

商標(biāo)法和專利法中均沒有非正常申請(qǐng)的概念，商標(biāo)的非正常申請(qǐng)概念源自2019年2月12日發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)行為的若干規(guī)定（征求意見稿）》，短時(shí)間內(nèi)大量申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)明顯超過合理限度，申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)缺乏真實(shí)使用意圖等視為非正常申請(qǐng)。專利的非正常申請(qǐng)概念源自2007年10月1日起施行的《關(guān)于規(guī)范專利申請(qǐng)行為的若干規(guī)定》，同一單位或者個(gè)人提交多件內(nèi)容明顯相同的專利申請(qǐng)，明顯抄襲現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計(jì)的專利申請(qǐng)等視為非正常申請(qǐng)。

與可能對(duì)防御商標(biāo)造成誤傷類似，對(duì)非正常專利申請(qǐng)的打擊也存在對(duì)專利布局造成誤傷的可能。在專利申請(qǐng)中，為形成嚴(yán)密有效的專利保護(hù)網(wǎng)，往往需要將實(shí)現(xiàn)某一技術(shù)目標(biāo)之所有技術(shù)解決方案和規(guī)避設(shè)計(jì)方案全部申請(qǐng)專利，可謂“寧可錯(cuò)置一千，不可漏過一件”，又或圍繞競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的基礎(chǔ)性專利申請(qǐng)大量外圍專利，以遏制對(duì)手基礎(chǔ)性專利的拓展。這些常用的專利布局方法與一些非正常申請(qǐng)的表現(xiàn)相似，可能因此招致誤傷。

專利的非正常申請(qǐng)的成因在于滿足申報(bào)需求、騙取政府資助等，商標(biāo)的非正常申請(qǐng)成因在于搶占他人或公共資源以獲得經(jīng)濟(jì)利益的市場(chǎng)誘因，二者的成因完全不同，但均面臨著正常申請(qǐng)被誤傷的危險(xiǎn)。于知識(shí)產(chǎn)權(quán)法體系而言，是打上一塊補(bǔ)丁，又出現(xiàn)了新的漏洞。若正常的智力成果無法得到有效保護(hù)，將有悖知識(shí)產(chǎn)權(quán)法的立法原意。

三 從源頭上遏制惡意注冊(cè)

避免不停地打補(bǔ)丁，從源頭上遏制商標(biāo)惡意搶注，維護(hù)商標(biāo)實(shí)際使用人的合法權(quán)益，英美法系的基于使用的商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)制度或值得借鑒。

美國的商標(biāo)注冊(cè)實(shí)行“在先使用”原則，必須先有貿(mào)易和商標(biāo)的實(shí)際使用，才能獲得商標(biāo)的法律保護(hù)。在“在先使用”原則的基礎(chǔ)上，商標(biāo)可以注冊(cè)，也可以不注冊(cè)。不注冊(cè)商標(biāo)只要處于使用狀態(tài)也可獲得法律保護(hù)：當(dāng)因?yàn)槭艿角謾?quán)而提起訴訟時(shí)，必須提供使用在先的證據(jù)。而商標(biāo)的注冊(cè)表明了商標(biāo)注冊(cè)者特殊的權(quán)利，注冊(cè)5年后該商標(biāo)就不允許其他相同商標(biāo)的使用者提出各種爭(zhēng)議。此外，商標(biāo)注冊(cè)的所有權(quán)人有權(quán)追究商標(biāo)冒用者法律責(zé)任，并要求經(jīng)濟(jì)賠償。如果公司或者個(gè)人的商標(biāo)未經(jīng)注冊(cè)，商標(biāo)的在先使用者只能向法院要求停止商標(biāo)侵權(quán)者的使用行為，而不能獲得相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償。

我國現(xiàn)行的新商標(biāo)法，符合當(dāng)下國情的需要，對(duì)惡意注冊(cè)行為進(jìn)行有力遏制。展望未來，進(jìn)一步借鑒英美法系的基于使用的商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)制度有助于從源頭上有效打擊惡意注冊(cè)行為，保護(hù)在先權(quán)利人合法權(quán)利，同時(shí)也能夠有效避免行政、司法資源的浪費(fèi)。

相信隨著我國科技文化創(chuàng)新水平的提高，法制化進(jìn)程的推進(jìn)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)法體系以及知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)下的營商環(huán)境將不斷完善。

 
最后，正如前文所舉生活中的小例子，再完美的法律，大概都無法準(zhǔn)確認(rèn)定及規(guī)制感情上的流氓。而誠實(shí)信用原則，既是一項(xiàng)民法的基本原則，也是一項(xiàng)道德的基本原則，更美好的世界，需要多點(diǎn)真誠，少點(diǎn)套路。作為知識(shí)產(chǎn)權(quán)從業(yè)者，堅(jiān)持高質(zhì)量服務(wù)，維護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)環(huán)境，促進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，是我們的初衷和使命。路漫漫其修遠(yuǎn)兮，吾將上下而求索。愿，不忘初心，方得始終。

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作者：區(qū)道明

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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