由江鈴外觀設計專利無效案探析實踐中對外觀設計“明顯區(qū)別”的判斷

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作者：聶慧荃 隆天知識產權合伙人、總經(jīng)理助理、質檢部經(jīng)理、資深專利代理師

原標題：由江鈴外觀設計專利無效案探析實踐中對外觀設計“明顯區(qū)別”的判斷

路虎訴江鈴不正當競爭案在北京市朝陽法院一審勝訴的消息再次引爆汽車產業(yè)圈和知產界，針對 “陸豐X7”對于“路虎攬勝極光”是借鑒還是抄襲雙方仍各執(zhí)一詞，這是兩車企13年知產情仇的休止，還是新麓戰(zhàn)的開端，大家仍拭目以待。該一審判決是在捷豹路虎有限公司（“路虎公司”）和江鈴控股有限公司（“江鈴公司”）各自擁有的汽車外觀設計專利均被無效的情況下，依據(jù)反不正當競爭法的規(guī)定，認定江鈴“陸豐X7”汽車外觀采用了路虎“攬勝極光”車型所特有的下壓式車頂、懸浮式車頂、上揚的特征線條、蚌殼式發(fā)動機蓋、整車輪廓造型五大獨特裝潢設計，構成了擅自使用與他人有一定影響的商品裝潢相同或近似的標識的不正當競爭行為，引起了市場混淆。對案件走向產生至關重要影響的江鈴公司外觀設計專利無效案，也隨之再次回歸大眾視野，引起業(yè)界的廣泛關注。

江鈴公司專利號為201330528226.5、名稱為“越野車（陸風E32車型）”的外觀設計專利于2014年4月23日授權公告。同年7月25日，路虎公司針對該外觀設計專利提出無效宣告請求，2015年8月3日再被麥戈文提出無效宣告請求。專利復審委員會以該涉案專利與對比設計在整體視覺效果上沒有明顯區(qū)別為由做出第29146號無效宣告請求審查決定，宣告涉案專利權全部無效；在北京知識產權法院，該無效決定被（2016）京73行初4497號行政判決撤銷；而北京市高級人民法院在接到上訴后，又做出（2018）京行終4169號行政判決書，判決撤銷一審判決。

從被提起無效到二審判決出臺，該外觀設計專利權無效案歷時4年多，案情錯綜復雜，一波三折，在業(yè)界產生巨大影響，該案的二審判決更是入選最高人民法院2019年4月17日發(fā)布的2018年中國法院知識產權司法保護十大案件。

從外觀設計“明顯區(qū)別”判斷方面來看，江鈴公司的該外觀設計專利無效行政糾紛案，對于如何適用“整體觀察、綜合判斷”原則來判定外觀設計專利與對比設計是否具有明顯區(qū)別，具有重要的指導意義。下文中，將結合該案的無效決定、一審判決和二審判決，來剖析關于外觀設計“明顯區(qū)別”判斷實踐中存在的問題和需要考慮的因素。

一 司法實踐中外觀設計“明顯區(qū)別”判斷的一般考慮因素

專利法第23條第2款規(guī)定：授予專利權的外觀設計與現(xiàn)有設計或者現(xiàn)有設計特征的組合相比，應當具有明顯區(qū)別。

對于外觀設計專利而言，“明顯區(qū)別”的判斷主要涉及兩種情況，即：與現(xiàn)有設計單獨對比和與現(xiàn)有設計特征組合對比。至于判斷方法和判斷原則，實踐中普遍認為應當基于外觀設計專利產品的一般消費者的知識水平和認知能力，對外觀設計專利與現(xiàn)有設計的整體視覺效果進行整體觀察和綜合判斷；也就是，判斷時應以一般消費者為判斷主體，以現(xiàn)有設計狀況為客觀參照系，綜合考慮影響產品外觀設計整體視覺效果的所有因素，例如：慣常設計、局部細微差別、使用時是否屬于易見部位、功能性設計特征、設計空間、創(chuàng)新性設計特征等。

判斷外觀設計專利相對于現(xiàn)有設計或者現(xiàn)有設計特征組合是否具有明顯區(qū)別是實踐中的重點與難點，而對視覺效果影響程度的評判又是判斷是否具有明顯區(qū)別的核心要件。如何準確適用“整體觀察、綜合判斷”原則來進行“明顯區(qū)別”的判斷，特別是判斷具體設計特征對整體視覺效果的影響，始終是大家研究和爭議的焦點。

二 無效宣告請求審查決定觀點

在關于江鈴公司該外觀設計專利的無效宣告請求審查決定中，專利復審委員會以涉案專利與對比設計在整體視覺效果上沒有明顯區(qū)別為由宣告涉案專利權全部無效。

該涉案專利與對比設計的主要視圖如下：

在是否具有明顯區(qū)別的判斷方法上，無效決定沿循了如下判斷步驟：確定涉案專利與對比設計的相同點和不同點；確定一般消費者的知識水平和認知能力，明確汽車領域的一般消費者應當具有的常識性知識；確定設計空間的大小及現(xiàn)有設計的狀況；是屬于慣常設計還是屬于獨特設計特征；權衡相同點或不同點對于整體視覺效果的影響。

無效決定中指出：依據(jù)一般消費者的知識水平和認知能力，綜合考慮本案中涉案專利與對比設計的相同點和不同點在汽車設計中的先后、難易、現(xiàn)有設計中出現(xiàn)的概率、是否容易被關注、所占據(jù)的體量比例或面積大小等因素，二者的相同點對整體視覺效果更有顯著影響，而不同點屬于局部細節(jié)設計，且多數(shù)區(qū)別特征是現(xiàn)有設計或現(xiàn)有設計中已經(jīng)給出了設計手法，從而不同點對整體視覺效果的影響較小。從整體上觀察，二者的相同點決定了二者具有基本相同的車身立體形狀和設計風格，主要包括為對比設計所示的懸浮式車頂設計、相同的車身比例、側面腰線和裙線等線條凸顯硬朗的線條風格、前臉車燈和格柵的一體化設計同貝殼形發(fā)動機罩相結合、后臉車燈線條同前臉車燈線條相呼應、倒凸字形的后背門與車燈的直線條分割等，由此導致二者在整體視覺效果上沒有明顯區(qū)別。

三 一審判決觀點

針對該無效宣告請求審查決定，江鈴公司向北京知識產權法院提起行政訴訟。北京知識產權法院經(jīng)過審理，認定涉案專利與對比設計的不同設計特征組合后形成的視覺差異對SUV類型汽車的整體外觀產生了顯著的影響，故涉案專利與對比設計具有明顯區(qū)別，從而做出了撤銷無效宣告請求審查決定的一審判決。

在一審判決中，雖然認同該無效決定關于本專利與被比設計是否具有明顯區(qū)別的判斷方法和判斷原則，也認同無效決定關于二者相同點和不同點的認定結論，但在相同點和不同點對整體視覺效果的影響上，一審判決最終得出了截然相反的結論。一審判決指出：雖然本專利與對比設計車身比例基本相同，側面主要線條的位置、立柱的傾斜角度、車窗的外輪廓及分割的比例基本相同，前后面車身的外輪廓及主要部件的相互位置關系亦基本相同，但本專利與對比設計在前車燈、進氣格柵、細長進氣口、霧燈、貫通槽、輔助進氣口、倒U形護板、后車燈、裝飾板、車牌區(qū)域及棱邊等部位存在不同的設計特征，其組合后形成的視覺差異對SUV類型汽車的整體外觀產生了顯著的影響，足以使一般消費者將本專利與對比設計的整體視覺效果相區(qū)分。

換而言之，一審判決認為，相比于涉案外觀設計專利與對比設計的相同點，涉案外觀設計專利相對于對比設計的不同點對于本專利與對比設計的整體視覺效果更具有顯著影響，故本專利與對比設計具有明顯區(qū)別。

四 二審判決觀點

在北京市高級人民法院做出的二審判決中，對如何界定一般消費者的知識水平和認知能力、如何確定設計空間對于外觀設計專利與對比設計是否具有明顯區(qū)別判斷的影響、繼而如何適用“整體觀察、綜合判斷”方法來確定是否具有明顯區(qū)別給出了詳細闡述，最終做出了涉案外觀設計專利與對比設計不具有明顯區(qū)別的結論。

首先，二審判決在關于一般消費者能力水平的認定上與一審判決不同，其認為，“盡管一般消費者的認知能力不是專業(yè)設計師或專家的水平，但至少對涉案專利產品外觀設計常見、常用的設計知識有所了解，并且關注該類產品的發(fā)展”。就本案而言，二審判決更進一步明確了一般消費者能力水平，即：“一般消費者應當知曉該類汽車的產品結構組成、主要部件的功能和設計特點，以及車身三維立體形狀、各組成部分的比例和位置關系以及車身表面裝飾件的形狀、布局等均對整體視覺效果產生不同程度的影響”。

其次，對于車身各個面對整體視覺效果的影響權重，二審判決的觀點與被訴決定不同，其認為：應當根據(jù)涉案專利產品所屬汽車類型的特點，在劃分設計特征以及將涉案專利與對比設計的相應特征進行對比的基礎上，結合設計空間和現(xiàn)有設計狀況，來權衡車身各個面對整體視覺效果的影響權重，而不能僅依據(jù)設計順序、難易程度即當然地斷定汽車各個面對整體視覺效果的影響權重順序。

再次，二審判決重點闡述了如何判斷具體設計特征對整體視覺效果的影響權重，其認為“應當以一般消費者對設計空間的認知為基礎，結合相應設計特征在外觀設計整體中所處的位置、是否容易為一般消費者觀察到，并結合該設計特征在現(xiàn)有設計中出現(xiàn)的頻率以及該設計特征是否受到功能、美感或技術方面的限制等因素，確定各個設計特征在整體視覺效果中的權重”。在具體的案件中，在考慮某一項設計特征對于外觀設計整體視覺效果的影響權重時，應當從外觀設計的整體出發(fā)，根據(jù)各方當事人的主張、舉證情況以及說理的充分程度予以確定。

在關于涉案專利與對比設計是否具有明顯區(qū)別的認定上，二審判決支持了無效決定的觀點，其認為應當綜合權衡二者的相同點和不同點對于整體視覺效果的影響，而一審判決沒有針對各相同點對于整體視覺效果的影響程度進行具體分析。

對于相同點，二審判決認為：對比設計中的懸浮式車頂設計（即“下沉式設計”）構成獨特設計特征；對比設計中采取的貝殼形發(fā)動機蓋、前車燈和格柵緊密相鄰的一體化設計以及二者之間的結合，在從前面進行觀察時，容易引起一般消費者的注意；對比設計的前翼子板上的側面裝飾條構成獨特設計特征，而在發(fā)動機罩上設置英文字母標記并非常用設計特征，排氣筒的口部形狀并非屬于功能性設計特征，在一定程度上亦追求排氣筒的美學視覺效果。

對于不同點，二審判決認為這些不同的設計特征或為慣常設計，或為一般消費者不易觀察到的部位，對整體視覺效果影響較小。而且，根據(jù)路虎公司提交的相應證據(jù)能夠證明，進氣格柵上設置金屬條的設計、霧燈及設置霧燈的貫通槽的形狀，貫通槽下方設有輔助進氣口和倒U形護板等區(qū)別點均已經(jīng)為現(xiàn)有設計所公開，故這些設計特征對整體視覺效果不具有顯著影響。

二審判決就上述相同點、不同點對整體視覺效果影響權重的對比分析與權衡給出詳細分析后，其指出：在涉案SUV的車身三維立體形狀和主要裝飾件布局存在較大設計空間的情況下，涉案專利與對比設計的相同點尤其是車身側面和前面的相同及相似之處對整體視覺效果的影響權重最高，其他不容易為一般消費者注意到的較小區(qū)別對整體視覺效果的影響權重則明顯較小；在車身前面和后面存在的主要不同點雖使兩者在視覺效果上呈現(xiàn)出一定的差異，但由于導致視覺效果差異的區(qū)別設計特征，多數(shù)為現(xiàn)有設計所公開或由現(xiàn)有設計給出了相同設計手法，其對整體視覺效果的影響權重顯著降低，從整體上觀察SUV整車的全部設計特征形成的整體視覺效果，本專利與對比設計在車身前面和后面形成的視覺效果差異在整體視覺效果中所占的權重要明顯低于兩者之間相同點所產生的趨同性視覺效果的權重。最終，二審判決得出了涉案專利與對比設計二者之間的差異未達到“具有明顯區(qū)別”的程度。

五 案例啟示

由江鈴專利無效行政糾紛案可以看出，實踐中，在判斷外觀設計專利相對于現(xiàn)有設計或現(xiàn)有設計特征的組合是否具有明顯區(qū)別時，我們應當以一般消費者為判斷主體，以現(xiàn)有設計狀況為客觀參照系，全面分析比較產品外觀設計與現(xiàn)有設計的相同點和不同點，綜合考慮影響產品外觀設計整體視覺效果的所有因素。特別是，通過上述案例，我們可以得到以下啟示：

1.司法實踐中對于改進型外觀設計的創(chuàng)新性要求，不但要求該外觀設計是新的設計，還要求其創(chuàng)新高度必須達到一定的程度，使得其與對比設計的差異達到具有明顯區(qū)別的程度。

2. 無論是外觀設計專利與對比設計的相同點，還是不同點，在其他現(xiàn)有設計中未曾出現(xiàn)的獨特性設計特征通常對視覺效果具有更顯著影響。如果外觀設計專利相對于對比設計的不同點為慣常設計或已為現(xiàn)有設計公開，通常對視覺效果不具有顯著影響。

3. 外觀設計法律意義上的一般消費者具有一定的認知能力，他對外觀設計專利產品的現(xiàn)有外觀設計及其常用設計手法有常識性的了解，并且關注該類產品的發(fā)展。因此，一般消費者通常不會注意到現(xiàn)有設計中已有的慣用設計特征。

4.通常，設計空間越大，一般消費者越不容易注意到不同設計之間的差異；設計空間越小，一般消費者越容易注意到不同設計之間的差異。

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作者：聶慧荃 隆天知識產權合伙人、總經(jīng)理助理、質檢部經(jīng)理、資深專利代理師

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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