標準必要專利糾紛中的禁令頒發(fā)

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作者：潘煒   上海申浩律師事務所

原標題：標準必要專利糾紛中的禁令頒發(fā)

專利被侵權在國內(nèi)有多種救濟途徑，包括向法院起訴或者請求管理專利工作的部門處理，要求侵權人停止侵權行為，賠償損失等。其中停止侵權行為即為永久禁令。另外，在專利訴訟審理過程中，甚至在立案前，專利權人可向法院申請責令侵權人停止有關行為的措施，即所謂的臨時禁令。

對于許多大公司來說，主要市場的禁令，即使是臨時禁令，也可能會帶來巨大的損失，除直接的經(jīng)濟利益損失，還可能導致重要商業(yè)機會的喪失。

由于標準必要專利的公共屬性，禁令帶來的后果較普通專利更為嚴重，實施人基本要被排除出市場。而許可費需符合FRAND原則，專利權人不能漫天要價，因此專利實施人往往寧可接受繳納許可費，賠償損失，也不愿看到禁令生效。

法院也對禁令頒發(fā)的立場持謹慎態(tài)度，需平衡雙方利益，符合比例原則，實施人是否有明顯主觀過錯，是否有誠意達成許可協(xié)議是主要判斷標準，雙方在訴訟前的接觸協(xié)商過程則成為主要判斷依據(jù)。

我國民訴法規(guī)定了訴前禁令和訴中禁令的考量因素，分別為“將會受到難以彌補的損害”[1]和“可能使判決難以執(zhí)行或者造成當事人其他損害”[2]。2019年起生效的最高法關于知產(chǎn)糾紛保全的司法解釋，對于“難以彌補的損害”進行了進一步的界定[3]：包括侵害申請人享有的商譽或者發(fā)表權、隱私權等人身性質(zhì)的權利且造成無法挽回的損害；將會導致侵權行為難以控制且顯著增加申請人損害；將會導致申請人的相關市場份額明顯減少；及兜底條款。

專利法未對標準必要專利禁令做出規(guī)定，專利法司法解釋二做了較為簡單的規(guī)定[4]，指出了專利權人故意違反FRAND原則，被訴侵權人在協(xié)商中無明顯過錯的，一般不予支持禁令，對于其它情形則未涉及。北京高院的專利侵權判定指南中[5]，對于雙方都無明顯過錯的情形，在被訴侵權人提供擔保的情形下一般不頒發(fā)禁令。廣東高院的審理標準必要專利糾紛指引中規(guī)定的情形最為全面[6]，除前述情形外，對于專利權人無過錯，被訴侵權人存在明顯過錯情形下，可支持禁令，對于雙方都有過錯的情形，則綜合考慮各方面因素做出決定。

美國最高法院早在2006年eBay案中就提出了著名的四要素檢驗標準，用于確定是否對原告給予永久禁令救濟，即要求原告證明：

1、遭受了不可挽回的損害；

2、法律規(guī)定的補救措施不足以彌補損害；

3、考慮到原告與被告之間的利益失衡，有必要采取公平補救措施；

4、不損害公眾利益。

前述的四要素檢驗標準同樣適用于標準必要專利，不需要為標準必要專利的禁令頒發(fā)設置一個單獨的判斷標準。雖然做出FRAND承諾的專利權人可能較難證明遭受了不可挽回的損害，但如果實施人單方拒絕了專利權人的FRAND許可條件或者不合理地拖延協(xié)商以達到類似效果，那么就可以考慮許可頒發(fā)禁令[7]。

歐洲法院則規(guī)定標準必要專利持有人不得在未通知被指控的侵權人或未與之提前協(xié)商的情況下申請禁令救濟，即便被指控的侵權人已經(jīng)實施標準必要專利，否則便涉嫌構成濫用市場支配地位，不予支持實施禁令。其中對于訴前的一般程序性規(guī)定[8]：

1、警告侵權人指明標準必要專利及侵權的方式；

2、在侵權人表達愿意協(xié)商基于FRAND條款的許可協(xié)議時，向侵權人發(fā)出具體的許可協(xié)議的書面邀約，包括許可費數(shù)額及計算方式；

3、侵權人應以公認的商業(yè)慣例對邀約進行回應，不應蓄意拖延。

以上為一般程序，標準必要專利所有權人在啟動起訴前唯一必須滿足的要求是標準必要專利所有者通知或與專利實施者進行協(xié)商，是否構成濫用市場支配地位則需要綜合具體情形判斷[8]。

臨時禁令是把雙刃劍，一方面對涉嫌侵權人有強大的威懾力，另一方面若使用不當專利權人也可能面臨損害賠償。我國民事訴訟法明確了錯誤申請禁令的當事人需進行賠償[9]，最高法關于知產(chǎn)糾紛保全的司法解釋對于前述民訴法規(guī)定的“申請有錯誤”進行了進一步的界定[10]，包括在采取行為保全措施后三十日內(nèi)不依法提起訴訟或者申請仲裁；請求保護的知識產(chǎn)權被宣告無效等；生效裁判認定不構成侵權或者不正當競爭；及兜底條款。

參考資料：

[1] 民事訴訟法，第一百條，2017年7月；

[2] 民事訴訟法，第一百零一條，2017年7月；

[3] 最高人民法院關于審查知識產(chǎn)權糾紛行為保全案件適用法律若干問題的規(guī)定，第十條，2019年1月；

[4] 最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二），第24條第2款，2016年4月；

[5] 北京市高級人民法院《專利侵權判定指南（2017）》，第152條，2017年4月；

[6] 廣東高院關于審理標準必要專利糾紛案件的工作指引（試行），第12條，2018年5月；

[7] Apple Inc. v. Motorola, Inc., No. 12-1548 (Fed. Cir. 2014)，美國聯(lián)邦巡回上訴法院關于蘋果訴摩托羅拉上訴案判決書，2014年4月；

[8] Unwired Planet v Huawei，[2018] EWCA Civ 2344，英國上訴法院關于UP訴華為專利費糾紛上訴案判決書，2018年10月；

[9] 民事訴訟法，第一百零五條，2017年7月；

[10] 最高人民法院關于審查知識產(chǎn)權糾紛行為保全案件適用法律若干問題的規(guī)定，第十六條，2019年1月；

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作者：潘煒   上海申浩律師事務所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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