中歐在專利審查過程中的溝通程序比較

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作者：曲寶壯 集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)

原標(biāo)題：中歐在專利審查過程中的溝通程序比較

近年來，中國經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，支撐了中國科技創(chuàng)新的步伐和質(zhì)量。而科技創(chuàng)新在中國經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展中也承擔(dān)著越來越重要的使命，“抓創(chuàng)新就是抓發(fā)展，謀創(chuàng)新就是謀未來”。世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織發(fā)布的《2018年全球創(chuàng)新指數(shù)報(bào)告》顯示，得益于知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造領(lǐng)域的優(yōu)異表現(xiàn)，中國創(chuàng)新指數(shù)較上年上升5位，位列第17，首次進(jìn)入前20名。中國企業(yè)在國外的專利申請(qǐng)量也在大幅增加。歐洲專利局(EPO)最近公布的報(bào)告顯示，中國提交的專利申請(qǐng)?jiān)谶^去十年實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)， 2018年專利申請(qǐng)?zhí)峤粩?shù)量最高的企業(yè)為總部位于慕尼黑的德國企業(yè)西門子，而緊隨其后排在第二名的是華為，向歐洲專利局提交了2485份專利申請(qǐng)。去年中國企業(yè)在歐洲共提交了9401份專利申請(qǐng)，在所有國家和地區(qū)中排名第五。這反映了中國在研發(fā)方面所做的努力，也是中國努力實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)的體現(xiàn)。

專利申請(qǐng)涉及實(shí)體和程序兩個(gè)方面，實(shí)體方面主要包括新穎性、創(chuàng)造性、實(shí)用性等。隨著在歐洲專利申請(qǐng)的增多，申請(qǐng)人對(duì)專利申請(qǐng)的實(shí)體問題一般比較熟悉，而對(duì)程序問題關(guān)注的還不是很多。其實(shí)，對(duì)歐洲專利申請(qǐng)的程序方面有充分的了解，可以幫助高效低成本地獲得專利。下文對(duì)專利申請(qǐng)實(shí)質(zhì)審查過程中我國和歐洲的一些輔助溝通手段進(jìn)行比較，以便我國申請(qǐng)人合理安排歐洲專利申請(qǐng)。

無論我國還是歐洲，在專利實(shí)質(zhì)審查過程中審查員與申請(qǐng)人之間的溝通都是以書面審查為主。例如，我國的審查指南規(guī)定“審查員對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查后，通常以審查意見通知書的形式，將審查的意見和傾向性結(jié)論通知申請(qǐng)人”。但同時(shí)為了提高效率，我國以及歐洲都規(guī)定了一些審查員與申請(qǐng)人之間進(jìn)行溝通的輔助手段。這些輔助的手段主要包括電話討論、會(huì)晤、口頭審理等。

 電話討論

電話討論可以說是一種非常便捷的溝通手段，也是非常常用的溝通手段。無論審查員和申請(qǐng)人都可以發(fā)起電話討論，但是電話討論通常適用于解決次要的且不會(huì)引起誤解的形式方面的缺陷所涉及的問題。

例如，歐洲專利局給出的適合申請(qǐng)人發(fā)起電話討論的主要情形包括：詢問程序問題，審查意見通知書中存在錯(cuò)誤導(dǎo)致申請(qǐng)人無法進(jìn)行有效答辯，申請(qǐng)人提交的答復(fù)中存在會(huì)影響審查員的繼續(xù)審查的錯(cuò)誤。歐洲專利局給出的適合審查員發(fā)起電話討論的主要情形包括：申請(qǐng)人好像誤解了審查員的意見，申請(qǐng)基本可以授權(quán)但是存在一些小的問題等。

關(guān)于電話討論中雙方達(dá)成的一致意見的效力，我國和歐洲規(guī)定基本相同，即在電話討論中，雙方就如何修改申請(qǐng)達(dá)成了一致的意見，申請(qǐng)人必須重新提交正式的修改文件，審查員應(yīng)當(dāng)根據(jù)該書面修改文件作出審查結(jié)論。

 會(huì)晤

在我國，無論申請(qǐng)人還是審查員都可以發(fā)起會(huì)晤。例如，審查指南規(guī)定：審查員可以約請(qǐng)申請(qǐng)人會(huì)晤，以加快審查程序；申請(qǐng)人亦可以要求會(huì)晤，此時(shí)，審查員只要認(rèn)為通過會(huì)晤能達(dá)到有益的目的，就應(yīng)當(dāng)同意申請(qǐng)人提出的會(huì)晤要求。

但是會(huì)晤不是隨時(shí)都可以舉行的，在我國舉行會(huì)晤需要滿足如下兩個(gè)條件：

（１）審查員已發(fā)出第一次審查意見通知書；并且

（２）申請(qǐng)人在答復(fù)審查意見通知書的同時(shí)或者之后提出了會(huì)晤要求，或者審查員根據(jù)案情的需要向申請(qǐng)人發(fā)出了約請(qǐng)。例如，申請(qǐng)人根據(jù)審查員的意見，對(duì)申請(qǐng)作了修改，消除了可能導(dǎo)致被駁回的缺陷，使修改后的申請(qǐng)有可能被授予專利權(quán)的，如果申請(qǐng)仍存在某些缺陷，審查員可以通過與申請(qǐng)人會(huì)晤的方式來加速審查。

在歐洲，審查員和申請(qǐng)人之間的輔助溝通優(yōu)選通過電話或口頭審理舉行，如果申請(qǐng)人認(rèn)為會(huì)晤更合適的話，通常需要提供說明。歐洲專利局給的適合會(huì)晤的一種情形是，申請(qǐng)人想通過會(huì)晤借助幻燈片或者演示闡明一些通過書面答復(fù)很難說清的技術(shù)細(xì)節(jié)，且申請(qǐng)人需要有代理人陪同。而對(duì)于一些有駁回傾向的申請(qǐng)，審查員通常會(huì)拒絕會(huì)晤，而建設(shè)申請(qǐng)人舉行口頭審理。

關(guān)于會(huì)晤的參加人員，我國和歐洲的規(guī)定基本相同，會(huì)晤由負(fù)責(zé)審查該申請(qǐng)的審查員主持，必要時(shí)，可以邀請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)的其他審查員協(xié)助。

關(guān)于會(huì)晤中雙方達(dá)成的一致意見的效力，我國和歐洲規(guī)定基本相同，即在會(huì)晤中，雙方就如何修改申請(qǐng)達(dá)成了一致的意見，申請(qǐng)人必須重新提交正式的修改文件，審查員應(yīng)當(dāng)根據(jù)該書面修改文件作出審查結(jié)論。

 口頭審理

關(guān)于口頭審理我國的審查指南規(guī)定：“在無效宣告程序中，有關(guān)當(dāng)事人可以向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)提出進(jìn)行口頭審理的請(qǐng)求，并且說明理由”；“對(duì)于尚未進(jìn)行口頭審理的無效宣告案件，專利復(fù)審委員會(huì)在審查決定作出前收到當(dāng)事人依據(jù)上述理由以書面方式提出口頭審理請(qǐng)求的，合議組應(yīng)當(dāng)同意進(jìn)行口頭審理”；“在復(fù)審程序中，復(fù)審請(qǐng)求人可以向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)提出進(jìn)行口頭審理的請(qǐng)求，并且說明理由”；“復(fù)審請(qǐng)求人提出口頭審理請(qǐng)求的，合議組根據(jù)案件的具體情況決定是否進(jìn)行口頭審理。”

也就是說，在我國只有在無效宣告和復(fù)審程序中可以進(jìn)行口頭審理。

與我國不同，在歐洲口頭審理是實(shí)質(zhì)審查過程中的一個(gè)重要的溝通手段。其實(shí)，歐洲對(duì)口頭審理的適用條件非常寬松，在審查員做出審查決定之前的任何時(shí)候，申請(qǐng)人都可以請(qǐng)求口頭審理，審查員通常都會(huì)接受的。在實(shí)務(wù)中，申請(qǐng)人通常會(huì)在答復(fù)歐洲檢索報(bào)告或者答復(fù)審查意見通知書中，請(qǐng)求審查員在做出駁回決定之前進(jìn)行口頭審理。

在收到申請(qǐng)人的口頭審理的請(qǐng)求之后，審查員會(huì)在什么時(shí)候發(fā)出口頭審理通知書呢？ 根據(jù)歐洲專利局的審查指南，在實(shí)質(zhì)審查的時(shí)候，如果審查員認(rèn)為相應(yīng)申請(qǐng)不能直接獲得授權(quán)，在發(fā)出口審?fù)ㄖ獣?，需要發(fā)出過至少一次審查意見通知書。例如，如果申請(qǐng)人在答復(fù)歐洲檢索報(bào)告時(shí)，請(qǐng)求口頭審理，按照該規(guī)定，審查員不可以直接發(fā)口頭審理通知書，而是需要先發(fā)至少一次審查意見通知書，然后才可以發(fā)出口審?fù)ㄖ獣?/p>

除了申請(qǐng)人可以發(fā)起口頭審理外，審查員如果認(rèn)為申請(qǐng)中存在一些問題，這些問題通過口頭審理可以更有效的溝通的話，審查員也可以發(fā)起口頭審理。

參加口頭審理，對(duì)我國申請(qǐng)人來說通常意味著較高的費(fèi)用，許多申請(qǐng)人肯定還是希望在舉行口頭審理之前能嘗試通過書面答復(fù)來克服審查員指出的問題。歐洲在這方面的規(guī)定還是很友好的，申請(qǐng)人可以在口審?fù)ㄖ獣兄付ǖ臅嫣峤蝗罩疤峤粫娲饛?fù)，審查員根據(jù)書面答復(fù)，可以選擇直接授權(quán)，取消口頭審理而恢復(fù)書面審查，或者繼續(xù)口審程序。如果審查員決定繼續(xù)口審程序，即使申請(qǐng)人沒有出席，口審程序也會(huì)按期舉行。

口頭審理通常由三人組成的合議組負(fù)責(zé)，其中包括組長(zhǎng)一人、主審員一人、參審員一人。其中主審員即之前負(fù)責(zé)檢索和審查該申請(qǐng)的審查員。

到歐洲專利局所在地參加口頭審理，申請(qǐng)人需要大量的費(fèi)用。隨著通信技術(shù)的發(fā)展，為了節(jié)省申請(qǐng)人的費(fèi)用，歐洲專利局近年推出了以視頻會(huì)議的形式舉行口頭審理。申請(qǐng)人在請(qǐng)求口頭審理的同時(shí)可以要求以視頻會(huì)議的形式舉行口頭審理。審查員通常會(huì)同意視頻會(huì)議，但是如果存在下述情形審查員也會(huì)拒絕視頻會(huì)議：專利申請(qǐng)的主題不適合視頻會(huì)議，案子非常復(fù)雜，需要用到樣品或模型，或者視頻會(huì)議室安排不開。

上文對(duì)專利申請(qǐng)實(shí)質(zhì)審查過程中我國和歐洲的一些輔助溝通手段進(jìn)行比較。由上述比較可知，電話討論在我國和歐洲都是常用的便捷的溝通手段，會(huì)晤則是相對(duì)較少采用的溝通手段，尤其是在歐洲，通常不鼓勵(lì)采取會(huì)晤的形式與審查員進(jìn)行溝通。在我國口頭審理不適用實(shí)質(zhì)審查過程，而在歐洲口頭審理是實(shí)質(zhì)審查過程中常用的溝通手段。

了解歐洲與我國在溝通中的這些不同之處，不但可以避免提出歐洲專利局眼中的一些不友好要求， 還能夠找到適合自己案情的合理溝通方式， 同時(shí)給歐洲專利局留下友好的印象，從而低成本高效率地使專利申請(qǐng)獲得授權(quán)。

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作者：曲寶壯 集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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