專(zhuān)利技術(shù)特征的“逆等同”實(shí)施方式分析

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作者：袁博

原標(biāo)題：小議專(zhuān)利技術(shù)特征的“逆等同”實(shí)施方式

根據(jù)《專(zhuān)利審查指南》的要求，當(dāng)權(quán)利要求某一技術(shù)特征無(wú)法用結(jié)構(gòu)特征來(lái)限定，或者技術(shù)特征用結(jié)構(gòu)特征限定不如用功能或效果特征來(lái)限定更為恰當(dāng)，而且該功能或者效果能通過(guò)說(shuō)明書(shū)中規(guī)定的實(shí)驗(yàn)或者操作或者所屬技術(shù)領(lǐng)域的慣用手段直接和肯定地驗(yàn)證的情況下，才能使用功能性限定特征。在這種情況下，該特征應(yīng)該理解為在申請(qǐng)日時(shí)覆蓋了所有能實(shí)現(xiàn)所述功能的實(shí)施方式。

功能性限定特征覆蓋的四類(lèi)實(shí)施方式

一個(gè)功能性限定特征所覆蓋的所有實(shí)施方式，理論上包括四個(gè)部分：說(shuō)明書(shū)中公開(kāi)的具體實(shí)施方式；與說(shuō)明書(shū)中公開(kāi)的實(shí)施方式構(gòu)成等同的實(shí)施方式；雖然未與說(shuō)明書(shū)中公開(kāi)的實(shí)施方式構(gòu)成等同、但是本領(lǐng)域普通技術(shù)人員通過(guò)閱讀說(shuō)明書(shū)及附圖可以不花費(fèi)創(chuàng)造性勞動(dòng)而聯(lián)想到的實(shí)施方式；與說(shuō)明書(shū)已公開(kāi)的實(shí)施方式實(shí)質(zhì)不同但實(shí)現(xiàn)的功能基本相同的方式，即“逆等同”實(shí)施方式。

功能性限定特征覆蓋的前述三種實(shí)施方式已經(jīng)為業(yè)界耳熟能詳，這里重點(diǎn)介紹逆等同實(shí)施方式。這種實(shí)施方式實(shí)現(xiàn)了同樣的功能或效果，但是，它所利用的方式和手段與前述三種方式相比，在技術(shù)上產(chǎn)生了質(zhì)的飛躍。例如，為了實(shí)現(xiàn)一個(gè)電路控制的功能，在本領(lǐng)域技術(shù)人員對(duì)晶體管一無(wú)所知的年代，用晶體管代替原來(lái)實(shí)施方式中實(shí)現(xiàn)同樣功能的電子管，即為此種實(shí)施方式。這種逆等同實(shí)施方式的提法，是基于“逆等同原則”。該原則源自美國(guó)1898年的Byden Power Brake Co.v.Westinghouse一案，主要內(nèi)容是，雖然被控侵權(quán)物再現(xiàn)了專(zhuān)利權(quán)利要求中記載的全部技術(shù)特征、但用的是實(shí)質(zhì)完全不同的方式或手段實(shí)現(xiàn)了與專(zhuān)利技術(shù)相同的功能或效果，則被控侵權(quán)行為人可以主張不構(gòu)成侵權(quán)。【1】

逆等同實(shí)施方式目前暫不應(yīng)受保護(hù)的分析

如果說(shuō)將等同實(shí)施方式納入保護(hù)范圍是對(duì)權(quán)利人的保護(hù)，那么，對(duì)逆等同實(shí)施方式納入保護(hù)范圍則需要三思而后行。專(zhuān)利權(quán)人所受保護(hù)應(yīng)當(dāng)要與其所作貢獻(xiàn)一致，功能性限定特征不應(yīng)成為專(zhuān)利權(quán)人不當(dāng)擴(kuò)大其保護(hù)范圍的手段。【2】逆等同實(shí)施方式的產(chǎn)生實(shí)質(zhì)上是技術(shù)飛躍所帶來(lái)的產(chǎn)物。逆等同實(shí)施方式雖然達(dá)到的功能或者效果與原來(lái)類(lèi)似，但為解決某一技術(shù)問(wèn)題提供了一種不同構(gòu)思的技術(shù)方案，或者代表某種新的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，因此足以成為一項(xiàng)值得單獨(dú)評(píng)價(jià)的專(zhuān)利成果。在權(quán)利要求書(shū)產(chǎn)生的技術(shù)背景下，權(quán)利要求雖然使用了功能性的上位概念對(duì)技術(shù)特征進(jìn)行概括，但是其涵蓋的實(shí)施方式實(shí)質(zhì)上是基于當(dāng)時(shí)技術(shù)背景下的技術(shù)方案，權(quán)利人對(duì)未來(lái)的技術(shù)發(fā)展方向并不能預(yù)測(cè)其細(xì)節(jié)。當(dāng)權(quán)利人的權(quán)利要求的字面范圍與專(zhuān)利權(quán)人的實(shí)際發(fā)明之間出現(xiàn)了脫節(jié)時(shí)（即發(fā)明內(nèi)容不足以支持權(quán)利要求，權(quán)利要求的范圍相對(duì)于發(fā)明申請(qǐng)日時(shí)的發(fā)明技術(shù)過(guò)于寬泛），【3】權(quán)利要求書(shū)不能成為一個(gè)比說(shuō)明書(shū)描述得更廣泛的發(fā)明。如果僅僅因?yàn)榉瞎δ苄韵薅ㄌ卣?，就將申?qǐng)日以后一些突破了現(xiàn)有技術(shù)水平的等同實(shí)施方式也歸屬于專(zhuān)利權(quán)人，不但會(huì)使專(zhuān)利權(quán)人坐享其成而怠于改進(jìn)技術(shù)，也會(huì)不合理地阻礙其他人進(jìn)入這一技術(shù)領(lǐng)域，【4】走向保護(hù)創(chuàng)新的反面。如果說(shuō)等同原則的目的在于防止對(duì)專(zhuān)利權(quán)人發(fā)明的仿冒，逆等同原則就是為了防止專(zhuān)利權(quán)人發(fā)明的權(quán)利要求范圍無(wú)限地?cái)U(kuò)大。【5】因此，符合逆等同原則的逆等同實(shí)施方式至少目前不應(yīng)納入保護(hù)范圍。

我國(guó)目前并未承認(rèn)逆等同原則，和其他國(guó)家一樣，我國(guó)法律也要求利要求書(shū)中的每一項(xiàng)權(quán)利要求所要保護(hù)的技術(shù)方案，都應(yīng)該是發(fā)明所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從說(shuō)明書(shū)中充分公開(kāi)的內(nèi)容中得出或者概括出的技術(shù)方案，不能超出說(shuō)明書(shū)所公開(kāi)的范圍。就目前而言，綜合考慮各種實(shí)際因素，從合理限制權(quán)利人邊界的角度，符合逆等同原則的逆等同實(shí)施方式應(yīng)該從專(zhuān)利權(quán)中排除出去。

注：

【1】何曉平：《論專(zhuān)利侵權(quán)判定中的逆等同原則》，《知識(shí)產(chǎn)權(quán)》2011年第1期。

【2】周云川：《功能性限定特征解釋之規(guī)則分析》，《中國(guó)發(fā)明與專(zhuān)利》2008年第1期。

【3】何曉平：《論專(zhuān)利侵權(quán)判定中的逆等同原則》，《知識(shí)產(chǎn)權(quán)》2011年第1期。

【4】孫平：《關(guān)于權(quán)利要求中功能性限定特征解釋的探討》，《中國(guó)發(fā)明與專(zhuān)利》2010年第5期。

【5】胡高飛、蔣顯榮：《美國(guó)專(zhuān)利的反同等性原則——PC Connector Solutions LLC案評(píng)析》，《電子知識(shí)產(chǎn)權(quán)》2006年第1期。

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作者：袁博

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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