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作者：莊莉 北京市盈科（深圳）律師事務(wù)所律師
原標(biāo)題：“商標(biāo)申請駁回復(fù)審行政糾紛”案件，民告官勝訴的14種關(guān)鍵理由
第一部分 前言
近幾年，筆者在代理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政訴訟案件的過程中發(fā)現(xiàn)，不少商標(biāo)申請人在剛收到商標(biāo)評審委員會（以下簡稱“商評委”）作出的對其不利的行政裁決時常表示不服，但經(jīng)過一番思慮后，又往往會放棄向法院提起行政訴訟，盡管內(nèi)心確有不甘。經(jīng)筆者進(jìn)一步了解，其放棄理由往往不是綜合分析案件本身的勝訴幾率，而是樸素地認(rèn)為“民告官”怎么可能贏？事實(shí)真的如此嗎？
現(xiàn)借助于大數(shù)據(jù)，針對商評委以《中華人民共和國商標(biāo)法》（下文簡稱“《商標(biāo)法》”）第三十條【1】即以“相同近似”這一理由駁回，筆者研究了2018年至2019年上半年的573份“商標(biāo)申請駁回復(fù)審行政糾紛”勝訴判決，總結(jié)出影響該類案件的14種關(guān)鍵理由，以便幫助商標(biāo)申請人更有效地作出是否提起行政訴訟的決定，也希望對專業(yè)知識產(chǎn)權(quán)律師開展更精準(zhǔn)、更有效的案件代理有所啟示和借鑒。
關(guān)于“勝訴”的定義：本文所稱“勝訴”是指人民法院依據(jù)《中華人民共和國行政訴訟法》（以下簡稱“《行政訴訟法》”）第七十條【2】、第八十九條第三款【3】的規(guī)定，判令被告即商標(biāo)評審委員會重新作出行政行為的案件。
第二部分 正文
根據(jù)《行政訴訟法》第六條【4】及《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第二十八條【5】的規(guī)定，筆者將相關(guān)理由分為兩大類，一是證明“商評委違反行政行為合法性”，二是出現(xiàn)“新證據(jù)”。
一、 證明商評委違反行政行為合法性
根據(jù)《行政訴訟法》第六條的規(guī)定“人民法院審理行政案件，對行政行為是否合法進(jìn)行審查?！倍蜕虡?biāo)申請駁回復(fù)審行政糾紛而言，商評委的決定是否違反合法性，可從以下三個方面的事實(shí)理由展開：
1、理由之“訴爭商標(biāo)和引證商標(biāo)的商標(biāo)標(biāo)識不近似”（即行政行為依據(jù)的主要證據(jù)不足）
案例1：（2018）京73行初6311號
裁判要點(diǎn)：訴爭商標(biāo)“
”與引證商標(biāo)“
”在呼叫、含義、整體視覺方面差異性明顯，不構(gòu)成近似商標(biāo)。故訴爭商標(biāo)與引證商標(biāo)未構(gòu)成使用在同一種或類似服務(wù)上的近似商標(biāo)。被訴決定證據(jù)不足，本院予以撤銷。
商評委對一審結(jié)果不服，上訴。二審維持原判。
2、理由之“訴爭商標(biāo)和引證商標(biāo)指定使用的商品不類似” （即行政行為依據(jù)的主要證據(jù)不足）
案例2：（2018）京73行初5655號
裁判要點(diǎn)：本案中，訴爭商標(biāo)指定使用的“聲音傳送裝置”商品與引證商標(biāo)一、三核定使用的商品在《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》中分屬不同的群組，且在實(shí)際使用過程中，訴爭商標(biāo)指定使用的“聲音傳送裝置”商品與引證商標(biāo)一、三核定使用的商品亦不構(gòu)成類似商品。被訴決定證據(jù)不足，本院應(yīng)予撤銷。
3、理由之“商標(biāo)申請人與引證商標(biāo)所有人為同一主體”（行政行為依據(jù)的主要證據(jù)不足）
案例3：（2018）京行終2668號
裁判要點(diǎn)：訴爭商標(biāo)申請人大眾公司（英文名稱Volkswagen AG）與引證商標(biāo)一、二持有人的名稱一致，注冊地址雖然略有不同，但不能據(jù)此否認(rèn)大眾公司與引證商標(biāo)一、二持有人實(shí)質(zhì)為同一市場主體的事實(shí)。因此，引證商標(biāo)一、二不應(yīng)成為訴爭商標(biāo)申請注冊的在先權(quán)利障礙。
4、理由之“商評委違反法定程序”
案例4：(2018)最高法行再26號
裁判要點(diǎn)：商標(biāo)局針對申請商標(biāo)作出的駁回決定所依據(jù)的事實(shí)基礎(chǔ)明顯有誤，在迪奧爾公司明確將此作為復(fù)審理由的情況下，商標(biāo)評審委員會對此未予審查與置評的作法違反商標(biāo)法實(shí)施條例第五十二條的規(guī)定，有違行政程序正當(dāng)性的原則。
二、 向法院提交“新證據(jù)”
行政訴訟中的舉證責(zé)任主要在于被告,即作出具體行政行為的行政機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)證明其行為的合法性。但這并不排斥行政相對人即原告進(jìn)行舉證，原告有權(quán)在行政訴訟中提交其在具體行政行為作出過程中未提交的證據(jù)。只不過這一權(quán)利應(yīng)受到限制,即行政訴訟原告必須有正當(dāng)理由,其提交的此類證據(jù)才會被法院作為新證據(jù)采納。根據(jù)新證據(jù)的特點(diǎn)，筆者歸納為以下四種類型：
(一) 新證據(jù)：“踏破鐵鞋無覓處，得來全不費(fèi)工夫”
1、理由之“引證商標(biāo)已過寬展期未續(xù)展”
案例5：（2018）京73行初9549號
裁判要點(diǎn)：引證商標(biāo)因商標(biāo)專用權(quán)到期未續(xù)展，已經(jīng)被注銷。在本案訴訟程序中，原告向本院提交了引證商標(biāo)的信息頁及流程打印件，由于該證據(jù)屬于新證據(jù)，本院予以采信。引證商標(biāo)已經(jīng)被注銷，其不再成為訴爭商標(biāo)注冊申請的在先權(quán)利障礙。
2、理由之“引證商標(biāo)已被駁回”
案例6：（2018）京73行初9648號
裁判要點(diǎn)：在本案審理期間，原告向本院提交了引證商標(biāo)檔案，證明引證商標(biāo)的注冊申請已被駁回，由于該證據(jù)屬于新證據(jù)，本院予以采信。
3、理由之“引證商標(biāo)權(quán)利人已經(jīng)注銷”
案例7：（2018）京73行初4082號
裁判要點(diǎn)：本案中，引證商標(biāo)權(quán)利人已注銷，且未對其商標(biāo)權(quán)利進(jìn)行處置，引證商標(biāo)不再具備使用的可能，故其不應(yīng)再構(gòu)成訴爭商標(biāo)申請注冊的在先障礙。
(二) 新證據(jù)：“除惡”
根據(jù)《商標(biāo)法》第三十三條、第四十四條、第四十五條，在先權(quán)利人或利害關(guān)系人可以對已經(jīng)初審公告的商標(biāo)提交不予注冊申請或?qū)σ呀?jīng)注冊的商標(biāo)提交無效宣告申請。而申請的理由一般是引證商標(biāo)損害了系爭商標(biāo)申請人的權(quán)利，如以不正當(dāng)手段搶先注冊他人在先使用并有一定影響的商標(biāo)等。因此下列兩種理由正是訴爭商標(biāo)申請人利用法律武器維護(hù)自己權(quán)利的體現(xiàn)，故謂之“除惡”。
1、理由之“引證商標(biāo)因異議程序被不予注冊”
案例8：(2018)京73行初3329號
原告訴稱：引證商標(biāo)為搶注原告在先使用并有一定影響力的商標(biāo)，原告對引證商標(biāo)提出異議申請并收到了引證商標(biāo)不予注冊的決定。
裁判要點(diǎn)：引證商標(biāo)被決定不予注冊，訴爭商標(biāo)注冊的權(quán)利障礙已發(fā)生變化，本院據(jù)此撤銷被訴決定，被告應(yīng)當(dāng)在新的事實(shí)基礎(chǔ)上對此重新審查并作出決定。
2、理由之“引證商標(biāo)已經(jīng)被宣告無效”
案例9：（2017）京73行初939號
裁判要點(diǎn)：本案中，引證商標(biāo)已被無效宣告全部無效，相關(guān)公告發(fā)布在第1599期《商標(biāo)公告》中，故其不再構(gòu)成訴爭商標(biāo)的在先注冊障礙。
(三) 新證據(jù)：“清理攔路虎”
理由之“引證商標(biāo)已經(jīng)因三年不使用被撤銷”
根據(jù)《商標(biāo)法》第四十九條規(guī)定，沒有正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個人可以向商標(biāo)局申請撤銷該注冊商標(biāo)，即俗稱“撤三”。該規(guī)定的立法目的在于督促商標(biāo)權(quán)人合法有效使用商標(biāo)，客觀上起到清理閑置商標(biāo)，抑制“注而不用”，維護(hù)公平競爭秩序的目的。
從統(tǒng)計結(jié)果看，近七成的案件是因引證商標(biāo)被撤三而取得勝訴，撤三成為訴爭商標(biāo)申請人掃除商標(biāo)注冊障礙的最常用的手段。
案例10：(2018)京73行初9146號
裁判要點(diǎn)：本院認(rèn)為，引證商標(biāo)一已被撤銷，訴爭商標(biāo)注冊的權(quán)利障礙已發(fā)生變化，本院據(jù)此撤銷被訴決定，被告應(yīng)當(dāng)在新的事實(shí)基礎(chǔ)上對此重新審查并作出決定。
值得一提的是，筆者在執(zhí)業(yè)的過程中發(fā)現(xiàn)近年來撤三已經(jīng)出現(xiàn)了一定的異化，有些訴爭商標(biāo)申請人惡意通過撤三程序，以達(dá)到打擊競爭對手，搶奪商標(biāo)權(quán)的目的。不僅給商標(biāo)權(quán)人造成非常大的困擾，更是浪費(fèi)了行政和司法資源。所以，在此建議訴爭商標(biāo)申請人應(yīng)避免采用惡意撤三的形式來達(dá)到自己的目的。
(四) 新證據(jù)：“山重水復(fù)疑無路，柳暗花明又一村”
如果從上述提到的幾個方面都找不到合適的理由，不妨換個角度，看看能否通過與引證商標(biāo)所有人進(jìn)行溝通取得案件進(jìn)展？
1、理由之“與引證商標(biāo)所有人簽訂《商標(biāo)共存協(xié)議》”
案例11：（2018）京73行初1838號
裁判要點(diǎn)：本案中，原告已經(jīng)與引證商標(biāo)所有人簽訂了共存協(xié)議，且訴爭商標(biāo)與引證商標(biāo)存在一定差別，故引證商標(biāo)不再構(gòu)成訴爭商標(biāo)的在先注冊障礙。在此基礎(chǔ)上，對于商品類似方面的問題無須再行評述。
需要注意的是：雙方簽訂《商標(biāo)共存協(xié)議》被法院認(rèn)可的前提是訴爭商標(biāo)與引證商標(biāo)存在一定差別。
2、理由之“引證商標(biāo)轉(zhuǎn)讓至訴爭商標(biāo)申請人名下”
案例12：（2018）京73行初7374號
裁判要點(diǎn)：本案中，引證商標(biāo)已轉(zhuǎn)讓給原告，故其不再構(gòu)成訴爭商標(biāo)核準(zhǔn)注冊的在先權(quán)利障礙。
3、理由之“訴爭商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給引證商標(biāo)所有人”
案例13：（2018）京73行初10083號
裁判要點(diǎn)：至本案審理終結(jié)，原告與引證商標(biāo)一至四商標(biāo)權(quán)利所有人簽訂《共存協(xié)議》，且訴爭商標(biāo)亦正處于轉(zhuǎn)讓給引證商標(biāo)一至四商標(biāo)權(quán)利所有人的程序中，引證商標(biāo)五已經(jīng)被駁回注冊，故引證商標(biāo)一至五不再是訴爭商標(biāo)的注冊障礙。被告應(yīng)當(dāng)在新的事實(shí)基礎(chǔ)上對此重新審查并作出決定。
4、理由之“引證商標(biāo)所有人注銷部分商品”
案例14：(2018)京73行初5933號
裁判要點(diǎn)：引證商標(biāo)因所有人申請注銷已經(jīng)在“家具”商品上被注銷。（商標(biāo)撤銷公告刊登于2018年5月20日，總第1600期）。在本案訴訟程序中，原告向本院提交了商標(biāo)注銷公告，由于該證據(jù)屬于新證據(jù)，本院予以采信。
第三部分 結(jié)語
通過對以上14種關(guān)鍵理由的梳理與歸納，今后申請人在面對商評委作出的駁回復(fù)審決定時，可以沿著上述思路并結(jié)合引證商標(biāo)的具體情況進(jìn)行全面、深入的分析，在全案分析的基礎(chǔ)上再決定是否向法院提起行政訴訟。
附相關(guān)法律規(guī)定：
【1】《商標(biāo)法》第三十條 申請注冊的商標(biāo)，凡不符合本法有關(guān)規(guī)定或者同他人在同一種商品或者類似商品上已經(jīng)注冊的或者初步審定的商標(biāo)相同或者近似的，由商標(biāo)局駁回申請，不予公告。
【2】《行政訴訟法》第七十條 行政行為有下列情形之一的，人民法院判決撤銷或者部分撤銷，并可以判決被告重新作出行政行為：（一）主要證據(jù)不足的；（二）適用法律、法規(guī)錯誤的；（三）違反法定程序的；（四）超越職權(quán)的；（五）濫用職權(quán)的；（六）明顯不當(dāng)?shù)摹?/span>
【3】《行政訴訟法》第八十九條第三款 人民法院審理上訴案件，需要改變原審判決的，應(yīng)當(dāng)同時對被訴行政行為作出判決。
【4】《行政訴訟法》第六條 人民法院審理行政案件，對行政行為是否合法進(jìn)行審查。
【5】《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第二十八條 人民法院審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件的過程中，商標(biāo)評審委員會對訴爭商標(biāo)予以駁回、不予核準(zhǔn)注冊或者予以無效宣告的事由不復(fù)存在的，人民法院可以依據(jù)新的事實(shí)撤銷商標(biāo)評審委員會相關(guān)裁決，并判令其根據(jù)變更后的事實(shí)重新作出裁決。
來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：莊莉 北京市盈科（深圳）律師事務(wù)所律師
編輯：IPRdaily王穎 校對：IPRdaily縱橫君
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