防御商標(biāo)的“撤三”及應(yīng)對(duì)

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作者：彭斌慧 殷蔚 馬洪麗 安徽君威知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司

原標(biāo)題：防御商標(biāo)的“撤三”及應(yīng)對(duì)

防御商標(biāo)是指商標(biāo)持有人在不類(lèi)似商品上注冊(cè)相同商標(biāo)，以防止他人在其他行業(yè)上使用知名度較高的商標(biāo)，造成不良影響的商標(biāo)。而根據(jù)我國(guó)商標(biāo)法第四十九條的規(guī)定，這些并非以使用為目的的商標(biāo)很容易被提出撤銷(xiāo)，本文則主要研究防御商標(biāo)的“撤三”應(yīng)對(duì)問(wèn)題。

一、為什么要注冊(cè)防御商標(biāo)

統(tǒng)計(jì)表明，我國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)量近年來(lái)增長(zhǎng)越來(lái)越快，如下圖表所示：

這說(shuō)明越來(lái)越多的人意識(shí)到商標(biāo)的重要性，越來(lái)越注重對(duì)商標(biāo)的保護(hù)。與此同時(shí)，許多居心叵測(cè)之人出現(xiàn)，將一些知名品牌的商標(biāo)在其他類(lèi)別注冊(cè)，從而提升自身商品的知名度，這是很明顯的“傍名牌”、“搭便車(chē)”行為。更有甚者以牟利為目的搶注、囤積商標(biāo)，這種現(xiàn)象會(huì)對(duì)知名品牌造成十分嚴(yán)重的影響。例如在中國(guó)商標(biāo)局官網(wǎng)檢索“萬(wàn)達(dá)”商標(biāo)，得到2335條相同或相似的結(jié)果，而其中屬于全球知名的“萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)”運(yùn)營(yíng)主體大連萬(wàn)達(dá)集團(tuán)股份有限公司名下的商標(biāo)僅611條（如下圖），其余公司或個(gè)人占有該商標(biāo)總量的七成之多，這種現(xiàn)象極容易誤導(dǎo)消費(fèi)者，令消費(fèi)者在品牌認(rèn)知上出現(xiàn)偏差，對(duì)企業(yè)的商譽(yù)、形象維護(hù)都將產(chǎn)生極大的不良影響。

商標(biāo)搶注事件的頻頻發(fā)生，讓很多知名品牌的持有人只能選擇注冊(cè)“防御商標(biāo)”以保護(hù)自己的商標(biāo)，防御商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊(cè)后，往往是出于保護(hù)而非使用目的，那么如何防止被“撤三”，也就逐漸成為了商標(biāo)大戶(hù)們頭疼的問(wèn)題。

二、如何應(yīng)對(duì)防御商標(biāo)被“撤三”？

以清華大學(xué)注冊(cè)的第10054988號(hào)“清華”商標(biāo)為例，2018年9月6日，該商標(biāo)被提出撤三申請(qǐng)，非使用目的注冊(cè)在第32類(lèi)飲料行業(yè)的“清華”商標(biāo)無(wú)法交出實(shí)用證據(jù)，被商標(biāo)局裁定撤銷(xiāo)。

根據(jù)《商標(biāo)法》第四十九條第二款規(guī)定“注冊(cè)商標(biāo)成為其核定使用的商品的通用名稱(chēng)或者沒(méi)有正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個(gè)人可以向商標(biāo)局申請(qǐng)撤銷(xiāo)該注冊(cè)商標(biāo)?！笨梢缘贸觯虡?biāo)被提出撤三的兩個(gè)應(yīng)對(duì)方向：①提供該商標(biāo)未使用的正當(dāng)理由；②提供該商標(biāo)的使用證據(jù)。

（一）商標(biāo)未使用的正當(dāng)理由

商標(biāo)不使用的正當(dāng)理由有哪些呢？《商標(biāo)法實(shí)施條例》第六十七條規(guī)定：“下列情形屬于商標(biāo)法第四十九條規(guī)定的正當(dāng)理由：（一）不可抗力；（二）政府政策性限制；（三）破產(chǎn)清算；（四）其他不可歸責(zé)于商標(biāo)注冊(cè)人的正當(dāng)事由?！庇纱丝梢?jiàn)，防御商標(biāo)的防御目的并不屬于商標(biāo)不使用的正當(dāng)理由之一。

同時(shí)，“正當(dāng)理由”的舉證，需要保證證據(jù)的客觀性，以此說(shuō)明“不可歸責(zé)性”。例如官方的政策性文件、公開(kāi)的自然災(zāi)害相關(guān)報(bào)道、第三方出具的破產(chǎn)事由分析報(bào)告等。所以日常案例中，商標(biāo)局判斷“正當(dāng)理由不使用”商標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)比較嚴(yán)格，企業(yè)很難以該理由來(lái)保全防御商標(biāo)。

（二）防御商標(biāo)的日常使用管理

（1）廣告使用

根據(jù)《商標(biāo)法》第四十八條規(guī)定：“本法所稱(chēng)商標(biāo)的使用，包括將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書(shū)上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中，用于識(shí)別商品來(lái)源的行為?！睆V告宣傳是一種識(shí)別商品來(lái)源的行為，那么防御商標(biāo)就可以作為廣告宣傳使用，廣告宣傳的形式有①在報(bào)紙、刊物、電視、廣播、燈箱、路牌、大型戶(hù)外設(shè)施等傳統(tǒng)廣告媒體上進(jìn)行宣傳推廣；②在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上進(jìn)行的宣傳推廣。

與實(shí)際使用有區(qū)別的是廣告宣傳使用可以不實(shí)際生產(chǎn)帶有該商標(biāo)的產(chǎn)品，但是對(duì)商標(biāo)進(jìn)行廣告宣傳時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)保留好包含完整商標(biāo)、能夠與具體商品聯(lián)系的廣告宣傳資料，如網(wǎng)頁(yè)鏈接、視頻、雜志、照片、簽訂的協(xié)議、開(kāi)具的發(fā)票等。這種廣告使用成本低、造價(jià)低、手續(xù)簡(jiǎn)單，是使用防御商標(biāo)最簡(jiǎn)單的辦法。

（2）許可給他人使用

防御商標(biāo)可以許可給他人使用，為保證其法律效果，應(yīng)做好“商標(biāo)使用許可備案”，留存“商標(biāo)使用許可合同”，同時(shí)要求被許可方提供使用證據(jù)，并保留。例如筆者曾辦理的案件：里斯企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司將7816601號(hào)“赤兔馬”商標(biāo)許可給猴牌茶葉使用，進(jìn)行撤三答辯時(shí)提供了被許可方的使用證據(jù)，商標(biāo)局裁定予以維持。

這種許可使用需要注意的是：許可給他人使用時(shí)要慎重選擇合作伙伴，監(jiān)督商品的質(zhì)量，以免對(duì)自己的品牌造成難以挽回的損失。

（3）圖形商標(biāo)登記版權(quán)使用

若防御商標(biāo)為圖形，可以進(jìn)行版權(quán)登記，圖形登記版權(quán)后，即使一直未投入使用，也不用擔(dān)心“撤三”的問(wèn)題，并且他人在后的相同商標(biāo)申請(qǐng)會(huì)侵犯在先版權(quán)。

(三）應(yīng)急補(bǔ)救措施

如果防御商標(biāo)被提出撤三申請(qǐng)時(shí)，既沒(méi)有正當(dāng)理由，又沒(méi)有使用證據(jù)，可以采用循環(huán)注冊(cè)該商標(biāo)，同時(shí)積極進(jìn)行答辯，從而不給他人可趁之機(jī)。根據(jù)筆者代理經(jīng)驗(yàn)，目前我國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)初審流程需要5～8個(gè)月，撤三審查流程一般需要12～13個(gè)月,但若沒(méi)有進(jìn)行答辯，流程會(huì)縮短至8～9個(gè)月，一般來(lái)說(shuō)，舊商標(biāo)被撤銷(xiāo)前循環(huán)申請(qǐng)商標(biāo)的話(huà)，就能獲準(zhǔn)初審，新商標(biāo)也就能夠繼續(xù)起到防御的作用。

商標(biāo)法對(duì)“撤三”的規(guī)定，是為了讓商標(biāo)資源更大程度上被利用，以免閑置商標(biāo)浪費(fèi)商標(biāo)資源。從今年7月開(kāi)始推算，2015年4月份之前申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)共1680萬(wàn)件已經(jīng)可以被提出“撤三”申請(qǐng)，不知道這里面是否有您的防御商標(biāo)呢？您又是否做好了被提“撤三”申請(qǐng)的應(yīng)對(duì)措施呢？

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作者：彭斌慧 殷蔚 馬洪麗 安徽君威知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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