兩種針對專利申請是否符合專利法第26條第3款規(guī)定問題的應對方式

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作者：艾春培 北京路浩知識產(chǎn)權代理有限公司

原標題：淺談關于專利法第二十六條第三款審查意見的答復

摘要：涉及專利法第26條第3款的審查意見通常比較難答，筆者結合專利代理實踐中遇到的具體案例及相關答復經(jīng)驗總結了專利法第26條第3款的答復思路與大家進行探討交流。

關鍵詞：說明書 公開不充分 技術手段 答復

 
專利法第26條第3款規(guī)定：“說明書應當對發(fā)明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術領域的技術人員能夠實現(xiàn)為準”。

針對專利申請是否符合專利法第26條第3款規(guī)定的問題，筆者根據(jù)實踐中所遇案例，總結出答復過程中的以下兩種應對方式：

（一）爭辯得到發(fā)明或者實用新型說明書公開不充分結論的理由存在不合理性

審查指南規(guī)定審查員如果置疑發(fā)明或者實用新型沒有達到充分公開的要求，應當有合理的理由。爭辯中可以充分利用審查指南中上述觀點，對理由的不合理性進行分析。例如，審查員因技術內容理解的偏差，導致審查員觀點的不合理性。

（二）爭辯“技術人員”不通過創(chuàng)造性的勞動能夠實現(xiàn)

對于審查意見通知書所指出的“應當在說明書中作詳細描述而并未記載在說明書中的內容”，則要爭辯其屬于本領域技術人員的公知常識，或者屬于申請日前的現(xiàn)有技術，證明從申請文件的內容出發(fā)，“技術人員”不通過創(chuàng)造性的勞動能夠實現(xiàn)，因而無需在說明書中加以詳細說明。

例如：專利文獻、教科書或者手冊中已有明確記載的內容；或者，申請文件給出啟示以指導“技術人員”找到現(xiàn)有技術披露的技術內容。以上情況下都可以證明雖然相應內容在說明書中未加以詳細說明，但是不影響所屬技術領域的技術人員實現(xiàn)相應目的。

但在此類爭辯過程中需要注意，所給出的證據(jù)是否對于發(fā)明點有著直接或間接的啟示和教導作用，本領域技術人員在面對所提供的證據(jù)時是否能夠想到將其和公知常識或常規(guī)技術手段結合得到發(fā)明點，避免在答復后誘發(fā)創(chuàng)造性問題。

一、案例簡述

下面筆者結合具體案例對答復過程的上述兩種應對方式進行分析總結：

案例提供一種拉伸裝置及薄膜拉伸系統(tǒng)，其所要解決的技術問題是“當發(fā)生產(chǎn)品升級時，如薄膜長度、拉伸程度、薄膜厚度等發(fā)生變化，就需要升級設備或重做設備，引起成本浪費，影響生產(chǎn)效率”。

基于上述技術問題，說明書記載了“本實施例中固定組件采用連桿和伸縮驅動器配合對第一壓板和第二壓板進行轉動控制，伸縮驅動器位于連桿的下方，且伸縮驅動器的輸出軸與連桿垂直連接以驅動連桿升降，沿連桿兩端軸向方向設置條狀孔或槽，第一壓板和第二壓板的下端分別通過轉軸與條狀孔或槽連接，因此通過伸縮驅動器帶動連桿上升或下降時，轉軸可在通孔內轉動，從而帶動第一壓板和第二壓板轉動，從而驅動第一壓板和第二壓板同時向外轉動打開離開薄膜或者向內轉動閉合壓緊薄膜，在移動組件驅動第一固定板和/或第二固定板移動時，由于轉軸設置在條狀的孔或槽里，故轉軸可帶動第一壓板和第二壓板沿條狀孔或槽移動，因此，壓板除了可轉動還可隨著固定板移動，以實現(xiàn)薄膜的拉伸?！緦嵤├猩炜s驅動器選擇采用伸縮氣缸，由連桿的端面沿軸向向連桿內部開U形槽，以形成條狀結構供壓板轉動和移動”。

針對上述方案，審查員在審查意見中提出：說明書未記載伸縮桿的轉軸、壓板的轉軸以及連桿的條狀或槽形狀、構造、位置關系如何設置，不知如何實現(xiàn)伸縮驅動器上下收縮可實現(xiàn)轉軸的轉動。對所屬領域的技術人員來說，該手段是含糊不清的，根據(jù)說明書記載的內容無法實現(xiàn)，附圖中也缺少實施該設想的具體產(chǎn)品結構，使得說明書和附圖所記載的內容不能構成一個清楚完整的方案，因而不符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定。

二、答復思路

針對以上問題，代理師提出答復思路如下：

在說明書中對壓板和轉軸實現(xiàn)轉動的動作所依據(jù)的結構和實現(xiàn)過程具有較為詳細的描述，可審查員依然提出了無法獲知該內容的疑議，所以筆者決定依據(jù)說明書的相關記載內容和附圖中能夠看清楚的部分結構對該實現(xiàn)過程進行進一步的展開說明，也就是上述所說的“爭辯得到發(fā)明或者實用新型說明書公開不充分結論的理由存在不合理性”，具體如下：

首先，在實施例中記載了：伸縮驅動器選擇采用伸縮氣缸，由連桿的端面沿軸向向連桿內部開U形槽，以形成條狀結構供壓板轉動和移動。

進一步的，由附圖1的內容也可得知，連桿由其端面沿軸向向連桿內部水平設置U型槽，轉軸水平貫穿U型槽，壓板上構造有與壓板垂直且向下設置的兩片過渡連接板，兩片過渡連接板相對設置，且分別連接轉軸的兩端，即兩片過渡連接板沿垂直與連桿軸向的水平方向分別位于連桿的兩側，在伸縮驅動件驅動連桿上升或下降時，U型槽也隨之上下移動，在此過程中U形槽的內表面與轉軸表面接觸時的會產(chǎn)生一定的摩擦作用力，該摩擦作用力會導致轉軸有一定的轉動角度，以此實現(xiàn)過渡連接板的角度轉動，從而帶動壓板形成轉動。

上述結構屬于機械領域內驅動轉動連接結構較為常規(guī)的設置手段，本領域技術人員在得知伸縮驅動器、連桿和轉軸的結構控制壓板轉動的目的時，能夠很容易想到上述結構細節(jié)的構成關系。

而后，為了避免審查員不認同筆者對說明書中內容以及對附圖內容的分析說明，認為答復內容中的解釋說明超出了說明書的記載范圍，本領域技術人員在面對說明書的技術方案時無法獲得答復內容中指出的結構和動作關系的問題產(chǎn)生，筆者還對能夠實現(xiàn)此動作的現(xiàn)有技術手段進行了舉證和說明，也就是上述所說的“爭辯‘技術人員’不通過創(chuàng)造性的勞動能夠實現(xiàn)”，如下：

本領域常規(guī)技術手段中有很多能夠實現(xiàn)將往復直線運動轉化為旋轉運動的結構，如曲柄連桿機構，將活塞的往復運動轉變?yōu)榍S的旋轉運動，還如曲柄滑塊機構，曲柄滑塊機構中與機架構成移動副的構件為滑塊，通過轉動副連接曲柄和滑塊的構件為連桿，通過曲柄和滑塊來實現(xiàn)轉動和移動相互轉換，結合本申請的結構，U型槽上下移動，轉變?yōu)閴喊宓慕嵌绒D動，即使說明書中沒有具體細節(jié)公開，結合上述公知常識和常規(guī)技術手段也都是完全可以實現(xiàn)的。

三、總結

在收到涉及專利法第26條第3款的審查意見時，專利代理師應該首先判斷審查員的觀點是否客觀正確，確定審查員判斷的出發(fā)點為何，再對癥下藥。

若是審查員理解有誤，或對說明書全文考慮不充分，則可將說明書中涉及到的具體內容再次明確陳述以及解釋說明。

若是說明書中對技術方案的記載確實不夠明確，則可盡量根據(jù)已記載的內容加以展開說明，尤其是對于機械領域內的裝置結構不清或動作不明的問題，要做到解釋出本領域技術人員能夠根據(jù)說明書已給出結構特征和動作描述來獲知完整的結構關系和動作過程的程度。

若是說明書中對該實施手段確實無任何記載或記載的內容無法支撐后續(xù)答復的輔助陳述，則需根據(jù)已記載的結構能夠實現(xiàn)某種功能或動作結果，進行現(xiàn)有技術中公知常識或本領域的常規(guī)技術手段的舉證，舉證出有哪些具體的結構也能夠直接實現(xiàn)該功能或動作結果。以此做出針對性的答復，提高答復成功的幾率。

對于專利申請文件未充分公開的內容，其不能補入說明書中，否則將導致說明書的修改超出了原說明書和權利要求書的記載范圍，不符合《專利法》第33條的規(guī)定，這也是對于專利申請不符合專利法第26條第3款規(guī)定的審查意見的答復難點所在。

所以專利代理師還應在撰寫申請文件期間，著重考慮說明書公開是否充分的問題，說明書撰寫時就要注意其公開內容的全面性，是否能夠達到充分公開技術方案的要求，在有限的公開內容中，本領域技術人員是否能夠依照現(xiàn)有的公知常識和常規(guī)技術手段直接且毫無疑義的推斷出可以解決技術問題的技術方案，避免為申請人帶來利益損失。

 
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作者：艾春培 北京路浩知識產(chǎn)權代理有限公司

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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