專利敲詐案塵埃未定，知產(chǎn)維權(quán)何去何從？（附判決書全文）

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作者：葉素爍 上海大邦律師事務(wù)所

原標題：專利敲詐案塵埃未定，知產(chǎn)維權(quán)何去何從？

2019年9月30日，上海浦東新區(qū)法院對“專利權(quán)敲詐勒索第一案”作出判決，判決李興文、李興武敲詐勒索罪成立，李興文有期徒刑四年六個月、罰金五萬元；李興武有期徒刑二年、罰金二萬元。如今這一判決的作出，使得專利敲詐案塵埃未定，而知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)今后何去何從，仍值得我們深思。

2018年8月24日，上海浦東新區(qū)人民檢察院提起公訴，指控：李興文利用其經(jīng)營的科斗公司、本星公司等申請大量涉及多個技術(shù)領(lǐng)域的專利，未實際使用卻通過上網(wǎng)搜索等途徑尋找在生產(chǎn)經(jīng)營中使用與其相似專利的單位，向法院提起專利權(quán)糾紛訴訟，以訴訟影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、上市、融資等為要挾，與被訴方簽訂專利實施許可合同、和解協(xié)議等,迫使對方支付錢款，換取其撤訴或不再主張專利權(quán)，先后迫使4家被害單位與科斗公司等單位簽訂專利實施許可合同或和解協(xié)議，以專利實施許可費、補償款等名義向被害單位索取216.3萬元，實際得款116.3萬元。

上海浦東新區(qū)法院的一審判決李興文、李興武成立敲詐勒索罪。
 

一、被告人具體被指控的5起事實分解

1、2017年3月至7月間，被告人李興文獲悉掌閱公司正處于首次公開募股階段，遂以科斗公司名義，先后多次以掌閱公司侵害其專利權(quán)為由，向北京知識產(chǎn)權(quán)法院、上海知識產(chǎn)權(quán)法院提起民事訴訟。掌閱公司為避免影響首次公開募股進程，和科斗公司簽訂專利實施許可合同，以專利實施許可費名義支付科斗公司人民幣80萬元，后實際支付人民幣50元。

2、2017年7月底，被告人李興文虛構(gòu)科斗公司將擁有的第ZL201 010523269.X 號專利獨家許可給已由其實際控制的步島公司的知識產(chǎn)權(quán)許可合同，以步島公司名義，向北京知識產(chǎn)權(quán)法院起訴掌閱公司侵害該項專利權(quán)，并授意高楓以步島公司法定代表人身份至北京向證監(jiān)會實名舉報，披露已向掌閱公司提起專利權(quán)糾紛訴訟，另伙同被告人李興武以步島公司股東身份與掌閱公司談判。掌閱公司為避免影響首次公開募股進程，再次被迫和被告人李興文、李興武代表的步島公司簽訂糾紛解決協(xié)議，以和解費名義支付步島公司人民幣80萬元，后實際支付人民幣10萬元。

3、2017年10月，被告人李興文因獲悉廈門盈趣科技股份有限公司（簡稱盈趣公司）正處于在深圳股市主板上市進程中，遂以本星公司名義，先后以盈趣公司侵害其擁有的3 項實用新型專利權(quán)為由，向廈門市中級人民法院提起民事訴訟，并向證監(jiān)會舉報，披露巳向盈趣公司提起專利權(quán)糾紛訴訟，使盈趣公司被證監(jiān)會發(fā)行監(jiān)管部要求核查。盈趣公司在不認為構(gòu)成侵權(quán)的情況下，為避免影響上市進程，被迫和被告人李興文、孫倩倩代表的本星公司簽訂和解協(xié)議，以補償款名義支付人民幣 28.8萬元。

4、2015年至2017年，被告人李興文知曉杭州古北電子科技有限公司（簡稱古北公司）處于融資階段，以科斗公司名義，先后多次以古北公司侵害其多項專利權(quán)為由，向上海知識產(chǎn)權(quán)法院提起民事訴訟，并向京東、淘寶等網(wǎng)上購物平臺投訴，造成古北公司產(chǎn)品下架。古北公司在不認為構(gòu)成侵權(quán)且申請獲得國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復審委員會宣告涉訴專利權(quán)全部無效、科斗公司敗訴的情況下，為避免影響融資，被迫和科斗公司簽訂專利實施許可合同，以專利實施許可費名義支付人民幣 22.5 萬元。

5、2015 年至 2016 年，被告人李興文以科斗公司名義，起訴杭州鴻雁智能科技有限公司（簡稱鴻雁公司）侵害其多項專利權(quán)。鴻雁公司在不認為構(gòu)成侵權(quán)的情況下，為避免高的訴訟成本，被迫和被告人李興文代表的科斗公司等 3 家單位簽訂專利實施許可合同，以專利實施許可費名義支付人民幣5萬元。

二、法院對于5起事實中的4起事實不構(gòu)成犯罪的理由

一審判決對上述1、3、4、5四起被指控的事實，均認定不構(gòu)成犯罪。法院認為，首先，在案證據(jù)只能認定被告人李興文從四家單位取得的款項系專利許可費或補償款，無法準確認定被告人李興文主觀上具有非法占有目的。一審判決中繼續(xù)寫到，因為缺乏相應證據(jù)表明被告人系通過抄襲、騙取、竊取等非法手段取得這些專利權(quán)，在專利訴訟的權(quán)利基礎(chǔ)不能完全排除否認的前提下，難以確認行為人的行為系假借專利訴訟為名，行敲詐勒索之實。其次，也缺乏相應的證據(jù)證實被告人李興文實施了威脅或要挾等行為，足以使被害人在恐懼、害怕心理下被追不情愿而處分財產(chǎn)。該案在案的證據(jù)只能認定被告人李興文在認為上述四家單位侵權(quán)的情況下，向?qū)Ψ教岢鲈V訟或者協(xié)商補償，不能因為被告人李興文提起訴訟或者協(xié)商的時間系相關(guān)單位處于準備上市或者融資的敏感節(jié)點，就認定李興文對涉案錢款具有非法占有目的。至此，法院都認為只要專利權(quán)合法有效，即使專利權(quán)人在敏感節(jié)點（即便是擬上市期間）進行專利維權(quán)，依舊不構(gòu)成犯罪。

然而，法院在認定第2起事實構(gòu)成敲詐勒索罪時的說理卻產(chǎn)生了較大的轉(zhuǎn)折。法院在論述該起事實的客觀行為時，認為兩名被告人在被害單位即將上市交易的關(guān)鍵時期，通過制造虛假許可合同在法院提起訴訟，又以相關(guān)訴訟為依據(jù)提起舉報，層層加碼施壓，客觀上給被害單位造成某種程度上的心理壓力和恐懼，進而對被害單位實施勒索錢財?shù)男袨??？梢?，對于?起事實，“即將上市交易的關(guān)鍵時期”似乎又成為了一個構(gòu)罪因素，判決邏輯還是前后矛盾，難以自圓其說。

三、對于法院認定第2起事實構(gòu)成敲詐勒索罪的具體分析

一審法院將第2起事實定義為專利侵權(quán)“碰瓷”行為，并將該行為分成兩個階段，一是“碰瓷”階段，即被告人李興文在 2017 年 7、8 月間故意倒簽合同，虛構(gòu)將其公司名下的專利獨家許可給步島公司，制造步島公司具有該項專利獨占使用權(quán)的假象；二是取得財物階段，即兩名被告人惡意串通，選擇在被害單位即將上市交易的關(guān)鍵時間，故意更換訴訟主體，假借步島公司的名義向被害單位提出侵權(quán)訴訟，以起訴內(nèi)容作為向證監(jiān)會舉報的重要依據(jù)，給被害單位上市設(shè)置重重障礙，并借此與被害單位談判，對被害單位形成心理強制，進而非法取得財物。

筆者認為“專利碰瓷”，不算專業(yè)術(shù)語，法院也未給出“專利碰瓷”定義。筆者以“專利碰瓷”檢索，僅檢索到寧波市諾曼電子科技有限公司與江北區(qū)楊柳副食店的專利侵權(quán)糾紛系列案件，且在該系列案件中，被告提出的“專利碰瓷”抗辯，法院在判決中寫道：“至于被告抗辯的原告之行為屬于專利碰瓷的抗辯意見，本院認為，原告作為相關(guān)專利權(quán)利人，有權(quán)對他人侵犯其專利權(quán)的行為提起訴訟，原告的訴訟行為合法且理應受到法律保護”，可見，在該系列案件中，法院并不認為專利訴訟是一種“專利碰瓷”行為，更談不上違法犯罪了。如將專利訴訟定義為碰瓷，則在專利市場上，此類行為數(shù)不勝數(shù)，例如：高通、蘋果恩怨已久，高通一直被認為是“碰瓷界”的佼佼者，在智臻訴蘋果案，也一度被認為是小i機器人碰Siri的瓷，然而這些例子都是在民事范疇內(nèi)解決問題，從未越過雷池，踏進刑法的大門。這大概也是本案受到各界關(guān)注，被稱為“專利敲詐勒索第一案”的原因。

其次，倒簽合同并不當然違法。法院認為李興文虛構(gòu)了將其公司名下的專利獨家許可給步島公司，制造步島公司具有該項專利獨占使用權(quán)的假象，這種說法也是錯誤的。因為科斗公司作為專利權(quán)人，確實有權(quán)利許可步島公司獲得專利獨占許可，該專利許可的備案信息現(xiàn)在仍可以在專利事務(wù)數(shù)據(jù)官網(wǎng)上查詢到。《專利法實施細則》第十四條規(guī)定，專利權(quán)人與他人訂立的專利實施許可合同，應當自合同生效之日起3個月內(nèi)向國務(wù)院專利行政部門備案?？梢姡煌趯＠D(zhuǎn)讓，登記并非專利許可的生效條件。對于上市公司而言，李興文對于步島公司的許可不能構(gòu)成任何強制，因為上市公司也獲得了相關(guān)專利的許可，而且許可在先。

其實，被害單位早就注意到了合同的瑕疵問題，根據(jù)判決書第16頁第（3）項證據(jù)顯示，在李興文與掌閱公司就第2起事件的談判中，被害單位代表即提到，被害單位認為這個訴訟即便到了法院，被告人李興文一方根本不可能贏，而是科斗公司違約。可見，被害單位并沒有受被告人的倒簽行為要挾、脅迫，更沒有因此產(chǎn)生恐懼心理，其清楚地知道即便進行民事訴訟，掌閱公司也不會敗訴，而最終與被告人達成協(xié)議仍是由于考慮到公司即將上市，權(quán)衡利弊后的結(jié)果。可以說，這一起事實與其他四起事實并無不同，而法院判決中因為倒簽合同這一瑕疵，判定被告人敲詐勒索罪成立，邏輯不能自洽。

另外，根據(jù)本案辯護人對于判決書第一時間的解讀，法院判決并沒有遵循刑事審判應當堅持的排除合理懷疑原則，即李興文第二次與掌閱談判，一方面是基于倒簽的在先獨占許可合同，另一方面還包括增加許可給掌閱的上游供應商和下游銷售商（永樂（中國）電器銷售有限公司、維沃移動通信有限公司、廣東歐珀移動通信有限公司）的內(nèi)容。因此，最終達成協(xié)議的80萬元專利許可費（實得10萬），不單純是靠倒簽日期許可給掌閱，還包括對掌閱公司上游供應商和下游銷售商進行專利許可的內(nèi)容。當這兩種因素混合，無法區(qū)分，無法計算哪一部分是通過倒簽取得，哪一部分是李興文應得合法收益時，應作出對被告人有利的認定，堅持疑罪從無。一審判決書對于這一部分事實予以忽略，恐怕真要被告人上訴才能有機會厘清了。

四、結(jié)語

近日華為訴傳音控股圖片侵權(quán)索賠2000萬，與本案相同的是，傳音控股也正處于上市期間，其收到訴狀的次日即上市，不同的是，本案中李興文已經(jīng)因?qū)＠S權(quán)被判定敲詐勒索罪，并處有期徒刑四年六個月。近年來，我國的市場主體知識產(chǎn)權(quán)保護意識不斷增強，國家知識產(chǎn)權(quán)保護力度也不斷加大。2018年以來，有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的一系列法律法規(guī)的頒布，如《關(guān)于專利等知識產(chǎn)權(quán)案件訴訟程序若干問題的決定》《最高人民法院關(guān)于審查知識產(chǎn)權(quán)糾紛行為保全案件適用法律若干問題的規(guī)定》，都有意提升了知識產(chǎn)權(quán)的維權(quán)力度。如今這一判決的作出，使得專利敲詐案塵埃未定，而知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)今后何去何從，仍值得我們深思。

注：

【1】（2018）渝0112民初30583號，寧波市諾曼電子科技有限公司與江北區(qū)楊柳副食店侵害外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛一審民事判決。

【2】斯偉江 袁洋 吳布達：《專利敲詐第一案判決解讀 （附起訴書、一審判決書、辯護詞全文）》，https://mp.weixin.qq.com/s/DM72ljI8GumJoYX8wP_GmA，2019年9月30日。

附：判決書全文

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：葉素爍 上海大邦律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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