解讀最高院關于涉外貼牌加工侵權案件的最新意見

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作者：劉東海北京市長安律師事務所律師合伙人

原標題：解讀最高院關于涉外貼牌加工侵權案件的最新意見

最高院對“HONGDAKIT”案的再審改判，讓本已漸漸平靜的涉外貼牌加工侵權案件又掀起波瀾。中美貿易戰(zhàn)下出口受到一定影響的當下，此判決是不合時宜還是意義重大，筆者對此進行了解讀。

一、涉外貼牌加工侵權案件裁判變化

涉外貼牌加工是否構成商標侵權，一直以來爭議不斷。此類案件較多的江蘇、浙江、上海、廣東等地，對貼牌加工的定性一致，但對于是否構成侵權的裁判思路有別。

2015年11月26日，最高人民法院在PRETUL再審案【1】中認定涉外貼牌加工不構成商標侵權。該案對涉外貼牌加工侵權案件具有重要的指導意義，表明最高院似有統(tǒng)一此類案件裁判標準的意圖。但該案的主審法官在2016年1月22日杭州市中級人民法院舉辦的“涉外貼牌加工商標侵權問題研討會”上發(fā)言稱：雖然最高院對PRETUL再審案所涉及的該類情形作出了判決，但并不意味著所有的涉外貼牌加工案件的處理結果都是如此。由此可見最高人民法院對此類案件的慎重態(tài)度。

2015年12月18日，江蘇省高級人民法院在東風案二審判決【2】中引入“合理注意義務+實質性損害”判斷標準，認定涉外貼牌加工構成商標侵權。江蘇高院在PRETUL再審案判決之后作出東風案判決，引起了很大的爭議及討論。最高院于2016年6月30日裁定【3】提審了該案，并于2017年12月28日作出再審判決【4】，撤銷了東風案二審判決。

筆者認為，PRETUL再審案“不屬于商標性使用”的裁判理由過于絕對。東風案再審判決則闡述了注意義務，似乎有將PRETUL再審案的絕對理由往回收一收的意圖。兩案之后，此類案件的審判便趨向于認定涉外貼牌加工不構成侵權。但2019年10月宣判的“HONGDAKIT”案【5】，最高院又認定涉外貼牌加工構成侵權，這可能讓知識產權從業(yè)人員以及涉外貼牌加工的經營者都無所適從。

二、商標使用的體系化理解

PRETUL再審案的裁判理由是：“在委托加工產品上貼附的標志，既不具有區(qū)分所加工商品來源的意義，也不能實現識別該商品來源的功能，故其所貼附的標志不具有商標的屬性，在產品上貼附標志的行為亦不能被認定為商標意義上的使用行為?！?。

對此，筆者認為，商標使用形式和功能的體現是一個整體，具有不可分割性。在產品上使用商標的形式本身就是物理貼附行為，而這一物理貼附行為的結果，就是實現識別商品來源的功能。商標使用本身是一種客觀的使用形式，只要將商標貼附于產品之上，商標使用行為即已完成。至于商標是在中國境內發(fā)揮識別商品來源的功能還是出口后在其他國家或地區(qū)發(fā)揮識別商品來源的功能，則是另外的法律問題。識別商品來源的結果發(fā)生地與識別商品來源的功能本身，具有不同的含義，不可混為一談。對于商標使用的理解，應置于整部《商標法》之內，進行體系化理解。只要所使用的商標被相關公眾認知為商標，商標的物理貼附行為在中國完成，就應當認定為構成商標使用。商標使用行為作為一種客觀表現形式，無論是在中國還是在國外銷售，都會被認知為商標，不能因商品銷售地域的不同、貿易方式的不同而對商標使用行為作出不同的價值判斷。

“HONGDAKIT”案否定了PRETUL再審案的這一觀點。該案中最高院認為：商標使用行為是一種客觀行為,通常包括許多環(huán)節(jié),如物理貼附、市場流通等等,是否構成商標法意義上的“商標的使用”應當依據商標法作出整體一致解釋,不應該割裂一個行為而只看某個環(huán)節(jié),要防止以單一環(huán)節(jié)遮蔽行為過程要克服以單一側面代替行為整體。商標使用意味著使某一個商標用于某一個商品,其可能符合商品提供者與商標權利人的共同意愿,也可能不符合商品提供者與商標權利人的共同意愿;某一個商標用于某一個商品以至于二者合為一體成為消費者識別商品及其來源的觀察對象,既可能讓消費者正確識別商品的來源,也可能讓消費者錯誤識別商品的來源,甚至會出現一些消費者正確識別商品的來源,而另外一些消費者錯誤識別商品的來源這樣錯綜復雜的情形。這些現象紛繁復雜,無不統(tǒng)攝于商標使用,這些利益反復博弈,無不統(tǒng)轄于商標法律。因此,在生產制造或加工的產品上以標注方式或其他方式使用了商標,只要具備了區(qū)別商品來源的可能性,就應當認定該使用狀態(tài)屬于商標法意義上的“商標的使用”。

三、政策考量對審判的影響

法律問題從來都不是單純的法律問題，需要考量很多因素。

浙江省高級人民法院審理的SPEEDO案二審判決【6】認為：涉外貼牌加工侵權判定應考量我國現階段的加工貿易國情和知識產權保護水準，本院認為，鼓勵貼牌加工產業(yè)自創(chuàng)品牌、培育品牌競爭優(yōu)勢亦符合我國目前的貿易產業(yè)政策和知識產權保護政策；且商標法律制度的根本宗旨是保護商標專用權，在涉外貼牌加工案件中充分保護在我國注冊使用的商標，符合我國商標法律制度的立法宗旨。

東風案再審判決也考慮了國際貿易問題：在經濟發(fā)展全球化程度不斷加深，國際貿易分工與經貿合作日益緊密的復雜形勢下，人民法院審理商標侵權糾紛案件應當結合國際經貿形勢發(fā)展的客觀現實，對特定時期特定市場的交易形式進行具體分析，準確判斷相關行為對于商標權人合法權益的實際影響，才能更為準確適用法律。既要嚴格依法保護商標權人合法權益，又要防止不適當擴大保護而對正常貿易和競爭秩序造成妨礙。

“HONGDAKIT”案中，最高人民法院對此也進行了重點闡述：“我國經濟由高速增長階段轉向高質量發(fā)展階段，面臨著經濟發(fā)展全球化程度不斷加深，國際貿易分工與經貿合作日益復雜，各國貿易政策沖突多變的形勢，人民法院審理涉及涉外定牌加工的商標侵權糾紛案件，應當充分考量國內和國際經濟發(fā)展大局，對特定時期、特定市場、特定交易形式的商標侵權糾紛進行具體分析,準確適用法律，正確反映“司法主導、嚴格保護、分類施策、比例協調”的知識產權司法政策導向，強化知識產權創(chuàng)造、保護、運用，積極營造良好的知識產權法治環(huán)境、市場環(huán)境、文化環(huán)境，大幅度提升我國知識產權創(chuàng)造、運用、保護和管理能力。自改革開放以來，涉外定牌加工貿易方式是我國對外貿易的重要方式，隨著我國經濟發(fā)展方式的轉變，人們對于在涉外定牌加工中產生的商標侵權問題的認識和糾紛解決，也在不斷變化和深化。歸根結底，通過司法解決糾紛，在法律適用上，要維護法律制度的統(tǒng)一性，不能把某種貿易方式(如本案爭議的涉外定牌加工方式)簡單地固化為不侵犯商標權的除外情形，否則就違背了商標法上商標侵權判斷的基本規(guī)則，這是必須加以澄清和強調的問題。

筆者認為，最高院這一論述深層次的背后，在于中央對產業(yè)政策的宏觀引導以及當前我國所面臨的各種挑戰(zhàn)。首先，從我國經濟發(fā)展階段來看，供給側結構改革要求經濟從高速發(fā)展向高質量發(fā)展進行轉變。高速發(fā)展階段鼓勵出口，而轉向高質量發(fā)展，則對于低端的加工制造、出口，就不再鼓勵。就這一點來說，對于涉外貼牌加工采取比較嚴格的司法政策，與經濟發(fā)展的特定階段相契合。其次，從我國當前所面臨的國際環(huán)境來看，尤其是自2018年開始至今的中美貿易戰(zhàn)，使得自上而下，都在強調嚴厲打擊知識產權侵權，強化懲罰性賠償。為此，2019年專門修改了商標法。在此背景下，加強對注冊商標的保護，符合當前我國所處的國際環(huán)境。

中美貿易戰(zhàn)對我國的出口貿易造成了一定的影響，基于當前經濟環(huán)境的考量，司法導向應該鼓勵出口，從這點來看，最高院在此背景下對“HONGDAKIT”案的再審改判就不合時宜。但從長遠來看，意義重大。

注：

【1】最高人民法院（2014）民提字第38號民事判決書

【2】江蘇省高級人民法院（2015）蘇知民終字第00036號民事判決書

【3】最高人民法院（2016）最高法民申488號民事裁定書

【4】最高人民法院（2016）最高法民再339號民事判決書

【5】最高人民法院（2019）最高法民再138號民事判決書

【6】浙江省高級人民法院（2014）浙知終字第25號民事判決書

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：劉東海北京市長安律師事務所律師合伙人

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

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