專利等同侵權(quán)判定時間研究

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作者：高玉光超凡知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司

原標題：專利等同侵權(quán)判定時間研究

摘要：如果一項發(fā)明創(chuàng)造申請了專利，該發(fā)明創(chuàng)造包括諸多技術(shù)特征，其中某個（些）技術(shù)特征為針對現(xiàn)有技術(shù)做出實質(zhì)貢獻的技術(shù)，我們稱之為“發(fā)明點”。自專利申請之日至發(fā)生專利侵權(quán)之日的期間，短則數(shù)月，長則數(shù)年；在此期間，該項專利相關(guān)技術(shù)在不斷發(fā)展演變，各種代替技術(shù)方案不斷出現(xiàn)。站在不同的時間點，我們發(fā)現(xiàn)對“等同”技術(shù)特征的認定不盡相同。專利相關(guān)法律規(guī)定以鼓勵發(fā)明創(chuàng)造及促進科技進步為宗旨，但其必然是以平衡發(fā)明人、權(quán)利人、社會公眾及國家等各方利益為手段。

一、一則案例的啟示

B公司有一個名稱為“鍵盤開關(guān)”發(fā)明專利，申請日為2014年1月1日。根據(jù)該專利（以下稱“涉案專利”）權(quán)利要求及說明書解釋，其發(fā)明點為“設(shè)置一彈性件，按壓鍵盤時彈性件彈出敲擊底座，產(chǎn)生敲擊聲音”。2015年，A公司生產(chǎn)一種鍵盤開關(guān)，其產(chǎn)品（以下稱“涉案產(chǎn)品”）內(nèi)也設(shè)置有彈性件，但其發(fā)聲原理是設(shè)置兩個彈性件相互撞擊發(fā)出聲音。2019年，B公司將A公司告上法庭，訴稱A公司專利侵權(quán)，要求停止侵權(quán)并賠償損失。

如果在2014年時，A公司涉案產(chǎn)品的發(fā)聲裝置技術(shù)方案還沒有出現(xiàn)，也不能從B公司的涉案專利授權(quán)文件中直接預(yù)見到；但是在2019年，對本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來說，A公司涉案產(chǎn)品的發(fā)聲裝置與B公司涉案專利的相應(yīng)技術(shù)特征屬于“以基本相同的手段，實現(xiàn)基本相同的功能，達到基本相同的效果，并且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的特征?！贝藭r，按照相關(guān)法律規(guī)定，A公司涉案產(chǎn)品技術(shù)特征以等同方式落入涉案專利保護范圍，涉嫌構(gòu)成侵權(quán)。

但問題是，如果在2015年之前本領(lǐng)域沒有出現(xiàn)涉案產(chǎn)品技術(shù)方案，B公司在發(fā)明專利申請之日也沒有預(yù)見該技術(shù)方案，但在后來維權(quán)時又以等同為由將其納入專利權(quán)保護范圍，該種壟斷權(quán)利與其對社會技術(shù)貢獻是否相一致？該種壟斷權(quán)對A公司及社會公眾而言是否公平？

二、關(guān)于等同侵權(quán)的法律規(guī)定

1、《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第十七條規(guī)定，專利法第五十九條第一款所稱的“發(fā)明或者實用新型專利權(quán)的保護范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容”，是指專利權(quán)的保護范圍應(yīng)當以權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征所確定的范圍為準，也包括與該技術(shù)特征相等同的特征所確定的范圍。

等同特征，是指與所記載的技術(shù)特征以基本相同的手段，實現(xiàn)基本相同的功能，達到基本相同的效果，并且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的特征。

2、《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第七條規(guī)定，人民法院判定被訴侵權(quán)技術(shù)方案是否落入專利權(quán)的保護范圍，應(yīng)當審查權(quán)利人主張的權(quán)利要求所記載的全部技術(shù)特征。

被訴侵權(quán)技術(shù)方案包含與權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征相同或者等同的技術(shù)特征的，人民法院應(yīng)當認定其落入專利權(quán)的保護范圍；被訴侵權(quán)技術(shù)方案的技術(shù)特征與權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征相比，缺少權(quán)利要求記載的一個以上的技術(shù)特征，或者有一個以上技術(shù)特征不相同也不等同的，人民法院應(yīng)當認定其沒有落入專利權(quán)的保護范圍。

3、《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋(二)》第八條規(guī)定，功能性特征，是指對于結(jié)構(gòu)、組分、步驟、條件或其之間的關(guān)系等，通過其在發(fā)明創(chuàng)造中所起的功能或者效果進行限定的技術(shù)特征，但本領(lǐng)域普通技術(shù)人員僅通過閱讀權(quán)利要求即可直接、明確地確定實現(xiàn)上述功能或者效果的具體實施方式的除外。

與說明書及附圖記載的實現(xiàn)前款所稱功能或者效果不可缺少的技術(shù)特征相比，被訴侵權(quán)技術(shù)方案的相應(yīng)技術(shù)特征是以基本相同的手段，實現(xiàn)相同的功能，達到相同的效果，且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的，人民法院應(yīng)當認定該相應(yīng)技術(shù)特征與功能性特征相同或者等同。

4、北京市高級人民法院《專利侵權(quán)判定指南（2017）》第54條規(guī)定，判定被訴侵權(quán)技術(shù)方案的技術(shù)特征與權(quán)利要求的技術(shù)特征是否等同的時間點，應(yīng)當以被訴侵權(quán)行為發(fā)生時為界限。

上述規(guī)定及司法解釋，折射出我國司法實踐對等同侵權(quán)的判定時間經(jīng)歷了從專利申請日到侵權(quán)行為日的發(fā)展與演變。

三、國際兩大標準：專利申請日說 Vs 侵權(quán)行為日說

1、英國與德國——專利申請日

在2003年的 AMGEN V TKT案中，英國上訴法院認為應(yīng)該以專利申請日為基準時間來讓本領(lǐng)域普通技術(shù)人員判斷被訴侵權(quán)物與專利權(quán)利要求范圍是否存在等同。從此以后英國法院一直采用申請日為判定時間。【1】

德國專利法中等同侵權(quán)采用三要件的判斷標準，在什么時間點來判斷其中的“聯(lián)想容易性”顯得特別關(guān)鍵。所謂的“聯(lián)想容易性”指的是本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員在專利申請日，憑借自己的工作經(jīng)驗、專業(yè)知識、實踐技能以及在專利申請日就可以掌握的公知技術(shù)，能夠從說明書或權(quán)利要求書中所記載的內(nèi)容聯(lián)想到等同物來。因此，德國也是以專利申請日為等同侵權(quán)的判斷時間的。專利申請日以后出現(xiàn)的公知技術(shù)是不能作為侵權(quán)判定依據(jù)的。但是，德國的司法判例又表明，這樣的判斷標準不是絕對的，并不是所有在專利申請日之后出現(xiàn)的可以替代以達到相同效果的手段都不能適用等同原則。一般認為，被訴侵權(quán)物的某一替代手段，如果是本領(lǐng)域普通技術(shù)人員根據(jù)專利申請日或優(yōu)先權(quán)日之前的公知技術(shù)就能聯(lián)想到的，即使在申請日以后才出現(xiàn)，也是可以適用等同原則的?？梢姷聡m然采用申請日或者優(yōu)先權(quán)日為標準，但也沒有導(dǎo)致過分限縮專利權(quán)人的權(quán)利。【2】

2、美國與日本——侵權(quán)行為日

在美國法院早期的判例中，是以專利申請日為等同侵權(quán)的判定時間的。當時聯(lián)邦最高法院認為，如果要判定等同侵權(quán)，等同物必須是在申請日之前就已經(jīng)獲知的。在專利申請日之后才出現(xiàn)的替代技術(shù)特征是不能被認定為等同技術(shù)特征的。該領(lǐng)域的普通技術(shù)人員在專利申請日之前不能認識到等同的存在，法院也不能判定構(gòu)成等同侵權(quán)。【3】

在 1997 年的 Hilton 案以后，美國關(guān)于等同侵權(quán)的判斷時間又發(fā)生了變化，聯(lián)邦法院的判例最終確定了侵權(quán)行為日這一標準。在世界范圍內(nèi)，等同侵權(quán)體系最為完善和發(fā)達的就是美國，美國將技術(shù)特征的等同物分成了三種類型，一種是在專利說明書中已經(jīng)有明確記載的等同物；第二種是在權(quán)利要求書和說明書中雖然沒有記載，但是在專利申請時就已經(jīng)存在的等同物；第三種是權(quán)利要求書和說明書中沒有記載，在專利申請時不存在，但隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展后來出現(xiàn)的等同物。在 Hilton 案之后，等同侵權(quán)中的等同物主要指的是第三種類型的等同物。美國以聯(lián)邦法院判例的形式將等同侵權(quán)的判斷時間規(guī)定為侵權(quán)行為日，體現(xiàn)了美國專利法對專利權(quán)人利益的傾斜保護。【4】

日本規(guī)定的等同侵權(quán)的判定時間與美國類似，也是采用侵權(quán)行為日的觀點。日本最高法院在1998 年“滾珠花健軸承”案中所規(guī)定的等同侵權(quán)原則五要件，其中的要件三為“置換容易性”，判斷是否具有置換容易性的時間為發(fā)生侵權(quán)之時。在被控侵權(quán)產(chǎn)品制造的時候，判斷這種產(chǎn)品或者方法與專利權(quán)利要求范圍是否等同。【5】

四、兩種學(xué)說價值比較

上述專利申請日說與侵權(quán)行為日說代表了兩種價值取向，專利申請日說是站在社會公眾視角，將專利權(quán)的保護范圍嚴格限制為專利申請日時存在的技術(shù)方案及其技術(shù)特征，對于本領(lǐng)域一般技術(shù)人員來說，專利申請日時不存在的技術(shù)方案，也即需要作出創(chuàng)造性勞動才能得到的技術(shù)方案，不應(yīng)在后來的維權(quán)中以等同侵權(quán)為由納入其專利權(quán)保護范圍。申請日說限制專利權(quán)人權(quán)利，保障了社會公眾利益，在專利申請日后能夠促使社會公眾對該專利技術(shù)方案進行多方改進，積極創(chuàng)新，而不必有等同侵權(quán)之虞！但對于專利權(quán)人來說，申請日說對其專利的原創(chuàng)性提出了更高要求，即原創(chuàng)性越強的專利，其保護范圍越大，本領(lǐng)域技術(shù)人員越容易預(yù)見到那些將來構(gòu)成等同的改進技術(shù)；反之，對于屬于一般替代性技術(shù)的專利，其保護范圍較小，技術(shù)人員不容易預(yù)見到將來出現(xiàn)的改進或替代技術(shù)方案。申請日說對專利權(quán)人的研發(fā)積極性有一定消極影響。

而侵權(quán)行為日說是站在專利權(quán)人視角，將專利權(quán)的保護范圍借助時間維度進行盡可能擴展。將專利申請日時尚不存在的技術(shù)方案，在以后的維權(quán)中以等同技術(shù)納入專利權(quán)保護范圍，此舉將大大擴充專利權(quán)保護范圍，且專利權(quán)人不必擔心自身專利隨著技術(shù)發(fā)展被他人輕易以替代技術(shù)方案所規(guī)避，即其專利被時間“淘汰”而淪為“雞肋”，從而激發(fā)創(chuàng)新者的研發(fā)熱情。但站在社會公眾視角，該專利的保護范圍處于一種持續(xù)“膨脹”狀態(tài)，即類似于一個專利“黑洞”，不斷將后來才出現(xiàn)的替代技術(shù)特征以構(gòu)成等同為由“吸入”其權(quán)利保護范圍。侵權(quán)行為日說對社會公眾進行替代技術(shù)創(chuàng)新會產(chǎn)生消極影響，因為即便該創(chuàng)新者針對專利權(quán)人的技術(shù)方案進行了創(chuàng)造性改進，甚至暨此獲得了新的專利，但仍然可能侵犯在先專利權(quán)。

五、本文觀點及理論探討

專利法的宗旨是為了保護專利權(quán)人的合法權(quán)益，鼓勵發(fā)明創(chuàng)造，推動發(fā)明創(chuàng)造的應(yīng)用，提高創(chuàng)新能力，促進科學(xué)技術(shù)進步和經(jīng)濟社會發(fā)展。該宗旨可以解讀為兩個層面，第一個層面是手段，即保護專利權(quán)人的合法權(quán)益，鼓勵發(fā)明創(chuàng)造；第二個層面是目標，即推動發(fā)明創(chuàng)造的應(yīng)用，提高創(chuàng)新能力，促進科學(xué)技術(shù)進步和經(jīng)濟社會發(fā)展。

從人類科技發(fā)展史宏觀角度觀察，各領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展趨勢都是后人在前人的認知基礎(chǔ)之上，逐步加以改善，最終量變引起質(zhì)變，這一動態(tài)發(fā)展趨勢是亙古不變的。所謂的顛覆式創(chuàng)新或破壞性創(chuàng)新其實都是通過一點一滴量的積累引起質(zhì)的飛躍，沒有任何發(fā)明創(chuàng)造是“天外來物”。從各個專利本身的微觀角度觀察，每個專利也都是從現(xiàn)有技術(shù)出發(fā)，對現(xiàn)有技術(shù)的缺陷或不足進行改進，從而逐步推動技術(shù)進步和社會發(fā)展。

如前所述，專利申請日說有利于激發(fā)社會萬眾對該專利進行改進的積極性，而不必擔心構(gòu)成等同侵權(quán)，但其不利于專利權(quán)人的維權(quán)，影響權(quán)利人的創(chuàng)新積極性。與之相反，侵權(quán)行為日說影響社會萬眾對該專利進行改進的積極性，擔心構(gòu)成等同侵權(quán)，但其有利于專利權(quán)人的維權(quán)，促進權(quán)利人的創(chuàng)新積極性。該兩種學(xué)說實質(zhì)上體現(xiàn)了權(quán)利人個體與社會萬眾群體之間的利益博弈。如何對兩者利益進行平衡？筆者認為，從社會技術(shù)效率角度分析，能夠解決這個問題。俗語說“三個臭皮匠頂個諸葛亮”，為了提高社會技術(shù)發(fā)展效率，萬眾參與協(xié)同創(chuàng)新肯定比單個發(fā)明人的創(chuàng)新效率更高，能更快推動技術(shù)更新迭代和經(jīng)濟發(fā)展。因此從社會技術(shù)效率角度，專利申請日說更符合經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律。但為了兼顧每個單體發(fā)明人利益，激發(fā)專利權(quán)人的創(chuàng)新積極性，如果在侵權(quán)行為日，涉嫌侵權(quán)人的被訴產(chǎn)品包含了該專利的“發(fā)明點”，即該專利針對現(xiàn)有技術(shù)做出實質(zhì)貢獻的技術(shù)方案，并且被訴產(chǎn)品其他技術(shù)特征也都以相同或等同方式落入專利權(quán)保護范圍的，則應(yīng)當認定構(gòu)成侵權(quán)；反之，如果涉嫌侵權(quán)人的技術(shù)方案恰好是針對該專利的發(fā)明點進行了改進，且這種改進不為發(fā)明人在該專利申請日時所預(yù)見到，則即便在侵權(quán)行為日時這種改進與該專利發(fā)明點之間的相互替換是顯而易見的，被訴產(chǎn)品也應(yīng)當不構(gòu)成侵權(quán)。

“發(fā)明點”說對發(fā)明人提出了更高的創(chuàng)新要求，對其真正進步的技術(shù)，也即他人不容易規(guī)避的技術(shù)，在侵權(quán)行為日仍然予以保護；對社會大眾創(chuàng)新也同時提出了更高的要求，即他人如果對專利的發(fā)明點進行了非顯而易見性改進，則這種改進在任何時候都不構(gòu)成侵權(quán)。因此“發(fā)明點”說能夠在一定程度上克服專利申請日說與侵權(quán)行為日說的各自弊端，有效平衡專利權(quán)人與社會萬眾的利益，促進技術(shù)進步和經(jīng)濟發(fā)展。

結(jié)語：“發(fā)明點”說或者“有條件的侵權(quán)行為日”說仍然是基于單一專利技術(shù)模型所進行的假設(shè)分析，無法完美確定專利等同侵權(quán)判定時間，也有其自身缺陷。事實上，一個專利的所謂“發(fā)明點”受發(fā)明人的認知所局限，隨著最接近現(xiàn)有技術(shù)的改變而呈動態(tài)變化；另外他人對該專利發(fā)明點之外的技術(shù)特征進行改進也可能屬于實質(zhì)創(chuàng)新，將該種實質(zhì)創(chuàng)新技術(shù)在侵權(quán)行為日也以構(gòu)成等同為由納入專利權(quán)保護范圍，上述保護與專利權(quán)人的技術(shù)貢獻是否相一致呢？對后續(xù)發(fā)明人及社會公眾是否公平呢？都是值得深入商榷的問題。

參考文獻：

【1】王翀，專利等同侵權(quán)認定標準研究，湖南大學(xué)，2016

【2】楊志敏，專利權(quán)保護范圍研究——專利權(quán)行使與對抗的理論與實踐，成都：四川大學(xué)出版社，2013.113～119

【3】程永順、羅李華，專利侵權(quán)判定：中美法條與案例比較研究，北京：專利文獻出版社，1998.125～130

【4】張乃根，等，美國專利法：判例與分析，上海：上海交通大學(xué)出版社，2010.112～128
【5】劉立平，等同原則與“等同侵權(quán)五要件”——從日本最高法院1998年2月24日“環(huán)形滑動滾珠花鍵軸承”三審判案談起，專利法研究，2000.16

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作者：高玉光超凡知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

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