專利創(chuàng)造性判斷中技術(shù)問題的確定和應用

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：姜立喆 

原標題：專利創(chuàng)造性判斷中技術(shù)問題的確定和應用

“三步法”是我國評判專利創(chuàng)造性的基本方法，使用“三步法”評判創(chuàng)造性需要客觀地完成每一步的判斷，其中對于實際解決的技術(shù)問題的確定和應用，是第二步和第三步能夠客觀判斷的基礎。當前的審查實踐中，審查人員對于技術(shù)問題的確定常常過于主觀，同時在判斷技術(shù)啟示時容易忽略對于技術(shù)問題本身合理性的思考。本文從實際解決的技術(shù)問題的角度出發(fā)，介紹了如何正確認定實際解決的技術(shù)問題并應用該技術(shù)問題，給出了以技術(shù)問題為核心來正確判斷創(chuàng)造性的步驟。

關(guān)鍵詞：創(chuàng)造性；技術(shù)問題；三步法

一、審查指南的規(guī)定

關(guān)于專利創(chuàng)造性的判斷，《審查指南2010》第二部分第四章3.2.1.1給出了一般的判斷方法（即“三步法”），包括：

（1）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；

（2）確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題；

（3）判斷要求保護的發(fā)明對本領域技術(shù)的人員來說是否顯而易見。

 《審查指南2010》更進一步地解釋了技術(shù)問題的含義：“發(fā)明實際解決的技術(shù)問題，是指為獲得更好的技術(shù)效果而需對最接近的現(xiàn)有技術(shù)進行改進的技術(shù)任務……基于最接近的現(xiàn)有技術(shù)重新確定的該發(fā)明實際解決的技術(shù)問題，可能不同于說明書中所描述的技術(shù)問題；在這種情況下，應當根據(jù)審查員所認定的現(xiàn)有技術(shù)重新確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題……作為一個原則，發(fā)明的任何技術(shù)效果都可以作為重新確定技術(shù)問題的基礎，只要本領域的技術(shù)人員從該申請說明書中所記載的內(nèi)容能夠得知該技術(shù)效果即可”。

二、技術(shù)問題的確定

根據(jù)“三步法”的內(nèi)容，需要在“三步法”的第二步確定了發(fā)明實際解決的技術(shù)問題，然后在第三步去評判相關(guān)的技術(shù)啟示，并得出專利是否具備創(chuàng)造性的結(jié)論。由于實際解決的技術(shù)問題是根據(jù)區(qū)別特征所能達到的技術(shù)效果來確定【1】，因此考慮的重點應在于專利的區(qū)別特征，所以在確定技術(shù)問題時通常無需考慮最接近現(xiàn)有技術(shù)是否存在該技術(shù)問題，而是當技術(shù)問題確定后，在第三步的“技術(shù)啟示”的判斷中再著重考慮該技術(shù)問題是否存在于最接近的現(xiàn)有技術(shù)，以上判斷的流程符合“三步法”的應有之義，也正是本文所主張的判斷順序。

需要注意的是，按著《審查指南2010》的規(guī)定，上述“實際解決的技術(shù)問題”的基礎，即技術(shù)方案基于區(qū)別特征而得出的技術(shù)效果，需要能夠從該專利說明書中所記載的內(nèi)容中被得知，換言之，若某個技術(shù)效果無法從說明書的內(nèi)容中毫無疑義地得出，則以該未記載的技術(shù)效果為基礎確定的技術(shù)問題，不應當作為“實際解決的技術(shù)問題”。然而，在審查實踐中，審查員常常不會闡明區(qū)別特征在發(fā)明中的作用，而是直接給出其主觀認為的技術(shù)問題，不論說明書是否對區(qū)別特征有相關(guān)描述，這種主觀認定的技術(shù)問題往往與說明書中明確記載的區(qū)別特征對應的技術(shù)問題、區(qū)別特征在發(fā)明中的作用或使發(fā)明達到的技術(shù)效果差別較大，很難得到申請人或發(fā)明人的認可【2】。

如果某個區(qū)別特征的技術(shù)效果未記載在說明書中，但是該技術(shù)效果屬于本領域的公知常識，是否可以作為總結(jié)“實際解決的技術(shù)問題”的基礎？筆者認為，審查指南的相關(guān)規(guī)定應當做狹義地解釋，即上述的技術(shù)效果應當僅限于說明書明確記載的或毫無疑義公開的內(nèi)容，通常情況下不應當包括公知常識，原因在于：1. 對于整體技術(shù)方案取得的效果和實質(zhì)性特點，申請人具有主觀的認識和判斷，申請人主動地將這些效果或特點記載在說明書中，說明書作為權(quán)利要求的基礎，權(quán)利要求的技術(shù)方案來源于對說明書的總結(jié)和提煉，據(jù)此對技術(shù)方案的理解應當依據(jù)說明書的公開內(nèi)容（內(nèi)部證據(jù)大于外部證據(jù)），而不當將未記載的公知常識納入到說明書的范圍中；2. 若將公知常識的技術(shù)效果也考慮進去，會導致申請人獲得額外的利益，因為基于一個區(qū)別技術(shù)特征，可能會使專利申請的技術(shù)方案產(chǎn)生幾個、甚至更多的實際解決的技術(shù)問題，不合理地增加了評判創(chuàng)造性的難度。

需要強調(diào)的是，以說明書為基礎確定技術(shù)效果和技術(shù)問題，并不代表著最終確定的技術(shù)效果和技術(shù)問題一定與說明書的記載完全相同，也并非完全排斥區(qū)別特征的公知技術(shù)效果。審查人員需要重視區(qū)別特征獲得的效果對技術(shù)問題的導出作用的同時應當認真考慮區(qū)別特征獲得的效果是否確實如說明書所述以及是否能夠通過說明書證實【3】，如果技術(shù)人員能夠毫無疑義地確定說明書記載的技術(shù)效果有誤，則不必拘泥于說明書的記載，在這種特殊情況下可以考慮區(qū)別特征的公知效果，并按著區(qū)別特征客觀能達到的技術(shù)效果來確定技術(shù)問題。

有觀點認為【4】，為了對技術(shù)問題的確定更加合理、恰當，可以用反向思維法去檢驗確定的技術(shù)問題是否準確：即從確定的技術(shù)問題出發(fā)，以本領域技術(shù)人員的角度（此時要徹底忽略掉本發(fā)明中相應的技術(shù)特征）來判斷解決該技術(shù)問題的手段有哪些，若容易想到的技術(shù)手段中不是該發(fā)明或其他現(xiàn)有技術(shù)中為解決該技術(shù)問題的相應手段，則確定的技術(shù)問題是不恰當?shù)模蝗艉苋菀拙拖氲皆撓鄳募夹g(shù)手段，則確定的技術(shù)問題比較恰當。本文認為，反向思維法具有一定的合理性，通常情況下可以用來判斷確定的技術(shù)問題準確與否，但是需要考慮到一種特殊的情況，即區(qū)別技術(shù)特征的技術(shù)手段本身帶來了預料不到的技術(shù)效果，使得本領域技術(shù)人員不容易想到該技術(shù)手段會在本發(fā)明中起的作用，例如《審查指南2010》中在第二部分第四章4.4中提到的關(guān)于“潛艇副翼”的發(fā)明，區(qū)別特征是從飛機上借鑒而設置的一種副翼，是技術(shù)人員不容易想到的且?guī)砹祟A料不到的技術(shù)效果，而不能反向檢驗說該區(qū)別特征確定的技術(shù)問題不合理。在這種情況下，其實無需再按著“三步法”的固定步驟去確定技術(shù)問題并判斷結(jié)合啟示，而可以直接運用“預料不到的技術(shù)效果”得出具備創(chuàng)造性的結(jié)論。

三、技術(shù)問題的運用

關(guān)于“三步法”的最后一步有關(guān)技術(shù)啟示的判斷，《審查指南2010》規(guī)定的是“判斷過程中，要確定的是現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示，即現(xiàn)有技術(shù)中是否給出將上述區(qū)別特征應用到該最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問題（即發(fā)明實際解決的技術(shù)問題） 的啟示，這種啟示會使本領域的技術(shù)人員在面對所述技術(shù)問題時，有動機改進該最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護的發(fā)明。如果現(xiàn)有技術(shù)存在這種技術(shù)啟示，則發(fā)明是顯而易見的，不具有突出的實質(zhì)性特點”。

在評判創(chuàng)造性的過程中，當前的審查實踐往往默示技術(shù)問題存在于最接近的現(xiàn)有技術(shù)，對于結(jié)合啟示往往只考慮是否存在結(jié)合障礙：即技術(shù)領域的相關(guān)性（即工作原理類似）、技術(shù)手段的完整性（即區(qū)別特征能從對比文件中被分離出來）和對比文件的結(jié)合性（即對比文件的結(jié)合難度）【5】，沒有從實際解決的技術(shù)問題是否存在于最接近的現(xiàn)有技術(shù)的角度去判斷。雖然“三步法”的第二步已經(jīng)得出了實際解決的技術(shù)問題，但由于該技術(shù)問題是通過與專利的對比后反向推導出來的，與發(fā)明創(chuàng)造產(chǎn)生的過程相反，不能客觀地評價現(xiàn)有技術(shù)的公開內(nèi)容。如果在創(chuàng)造性判斷中先入為主地認為最接近的現(xiàn)有技術(shù)一定具有該技術(shù)問題，則容易犯“事后諸葛亮”的錯誤。

因此，在第三步技術(shù)啟示的判斷中，應當首先考慮第二步得出的實際解決的技術(shù)問題是否存在于最接近的現(xiàn)有技術(shù)中，如果存在，則證明本領域技術(shù)人員有動機對最接近的現(xiàn)有技術(shù)進行改造以解決上述的技術(shù)問題，需要繼續(xù)判斷最接近的現(xiàn)有技術(shù)與公開的區(qū)別特征是否存在結(jié)合障礙，從而得出專利申請是否具備創(chuàng)造性的結(jié)論。

如果實際解決的技術(shù)問題不存在于最接近的現(xiàn)有技術(shù)，則需要進一步的判斷，而不能立即得出專利申請是否具備創(chuàng)造性的結(jié)論。有觀點認為，判斷一項發(fā)明是否顯而易見包括了提出或發(fā)現(xiàn)發(fā)明要解決技術(shù)問題是否顯而易見以及解決該技術(shù)問題所采用的技術(shù)方案是否顯而易見兩個方面，二者中只要其一是非顯而易見地，則應該認為該發(fā)明是非顯而易見的。【6】筆者認為，這種觀點混淆了技術(shù)問題和技術(shù)方案的關(guān)系，技術(shù)問題是為技術(shù)方案服務的，創(chuàng)造性的最終判斷基礎是考慮專利申請的技術(shù)方案是否具備創(chuàng)造性，而不是考慮專利申請?zhí)岢龅哪硞€技術(shù)問題是否具備創(chuàng)造性，因為專利申請最終呈現(xiàn)給公眾的也不是某個技術(shù)問題，而是一個完整的技術(shù)方案。事實上，只有技術(shù)問題非顯而易見，未必會導致專利申請具備創(chuàng)造性。例如，某專利申請涉及一種在露天場合使用的曲面椅，椅子的座面為弧形并與人體的外形相一致，在座面的最低處設置有一個漏水孔，這樣避免了座面積水，使得座面可以容易地變干。如果最接近的對比文件是座面沒有任何孔的曲面椅，那么專利申請實際解決的技術(shù)問題則是便于排水，使桌面容易變干。該技術(shù)問題可能是非顯而易見的，因為技術(shù)人員可能不會意識到座面積水的問題，但是作為一種露天座椅，為了增加座面的透氣性、減少成本或者美觀等因素的考慮，技術(shù)人員有動機在座面設置公知的通孔，雖然主觀動機不是為了解決積水的問題，但客觀上也解決了防止積水的技術(shù)問題，從而導致涉案申請的技術(shù)方案可以顯而易見地得到，因此不具備創(chuàng)造性。

所以，在實際解決的技術(shù)問題不存在于最接近的現(xiàn)有技術(shù)中時，需要先判斷本領域技術(shù)人員是否有其他動機對最接近的現(xiàn)有技術(shù)進行改造，且改造后的技術(shù)方案也能夠解決上述實際解決的技術(shù)問題，若其他動機存在，則繼續(xù)判斷是否存在結(jié)合障礙，若其他動機不存在，則可以得出發(fā)明申請具備創(chuàng)造性的結(jié)論。

筆者主張的創(chuàng)造性判斷過程如圖1所示：

圖1

四、案例說明

下面，筆者將結(jié)合幾個案例具體說明上述的判斷過程。

4.1. 最接近的現(xiàn)有技術(shù)存在實際解決的技術(shù)問題

這種情況是審查指南中最理想的情形，即最接近的現(xiàn)有技術(shù)存在“實際解決的技術(shù)問題”和被改造的需要，當區(qū)別技術(shù)特征在領域相同或相近的現(xiàn)有技術(shù)文獻中公開，且區(qū)別技術(shù)特征在所述文獻中解決的技術(shù)問題與在發(fā)明申請中解決的技術(shù)問題相同，一般則認為發(fā)明申請是可以顯而易見地得到，不具備創(chuàng)造性。

某專利保護的是一種具有3D打印圖文表面的金融交易卡，現(xiàn)有技術(shù)中的金融交易卡基本是由絲網(wǎng)印刷或者平板膠印印刷形成的圖文，存在的問題包括：1）在印刷圖文前，絲網(wǎng)印刷需要繃網(wǎng)，平板印刷需要制作PS版，兩種印刷圖文的準備工作復雜且繁瑣；2）絲網(wǎng)印刷和平板印刷形成的圖文是平的，不能實現(xiàn)立體效果，圖案單一。

該專利申請?zhí)峁┝艘环N具有3D打印圖文表面的金融交易卡，能夠解決上述的問題，其權(quán)利要求1的保護范圍是：

一種具有3D打印圖文表面的金融交易卡，具有卡基，所述卡基從上至下依次由正面保護膜層、正面基片層、中間INLAY層、反面基片層、反面印刷圖文層、反面保護膜層構(gòu)成，其特征在于：所述正面保護膜層上表面上附著有3D打印圖文層，所述3D打印圖文層的高度為0.05-0.46mm。

對比文件1公開了一種多層面立體效果接觸式集成電路磁條卡，和專利申請屬于同一技術(shù)領域，公開了專利申請權(quán)利要求1的大部分特征，唯一的特征是“所述正面保護膜層上表面上附著有3D打印圖文層，所述3D打印圖文層的高度為0.05-0.46mm”?；谠搮^(qū)別技術(shù)特征，專利申請的技術(shù)方案實際解決的技術(shù)問題是：提供一種立體式圖文的金融交易卡，克服圖案單一、手感觸覺體驗差的問題。

對于本領域技術(shù)人員來說，上述技術(shù)問題毫無疑義地存在于對比文件1中，因為提高商業(yè)價值、增加客戶體驗是金融卡行業(yè)普遍追求的，而形成立體圖文能夠很好地提升卡片價值，對比文件1顯然存在這種需要。

對比文件2公開了一種針對價值憑證特別是鈔票、身份證等這類文件安全性的生產(chǎn)方案，和專利申請屬于同一技術(shù)領域，其安全性通過使用一個特定的觸覺元件來表示，該觸覺元件是由3D打印形成的，優(yōu)選高度為60微米到200微米，其中80微米到140微米為最佳高度。

可見，對比文件2公開了區(qū)別技術(shù)特征，且該特征在對比文件2中起到的作用與在涉案專利中相同。結(jié)合技術(shù)方案的整體來看，對比文件1和對比文件2的結(jié)合不存在結(jié)合障礙，且兩者結(jié)合得到權(quán)利要求1保護的方案是容易想到的，因此權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性。

4.2. 最接近的現(xiàn)有技術(shù)不存在實際解決的技術(shù)問題

當最接近的現(xiàn)有技術(shù)不存在“實際解決的技術(shù)問題”時，即使區(qū)別技術(shù)特征已經(jīng)被現(xiàn)有技術(shù)公開，也不能直接地將兩者結(jié)合，而需要判斷是否存在結(jié)合啟示。這種結(jié)合啟示的判斷分兩步走，第一步判斷是否存在其他動機改進最接近的現(xiàn)有技術(shù)以客觀地解決了技術(shù)問題，若存在上述動機，則第二步再判斷是否存在結(jié)合障礙；若不存在上述動機，則可以得出專利申請具備創(chuàng)造性的結(jié)論。

4.2.1 存在其他動機改進最接近的現(xiàn)有技術(shù)

某專利申請保護的是一種通用抓持式導管裝置，現(xiàn)有技術(shù)中的導管裝置公知地存在有“直式抓持”、“端持式抓持”和“翼式抓持”等三種抓持方式，單個導管裝置通常只包含有其中一種抓持方式，并且在不同的售賣區(qū)域銷售的抓持方式各有不同，不存在將上述三種方式結(jié)合在同一個導管裝置的方案。這就束縛了使用者的技術(shù)和技能，無法使用最適合于使用者的和患者的需要的抓持技術(shù)。本專利申請將常見的三種抓持方式結(jié)合在單個導管組件中，使得單個導管組件能滿足不同的使用習慣，而不需要改型或者專門的產(chǎn)品來迎合該售賣區(qū)域常見的專用抓持構(gòu)造。

本專利申請的權(quán)利要求1的方案是：

1. 一種通用抓持式導管裝置，包括:

導管適配器(16)，其具有遠端和近端(50)，所述遠端支承導管(70)，所述遠端還包括固定平臺(62)，所述固定平臺占據(jù)所述導管適配器的第一側(cè)并且包括至少一個翼狀延伸部；

針尖端護罩(14)…… ，

針座(12)…… ，

其特征在于:

所述針座(12)包括剛性或半柔性的遠側(cè)延伸部，所述遠側(cè)延伸部形成葉片狀抓持部(30)，

……

所述翼狀延伸部處于與所述葉片狀抓持部(30)相對的位置處。

權(quán)利要求1的技術(shù)方案如圖2所示，能夠同時實現(xiàn)三種抓持方式，具體如圖3所示的直式抓持、圖4所示的端持式抓持和圖5所述的翼式抓持。

圖2 （權(quán)利要求1的方案）

圖3 （直式抓持）

圖4 （端持式抓持）

圖5 （翼式抓持）

對比文件1公開了一種安全裝置及帶有安全裝置的導管和引入針組件（如圖6所示），對比文件1公開了導管座24（相當于導管適配器）、針罩40（相當于針尖端護罩）、針座34及針座34上延伸出的握持片36（相當于葉片狀抓持部），對比文件1公開了權(quán)利要求1的大部分特征，區(qū)別技術(shù)特征僅在于：導管適配器還包括固定平臺，所述固定平臺占據(jù)所述導管適配器的第一側(cè)并且包括至少一個翼狀延伸部；所述翼狀延伸部處于與所述葉片狀抓持部相對的位置處。由于對比文件1的技術(shù)方案可以實現(xiàn)直式抓持和翼式抓持，而實現(xiàn)端持式抓持需要大拇指握住針座底端，而食指和中指分別握持固定平臺和葉片狀抓持部，由于對比文件1的導管適配器上沒有設置固定平臺，所以無法實現(xiàn)端持式抓持。在上述區(qū)別技術(shù)特征的基礎上，權(quán)利要求1的技術(shù)方案實際解決的技術(shù)問題在于：如何提供一種可實現(xiàn)端持式抓持的導管裝置。

圖6 （對比文件1的方案）

對比文件2公開了一種帶有剛性件的翅翼的導管及其制造方法（如圖7所示），其中在導管適配器24上包括一對翅翼26，翅翼26相當于專利申請的固定平臺，根據(jù)對比文件2的說明書的記載，翅翼26在對比文件2中同樣可以實現(xiàn)端持式抓持，可見對比文件2公開了上述區(qū)別技術(shù)特征。

圖7 （對比文件2的方案）

雖然對比文件2公開了區(qū)別特征，但是對比文件1能否和對比文件2結(jié)合存在疑問。因為對于實際解決的技術(shù)問題“如何提供一種可實現(xiàn)端持式抓持的導管裝置”而言，對比文件1不存在上述的技術(shù)問題，也沒有證據(jù)證明本領域技術(shù)人員有動機將對比文件1改造成能夠?qū)崿F(xiàn)端持式抓持的導管結(jié)構(gòu)，因此不假思索地將兩者直接結(jié)合存在“事后諸葛亮”的嫌疑。

然而，對比文件1雖然不存在改造成“端持式”抓持的技術(shù)問題，但對比文件1存在另一個突出的、待解決的技術(shù)問題，即如何實現(xiàn)更好地固定導管適配器。眾所周知，在靜脈留置針領域，當操作者完成刺入注射后，需要將導管適配器（導管座）固定在患者身體上，以便于下次注射時無需重新刺入，減輕患者的疼痛。對于上述的固定作用，可以使用膠帶直接將導管適配器粘貼在患者身體上，但這種固定方式常常不穩(wěn)固容易脫落，后來逐步進化成在導管適配器上設置固定平臺，使用膠帶將固定平臺與患者身體粘貼在一起，這種固定方式更穩(wěn)固，且對患者的傷害更小，對比文件2的附圖（見圖8）公開了此種固定方式，且其他諸多的公知常識證據(jù)均可以證明技術(shù)領域中固定平臺的固定作用。

圖8 （對比文件2的“固定平臺”）

為了解決導管適配器的固定問題，在對比文件1中設置一個固定平臺是顯而易見的。在對比文件1中已經(jīng)存在了葉片狀抓持部的情況下，由于空間的限制，所述的一個翅翼必然會設置在與葉片狀抓持部相對的位置處，在結(jié)合后的技術(shù)方案基礎上，本領域技術(shù)人員可以實現(xiàn)端式的抓持，無需付出創(chuàng)造性的勞動。

可見，技術(shù)人員基于其他的動機同樣可以顯而易見地得到權(quán)利要求1的技術(shù)方案，導致權(quán)利要求1的技術(shù)方案不具備創(chuàng)造性。對于這種評判創(chuàng)造性的方式，日本《審查指南》有明確的規(guī)定：即使是發(fā)明申請與引證發(fā)明要解決的技術(shù)問題不相同，如果本領域技術(shù)人員能夠容易地以一種不同于發(fā)明申請的問題解決思路得出發(fā)明申請的技術(shù)方案，則發(fā)明申請不具備創(chuàng)造性【7】。

中國的法律實踐對于這種情況一般也認為不具備創(chuàng)造性，但是在評述時通常繞開了“三步法”，即在認定區(qū)別特征后沒有確定實際解決的技術(shù)問題，而直接以區(qū)別特征是容易想到的、技術(shù)方案可以顯而易見地得到為理由作出不具備創(chuàng)造性的結(jié)論。這種評述方式具有較強的主觀性，常常不容易讓當事人信服，因此不宜回避“三步法”來評述此種情況下專利申請的創(chuàng)造性，可以按著本文的思路從各個合理動機的角度去判斷實現(xiàn)技術(shù)方案的可能性，在“三步法”的框架內(nèi)得出結(jié)論。

4.2.2 不存在其他動機改進最接近的現(xiàn)有技術(shù)

某專利申請保護的是一種具有電流表本體和電流鉗的鉗型電流表，電流表本體和電流鉗被配置成使電流鉗可以從電流表本體分離，以便鉗型電流表可以在電流鉗或者連接到電流表本體或者從電流表本體上分離時進行操作。權(quán)利要求1的技術(shù)方案如下：

1．一種鉗型電流表，包括：

電流表本體，其包括測量電路，該測量電路被配置成從輸入信號測量電流；

電線，其具有第一端和第二端，其中該測量電路被整體地耦合于該電線的該第二端；和

電流鉗，其通過電線電耦合到該電流表本體并整體地耦合于該電線的該第一端，其中該電流鉗被配置成通過電線向該電流表本體提供輸入信號，其中該電流表本體和該電流鉗被配置成使該電流鉗可以從該電流表本體分離，并且其中當該電流鉗連接到該電流表本體時和當該電流鉗從該電流表本體分離時該電流鉗被配置成通過電線向該電流表本體提供該輸入信號，其中該電流表本體包括第一和第二鉗保持元件，該保持元件從電流表本體延伸并且在它們之間限定出區(qū)域，當連接到該電流表本體上時，該電流鉗被定位在該區(qū)域中。

鉗形電流表的具體結(jié)構(gòu)如圖9和圖10所示，從圖中可以清楚的看到，鉗保持元件122、126從本體114延伸出來并在它們之間限定了區(qū)域，鉗型探測器110（或電流鉗）被定位在該區(qū)域中。

圖9 （本專利的方案）

圖10 （本專利的方案）

對比文件1公開了一種電壓表，如圖11和圖12所示。其提供了一種既可單手操作探測墻上插座，也可以將探針從顯示器殼體中移出用于探測具有任何間接和緊密縫隙的節(jié)點，并具體公開了以下特征：該電壓具有一個顯示器殼體（12）、一對探針（14、16），探針（14、16）通過電線（18、20）與殼體（12）中的電路電連接，由模制塑料制成的殼體（12）是中空的，用來容納電路；且電線（18、20）通過后表面（34）進入殼體（12）中；探針可以從夾具中分離，每一個探針殼（36）與顯示器殼體12分開后探針通過電線（18、20）與顯示器殼體（12）連接，探針端（38）能夠插入到當顯示器殼體夾持探針時探針所不能到達的小間距的檢測節(jié)點。

圖11 （對比文件1的方案）

圖12 （對比文件1的方案）

權(quán)利要求1的技術(shù)方案與對比文件1公開的技術(shù)方案相比，區(qū)別特征在于：

（1）專利申請保護的是一種電流表，而對比文件1保護的是一種電壓表；（2）電流表本體包括第一和第二鉗保持元件，該保持元件從電流表本體延伸并且在它們之間限定出區(qū)域，當連接到該電流表本體上時，該電流鉗被定位在該區(qū)域中?；谏鲜鰠^(qū)別特征，權(quán)利要求1的技術(shù)方案實際解決的技術(shù)問題是通過何種方式獲取電流值以及如何保持電流鉗。

對比文件2公開了一種分體合體兩用鉗型電流表，具體公開了將鉗形電流表的鉗型磁路和測量表計做成在結(jié)構(gòu)上分離的兩個部件，二者可以通過一對導線連接，成為分體式鉗型電流表，也可以直接對接，成為常規(guī)的鉗型電流表，公開了上述區(qū)別技術(shù)特征（1）和（2），對比文件2的結(jié)構(gòu)如圖13所示：

圖13 （對比文件2的方案）

若不考慮對比文件1是否存在上述的技術(shù)問題，而直接進行結(jié)合啟示的判斷，則容易認為對比文件2給出了利用鉗型裝置對電參數(shù)進行檢測的技術(shù)啟示，而對比文件2又公開了區(qū)別特征，繼而推論出對比文件1在對比文件2的技術(shù)啟示下，容易想到將對比文件1改造成電流表，又進一步設置從電流表本體延伸的兩個鉗保持元件來保持電流鉗，從而獲得權(quán)利要求1的技術(shù)方案，并據(jù)此得出權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性的錯誤結(jié)論。事實上，上述的推論不符合“三步法”的內(nèi)涵，所以得出的結(jié)論是錯誤的。

對比文件1是電壓表，其工作原理是通過與待測電路并聯(lián)的方式來測出待測電壓，而權(quán)利要求1的電流表的技術(shù)原理是通過電磁感應的方式測出電流值，兩者不光外在的結(jié)構(gòu)不同，其內(nèi)部工作電路也完全不同。對比文件1不存在上述的技術(shù)問題，即“通過何種方式獲取電流值以及如何保持電流鉗”，因為無論是電壓表還是電流表都是本領域的常見設備，技術(shù)人員沒有動機使用電壓表去獲取電流值，更沒有理由去思考如何保持對比文件1中完全不存在的“電流鉗”。此外，技術(shù)人員也沒有其他的動機去改造對比文件1以得到本申請的技術(shù)方案，原因在于：1. 由于對比文件1的內(nèi)部電路與本申請的內(nèi)部電路完全不同，若將對比文件1改造成鉗型電流表，除了需要將外部設備更換，還需要將內(nèi)部電路更換，導致對比文件1的原技術(shù)方案完全消失，這不符合改造現(xiàn)有技術(shù)的客觀規(guī)律，技術(shù)人員不會存在這樣的動機去破壞對比文件1的方案；2. 即便強行將對比文件1改造成電流表，也無法顯而易見地得到本申請的技術(shù)方案，這個過程需要付出過度的勞動。

因此，當最接近的現(xiàn)有技術(shù)不存在實際解決的技術(shù)問題，又不存在其他動機使得技術(shù)人員改造最接近的現(xiàn)有技術(shù)以獲得專利申請時，該專利申請的技術(shù)方案是非顯而易見的，具備創(chuàng)造性。

中國的法律實踐對于這種情況也認為技術(shù)方案是非顯而易見地，具備創(chuàng)造性，在評述過程中往往省略了對其他途徑的討論和思考，而直接以最接近的現(xiàn)有技術(shù)不存在該技術(shù)問題、技術(shù)人員在其基礎上不會意識到上述技術(shù)問題的存在【8】，或者最接近的現(xiàn)有技術(shù)沒有本專利的上述需求（即實際解決的技術(shù)問題）【9】等理由維持專利的有效性。從以上判例的結(jié)論來看，沒有對于其他動機的討論。本文認為，在評述過程中應當考慮其他動機的可能性，因為實際解決的技術(shù)問題不存在并不代表技術(shù)方案是非顯而易見的，審查人員需要站在本領域技術(shù)人員的角度去考慮是否存在合理的動機改進現(xiàn)有技術(shù)，如果通過其他合理動機的改進且不付出過度勞動得到的方案也能解決上述的技術(shù)問題，則應當認為要求保護的技術(shù)方案是顯而易見的、不具備創(chuàng)造性，反之，則具備創(chuàng)造性。

五、總結(jié)

專利創(chuàng)造性的判斷是評判技術(shù)方案是否具備可專利性的核心問題，也是學者們反復思索的疑難問題。在中國“三步法”的評判制度下，正確地認識實際解決的技術(shù)問題并正確地應用有利于客觀地認定申請的技術(shù)方案，本文提供的判斷思路合理地考慮了專利創(chuàng)造性判斷中出現(xiàn)的各種情況，以技術(shù)問題為核心循序漸進地判斷，可以最終得出專利申請是否具備創(chuàng)造性的結(jié)論。

參考文獻：

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【7】參見日本《審查指南》第2部分第2章第2.5節(jié)。

【8】參見專利復審委員會第127157號復審決定書，第7頁，（專利復審委員會，2017年8月28日）

【9】參見（2016）京行終4365號行政判決書，第15頁，（北京市高級人民法院，2017年12月25日）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：姜立喆 

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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